Sentencia Administrativo Nº 365/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 908/2013 de 04 de Mayo de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2013/0017459

RECURSO 908/2013

SENTENCIA NÚMERO 365/2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a cuatro de mayo de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 908/2013, interpuesto por 'SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A.', representada por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira, contra la Resolución de 18 de junio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 10 de abril de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3047984 'QUINIELISTA.ES'. Han sido partes demandadas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado y 'GRAN VÍA 492, S.L.', representada por la Procurador Sra. Campillo García.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de las partes demandadas para contestación a la demanda, lo que verificaron, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 30 de abril de 2015 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución recurrida acordó el registro de la marca mixta nº 3047984 'QUINIELISTA.ES' en la clase 41 para distinguir 'Servicios de esparcimiento; juegos de azar; servicios de apuestas, juegos de pocker, balckjack; servicios de casino y bingo; organización de concursos'.

Las marca prioritarias oponentes se denominan '1x2 LA QUINIELA' y amparan los productos y servicios que constan en el expediente administrativo.

SEGUNDO.-El artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001 señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras' : '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: 'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 y de 25 de enero de 2006 , que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

TERCERO.-En el caso presente las alegaciones del demandante han de ser rechazadas. Centrándonos en la comparación global y en conjunto entre las concretas marcas aquí enfrentadas, puede afirmarse, al igual que se hizo por la Administración demandada, que pese a la existencia de una identidad aplicativa y semejanza conceptual, pues el vocablo 'Quinielista' es un derivado de 'quiniela', al referirse a la persona que practica ese juego, sin embargo desde el punto de vista denominativo y fonético, sí existen suficientes disparidades, máxime teniendo en cuenta que las marcas prioritarias incorporan a su conjunto otro elemento relevante cual es '1x2'. Si a ello añadimos que desde el punto de vista gráfico las diferencias son totales, puede afirmarse que la marca solicitada tiene su propia distintividad, sin riesgo de confusión en el mercado sobre una misma procedencia empresarial o un supuesto aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca 'Quiniela' en el ámbito de las apuestas deportivas de fútbol.

A este respecto resulta de suma relevancia la STS de 27 de febrero de 2003 (recurso nº 8419/1997 ) citada por el codemandado, en relación con la imposible monopolización o apropiación en exclusiva por parte de una empresa de vocablos de uso común por el público consumidos, en aquel caso referido al vocablo 'Lotería', igualmente trasladable al supuesto de autos por la siguiente argumentación jurídica: ' En efecto, no puede negarse que, sea cual sea la participación que el Organismo Nacional de Loterías haya tenido en su génesis, y gestione o no él mismo una gran parte de las loterías que se juegan en España, lo cierto es que el vocablo 'lotería', en cuanto tal (sin adjetivos que lo califiquen o especifiquen) resulta ser, y en todo caso así se ha incorporado al lenguaje usual, precisamente aquel que designa, en términos generales, un conjunto de juegos en que se premia a los poseedores de ciertos billetes sorteados, juegos que admiten diversas variantes. El vocablo, por lo tanto, no es susceptible de ser monopolizado por ninguna empresa o entidad para distinguir sus propios productos o servicios, relacionados con el campo de aplicación del término, respecto de los productos o servicios ofrecidos al mercado por otras personas.

Ya se trate de genericidad estricta o genericidad sobrevenida por el uso, el resultado es idéntico en este caso: los usuarios emplean el término genérico de 'lotería' en relación con toda la gama de juegos posibles bajo tal rúbrica, de modo que dicho vocablo, en cuanto tal, no puede ser apropiado por nadie y no debe, en consecuencia, consentirse su utilización exclusiva, por parte de una empresa o persona determinada, como marca identificativa de productos o servicios relacionados con su campo de aplicación.'.

Es por ello por lo que igualmente deben decaer las alegaciones de infracción del art. 8 de la Ley de Marcas por notoriedad de la familia de marcas 'Quiniela', como también la de prohibición absoluta del art. 5.1.g), al no inducir a error sobre su procedencia u origen, como tampoco resultan vinculantes los precedentes administrativos citados por el recurrente porque como se indica en la referida STS no vinculan a los órganos jurisdiccionales.

CUARTO.-Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 y 3 LJCA , serán abonadas por la parte demandante, fijándose en la cantidad máxima de 1.000 euros el importe de los honorarios de los letrados de cada una de las partes demandadas, más los derechos del procurador de la parte codemandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por 'SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A.', representada por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira, contra la Resolución de 18 de junio de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 10 de abril de 2013 por la que se acordó la concesión de la marca mixta nº 3047984 'QUINIELISTA.ES' , que se confirma por resultar ajustada a Derecho, condenando a la parte demandante a abonar las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera