Sentencia Administrativo Nº 372/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 627/2014 de 08 de Mayo de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33001211

NIG:28.079.00.3-2014/0024055

RECURSO 627/2014

SENTENCIA NÚMERO 372/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a 9 de mayo de 2016

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 627/2014, interpuesto por JOYMART DISEÑOS, S.L., representado por el PROCURADOR D./Dña. MARIA ISABEL CAMPILLO GARCIA, contra la resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, en fecha 11 de agosto de 2014 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 3 de marzo de 2014 que denegó la inscripción del diseño industrial nº 0516964, variantes 1, 2, 3 y 4 para joyería y bisutería. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el ABOGADO DEL ESTADO y S. TOUS, S.L., representado por el PROCURADOR D./Dña. FUENCISLA ALMUDENA GOZALO SANMILLAN.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2015, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada. Solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 18 de septiembre de 2015 por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS y en fecha 21 de diciembre de 2015 por la entidad S.TOUS, S.L. en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraron pertinentes, terminaron suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.-Que habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba por auto de fecha 15 de enero de 2016 se acordó recibir a prueba el presente recurso por plazo de quince días para proponer y treinta días para practicar la prueba y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 5 de mayo de 2016, en que tuvo lugar.

VISTOS.-Siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí.

Fundamentos

PRIMERO.-El recurrente 'JOYMART Y DISEÑOS S.L.' representado por el PROCURADOR D./Dña. MARIA ISABEL CAMPILLO GARCIA impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 11-Agosto-2014 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 3-Marzo-2014 que denegó la inscripción del diseño industrial nº 0516964, variantes 1, 2, 3, y 4 para joyería y bisutería.

La denegación del Registro se fundamentó en la falta de novedad y carácter distintivo de los diseños denegados en relación con los prioritarios en el mismo campo aplicativo de la bisutería y joyería.

En apoyo de su pretensión impugnatoria alega el recurrente que la variante nº 1 denegada en la presente litis es la misma cuyo registro fue concedido con el número de diseño industrial 519.666 en fecha 25-Agosto-2014, que concedió las variantes nº 8, 9, 11, 12, 16, 21, 22, y 23, apareciendo en éstas la misma figura del niño hoy denegada, por lo que se da la paradoja de poder usar por estar ya registrado, la variante nº 1 denegada en la presente litis; la cual así como las restantes variantes denegadas presenta singularidad y carácter distintivo por tener peculiaridades gráficas que la distinguen de los diseños prioritarios.

La Abogacía del estado en representación de la Administración demandada solicitó se declarara ajustada a derecho la resolución impugnada por entender que los diseños denegados carecen de novedad y singularidad.

La parte recurrida 'S. TOUS S.L.' solicita se declare ajustada a derecho la resolución impugnada por tratarse de diseños que pretenden aprovecharse ilícitamente del prestigio y el éxito adquirido por TOUS en la comercialización de los diseños prioritarios de los cuales los denegados son una mera copia; por lo que contra la concesión del diseño nº 519.666 , variantes nº 8, 9, 11, 12, 16, 21, 22, y 23, reivindicada por la recurrente, se ha interpuesto el correspondiente recurso de alzada, por lo que la concesión del referido diseño no es firme.

SEGUNDO.-La Ley 20/2003 de 7 de Julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece que:

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

2. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

ARTÍCULO 2. PROTECCIÓN REGISTRAL

Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños.

ARTÍCULO 3. REGISTRO DE DISEÑOS

1. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño solicitado o registrado se inscribirán en el Registro de Diseños, según lo previsto en esta ley y en su reglamento.

2. El Registro de Diseños tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecución de la legislación de propiedad industrial corresponden a las comunidades autónomas, según se establece en esta ley.

ARTÍCULO 4. LEGITIMACIÓN

1. Podrán obtener el registro de diseños las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de este convenio, denominado en lo sucesivo «Convenio de París», así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

2. También podrán obtener el registro de diseños, conforme a lo dispuesto en esta ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de sus diseños de acuerdo con la legislación de ese país.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en esta ley.

TÍTULO II. DISEÑOS REGISTRABLES Y CAUSAS DE DENEGACIÓN DE REGISTRO

CAPÍTULO PRIMERO. REQUISITOS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 5. DISEÑOS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

ARTÍCULO 6. NOVEDAD

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

ARTÍCULO 7. CARÁCTER SINGULAR

1 . Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registroo, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

ARTÍCULO 8. DISEÑOS DE COMPONENTES DE PRODUCTOS COMPLEJOS

1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste; y

b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.

2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

ARTÍCULO 9. ACCESIBILIDAD AL PÚBLICO

1. A efectos de la aplicación de los arts. 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.

2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

ARTÍCULO 10. DIVULGACIONES INOCUAS

1. Para la aplicación de los arts. 6 y 7 no se tendrá en cuenta la divulgación del diseño realizada:

a) Por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente; y

b) Durante el período de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación cuando la divulgación del diseño sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente.

En interpretación de los transcritos preceptos, el Tribunal Supremo se ha pronunciado repetidamente en numerosas sentencias, de las que citamos a título de ejemplo la dictada en el recurso de Casación nº. 2404/2009 ) ,en los términos siguientes : ' En relación al transcendental requisito de la novedad para la concesión del diseño industrial, hemos repetido en numerosas ocasiones (la cita de las sentencias que así lo afirman se contiene, entre otras, en la de 3 de abril de 2001 ) que para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se diferencie de modelos anteriormente registrados hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Recordamos también (...) que la condición de novedad, tratándose del acceso al registro de un modelo industrial, hay que referirla exclusivamente a la forma. Lo decisivo es pues, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud derivada de las características comunes de aquellos instrumentos. La comparación entre modelos antiguos y nuevos debe responder a un examen integral, no limitado a alguna o alguna de sus partes, y si el resultado de este examen es que frente a coincidencias parciales existen también diferencias añadidas cabe el registro del aspirante, no debiendo olvidarse que el objeto propio de protección del diseño industrial son las formas externas del producto comercializable. Íntimamente relacionado con el concepto de novedad se encuentra el concepto de singularidad, que implica no solo que los diseños que se pretenden inscribir no hayan tenido accesibilidad al público, sino además, que presenten características esenciales que les dote de individualidad e identidad propias y exclusivas. La singularidad consiste en unos rasgos definitorios que, lejos de ser irrelevantes o afectar a detalles nimios, contribuyen a dotar de identidad propia (el debate lo es precisamente sobre el 'carácter singular' de los diseños) a las figuras respectivas, pues se refieren a sus particularidades anatómicas propias, su morfología y a las formas y colores con que se exhiben las cualidades de los diseños respectivos. Tanto la novedad como la singularidad han de ser apreciadas visualmente por los consumidores a los que van destinados los diseños de que se trate.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que el concepto de ' forma ' comprende, no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también a la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener aquélla por nueva, sino que la diferencia entre los modelos industriales enfrentados tienen que ser en sus características esenciales.La 'impresión general' que un determinado diseño provoca en los 'usuarios informados' dependerá -a efectos de su comparación con otros diseños anteriores ya registrados o accesibles al público- de que el conjunto o suma de rasgos y factores que contienen unos y otros presente las suficientes diferencias. Es conforme con el análisis exigido por el artículo 7 de la Ley 20/2003 que el órgano jurisdiccional obtenga sus conclusiones finales sobre la obligada comparación de los diseños enfrentados (obviamente, en los casos de conflicto) sobre la base de que, para obtener 'la impresión general' de unos y otros, no puede dejar de atender a los rasgos específicos de cada uno, siempre que no sean irrelevantes, a los efectos de su contraste. Por lo que se refiere a quién es el sujeto pasivo de la 'impresión general', es preciso ante todo definir quién puede considerarse 'usuario informado' a efectos del artículo 7 de la Ley 20/2003 . La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión resulta muy relevante ya que la Ley española 20/2003 reconoce en su exposición de motivos que incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos. Con esa Directiva se trataba de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de los dibujos y modelos, con vistas al buen funcionamiento del mercado interior. Dado que tanto dicha Directiva 98/71/CE como el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios -que se inscribe en la misma línea que aquélla-, emplean la noción de 'usuarios informados' para referirse a quienes perciben la 'impresión general' de unos diseños y otros, es lógico que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en interpretación de aquel concepto sean tomadas en consideración, también a efectos de la aplicación de las normas nacionales de transposición. Pues bien, en el punto número 53 de las sentencias de 20 de octubre de 2011 y 18 de octubre de 2012 EDJ 2012/219711 el Tribunal de Justicia afirmó que el concepto de usuario informado constituye '(...) un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate'. En consonancia con lo cual admitió que podían considerarse 'usuarios informados' los jóvenes y los niños respecto de un dibujo representativo de una silueta que se imprimiría en camisetas, gorras o pegatinas a ellos dirigidas ( sentencia de 18 de octubre de 2012 ) o los niños de cinco a diez años respecto de un dibujo o modelo comunitario de artículos promocionales para juegos ( sentencia de 20 de octubre de 2011 ). Y añadió en esta última sentencia que el adjetivo 'informado', aplicado a los usuarios, significaba o sugería tanto como que dichos usuarios, debido a su interés por los productos correspondientes, 'prestan un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos'.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el recurso núm. 4.988/91 , declaró que: ' en los casos en que las marcas cuestionadas, o alguna de ellas, consistan en una denominación mixta de gráfico y leyendade cuyo distintivo formen parte como complemento del vocablo o como simple sumando de un conjunto complejo la representación gráfica de un dibujo de animal,cosa, letras mayúsculas o números , debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos,ya que en todo caso lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada, sino sólo sobre las concretas versiones o representaciones gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que 'basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las marcas a tratar para que no quepa la reivindicación en exclusiva de las marcas'

TERCERO.-De acuerdo con la Jurisprudencia anteriormente transcrita, hemos de concluir, que lo trascendental para la inscripción de un diseño industrial es determinar si con anterioridad a la fecha de la solicitud del diseño impugnado, la recurrente había hecho accesibles al público mediante su comercialización y exportación productos idénticos visualmente a los que son objeto de impugnación. En el presente supuesto, entiende la Sala que entre los diseños enfrentados se da una semejanza tan evidente no solo para el público informado sino para cualquier observador no informado, que de la simple observación se deduce sin lugar a equívocos que los diseños denegados son una mera copia de los prioritarios existentes, que no solo evocan o recuerdan a los prioritarios sino que crearían un altísimo riesgo de confusión entre los consumidores, si convivieran en los mismos canales de comercialización dedicados a bisutería y joyería, de tal manera que la inscripción registral provocaría que el recurrente se aprovechara indebidamente del prestigio de los diseños prioritarios que ha costado gran esfuerzo y gastos de publicidad conseguir. Procede en consecuencia, la desestimación del presente recurso.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 LJCA las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía máxima de 2.000 Euros relativa a honorarios de Letrado (1.000 Euros por cada una de las partes recurridas), más los derechos arancelarios de Procurador también de ambos demandados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo

Que desestimamos el recurso interpuesto contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución. Las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía máxima de 2.000 Euros relativa a honorarios de Letrado (1.000 Euros por cada una de las partes recurridas), más los derechos arancelarios de Procurador también de ambos demandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Procedimiento Ordinario 627/2014