Sentencia Administrativo Nº 375/2014, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 436/2012 de 09 de Abril de 2014

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2012/0003343

RECURSO 436/2012

SENTENCIA NÚMERO 375

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a nueve de abril de dos mil catorce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 436/2012, interpuesto por Fira Internacional de Barcelona, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen, contra la resolución, dictada, en 28 de diciembre de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 28 de julio de 2011, concediendo el registro de la marca mixta nº 2.967.191, Gastrofestival, con grafico, en clase 41, a la mercantil solicitante Foro de Debate S.L., personada en autos, y representada por la Procuradora Dª Delicias Santos Montero.

Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado y la referida mercantil.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la mencionada parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 29 de junio de 2012, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y no solicita el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 17 de julio de 2012, oponiéndose, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, e interesando su desestimación.

La codemandada, en su contestación, de fecha 19 de septiembre de 2012, se opuso también a la demanda, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo convenientes, interesando su desestimación.

TERCERO.-Por Decreto de 24 de septiembre de 2012 se acordó tramite de conclusiones, llevado a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, pendientes de señalamiento; en 3 de abril de 2014 se señalo para votación y fallo de este recurso, y concluso para sentencia

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 28 de diciembre de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora frente a la resolución, dictada el 28 de julio de 2011, que había concedido a la solicitante codemandada, Foro de Debate, S.L., el registro de la marca mixta nº 2.967.191, Gastrofestival, con grafico, para la clase 41, confirma dicha resolución.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, GastroFestival, mixto, con grafico, el solicitado, y los prioritarios denominativos Gastrofira, suficientes diferencias fonéticas, conceptuales, graficas y denominativas en los respectivos conjuntos, aun con coincidencia en los ámbitos aplicativos, que permiten su convivencia en el mercado, sin riesgo de confusión.

SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. b y del art. 4 de la Ley, por existir semejanzas suficientes entre los signos, al ser el elemento dominante el término Gastro, y que Fira o Feria y Festival aluden a una misma acepción, Fiesta, confundible con los prioritarios, en una impresión global y de conjunto, además de la identidad aplicativa, con lo que la comparación debe realizarse con mayor rigor, en evitación de todo riesgo de confusión y de asociación, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir suficientes diferencias de conjunto entre los signos confrontados que permiten su convivencia, sin riesgo de confusión, pese a la relación aplicativa, interesando la desestimación de la demanda.

La codemandada hizo constar diferencias denominativas, fonéticas, conceptuales y graficas, con distinta estructura y un grafico peculiar la solicitada, además de ser distintos los servicios en la clase 41, y asimismo de las clases 16 y 35, interesando la desestimación de la demanda

En conclusiones se reiteraron las alegaciones.

En el expediente administrativo consta la solicitud de Foro de Debate, S.L., de fecha 3 de febrero de 2011, de registro de la marca mixta nº 2.967.191, GastroFestival, con grafico peculiar, para la clase 41, en concreto para educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales; se opuso Fira Internacional de Barcelona, con dos signos prioritarios denominativos Gastrofira, en clases 16, 35, y 41, refiriendo similitud denominativa, conceptual, y fonética existente entre ambas marcas, además de la existencia de identidad aplicativa, con riesgo de confusión en el mercado, siendo de aplicación el art. 6.1.b y el art. 4 de la Ley de Marcas ; la Oficina suspendió el expediente, no efectuando alegaciones la solicitante; y en resolución de fecha 28 de julio de 2011 la OEPM concedió la marca solicitada, nº 2.967.191 para la clase 41, por diferencias en su conjunto grafico-denominativo, sin riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, en clase 41, y en relación a la clase 16 por distinguir actividades suficientemente diferenciadas, sin riesgo de confusión ni de asociación, interponiendo alzada la citada parte actora oponente, la cual reitero sus alegaciones de similitud de los conjuntos fonético- denominativos, además de la clara relación aplicativa, con riesgo de confusión y de asociación, alzada a la que se opuso la solicitante, refiriendo diferencias evidentes en los conjuntos y servicios no confundibles; y en resolución, de fecha 28 de diciembre de 2011 la OEPM desestimo la alzada, haciendo constar que entre el signo mixto solicitado, GastroFestival, con grafico, y las marcas prioritarias denominativas GastroFira existen suficientes disparidades de conjunto denominativo, fonético, grafico y conceptual, que garantizan su reciproca diferenciación y suponen la no aplicación de la prohibición relativa en cuestión, del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , aun con la relación aplicativa existente, excluyéndose todo riesgo de confusión en el mercado.

TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de la resolución impugnada, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado; en el presente caso entre la marca mixta solicitada, GASTROFESTIVAL con grafico, y las oponentes prioritarias denominativas GASTROFIRA, existen suficientes diferencias fonéticas, denominativas, graficas, visuales y conceptuales, teniendo en cuenta el carácter genérico tanto del termino común Gastro como los términos Fira y Festival, y los conjuntos nada tienen que ver, con la mera visualización de los signos contrapuestos, por cuanto el grafico de la solicitada es un peculiar y original diseño, por lo que aun teniendo cierta relación aplicativa, ello no conlleva la aplicación de la prohibición; es obvio que si los signos son suficientemente distintos, como se ha dicho, no se cumple el primero de los requisitos exigidos para la aplicabilidad del precepto en cuestión, y pese a cierta relación aplicativa, en la clase 41, como en la 35, ni cabe referirse a riesgo de confusión ni tampoco de asociación en el mercado, ni es confundible por los consumidores.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, en sus respectivos conjuntos, como se ha dicho, no guardan una mínima y suficiente similitud de conjunto denominativa, fonética, grafica, visual ni tampoco conceptual, como para aplicar la citada prohibición relativa, y por ello no se produce riesgo alguno de error o confusión, ni entre los consumidores específicos de los productos y servicios de la clase 41 en cuestión, que suponen la organización de exposiciones culturales, educativas, comerciales o de publicidad los de la actora, en suma fira o feria gastronómica, y servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales y educación y formación, los de la codemandada, por lo que la Sala estima no acreditada la posibilidad de confusión ni de asociación referida por la actora, ni la alegada interdependencia esta mínimamente probada, siendo que la oponente es Fira, genérica asimismo en catalán, por lo que la Sala comparte los acertados fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que no se cumple el primero de los requisitos exigidos.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados; es claro, por tanto, que los conjuntos no guardan la exigible similitud como para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marca y nombre comercial prioritarios oponentes no se acredita ni similitud ni parecido, los signos no tienen la misma composición denominativa, grafica, fonética ni conceptual, y tampoco visual, pese a cierta identidad aplicativa, lo que conlleva la evidente posibilidad de convivencia pacífica entre los citados signos, ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catalá-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 , lo que resulta aplicable al caso, al ser signo mixto el solicitado, con original diseño y colores, y los prioritarios denominativos, además de existir innumerables marcas que contienen el término Gastro, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.-En otro orden de cosas, por último, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, existe una cierta relación aplicativa, por las causas ya explicadas, en la clase 41 de la solicitada, en relación con las clases 41 y 35, de la prioritaria, pero no respecto de la clase 16, en el sentido referido, y teniendo en cuenta que la solicitante no organiza ferias ni exposiciones, con lo que la exigible relación aplicativa debería ser más exacta, pero ello no conlleva la aplicación de la prohibición, al no cumplirse el primer requisito, por lo que debe desestimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, por ser conforme a derecho.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y la Ley 37/2011, procede imponer las costas procesales a la actora, al desestimarse el recurso, en el sentido de fijar la cantidad de 1.500 euros para cada uno de los Letrados de las partes demandadas.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillen, en nombre y representación de Fira Internacional de Barcelona, contra la resolución, de 28 de diciembre de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución, de 28 de julio de 2011, que había concedido a la solicitante codemandada Foro de Debate ,S.L., representada por la Procuradora Dª Delicias Santos Montero, el registro de la marca mixta GastroFestival, nº 2.967.191, con grafico, en clase 41, para educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, y confirma dicha resolución; consecuentemente, Confirmamos la resolución impugnada, por estimarla conforme a derecho; todo ello con imposición a la actora de las costas procesales, en el sentido indicado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber