Sentencia Administrativo Nº 376/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 355/2012 de 16 de Junio de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 355/2012

SENTENCIA Nº 376/2015

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

Dña. ANA RUBIRA MORENO

D. EDUARDO PARICIO RALLO

En la ciudad de Barcelona, a 16 de junio de 2015.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 355/2012, interpuesto por la Sociedad ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, representada por el Procurador de los Tribunales D. Javier Segura Zariquey y defendida por Letrada, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 14 de noviembre de 2012, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 2 de octubre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General.

SEGUNDO -Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO -Continuado el proceso, se abrió el mismo a prueba mediante Auto de 17 de julio de 2013, y practicada la propuesta y admitida, evacuaron las partes el trámite de conclusiones, señalándose finalmente para deliberación, votación y fallo, el 12 de mayo de 2015.

CUARTO -En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO -Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 2 de octubre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actuando por delegación del Director General.

Resulta del expediente administrativo, que por D. Eduardo se formuló en fecha 19 de diciembre de 2011, solicitud de registro de la marca num. M3010389-4, ' SACESA',mixta, para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 35 del Nomenclátor Internacional, pero tenido con posterioridad por desistido del segundo epígrafe, definitivamente de la clase 16, consistentes en ' Impresos; folletos; catálogos; productos de imprenta; fotografías; artículos de papaleria; artículos de oficina; material de instrucción o material didáctico'.

Formuló oposición la aquí actora Abertis Infraestructuras SA, como titular de las marcas:

a) Nº 2482533, ' Acesa Infraestructuras',mixta, inscrita para distinguir productos y servicios de la clase 16, en concreto :

'Impresos, circulares, etiquetas que no sean de tela, maquetas de arquitectura, tickets, carpetas, catálogos, formularios, fotografías, artículos de papelería, mapas geográficos, productos de imprenta, manuales, planos, tarjetas, prospectos, libros, revistas y publicaciones'.

Y b) Nº 2936587, ' A Grupo Acesa', mixta, que se dice ' registrada para distinguir productos y servicios, entre otros, de la clase 35'.

Mediante resolución inicial de fecha 28 de mayo de 2012, la OEPM, tras tener 'por desistida la solicitud en lo referente a los servicios afectados en la clase 35',concedió la marca solicitada en cuanto a la clase 16, razonando, en lo que aquí interesa, que :

'El distintivo solicitado y las marcas oponentes...ACESA INFRAESTRUCTURAS SA clase 16 y...A GRUPO ACESA (mixta) clase 35, se estiman suficientemente diferenciados en su conjunto gráfico-denominativo pudiendo convivir en el mercado sin riesgo de confusión, art. 6.1 b) de la Ley de Marcas '.

Contra dicha resolución interpuso la aquí actora recurso de alzada.

El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 2 de octubre de 2012, objeto de impugnación en este proceso.

SEGUNDO -La resolución impugnada señala en su FJ 2º, que :

'En primer lugar, debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto...(a saber), el signo prioritario ACESA INFRAESTRUCTURAS, A GRUPO ACESA (MIXTA), y la marca solicitada SACESA (MIXTA)'.

'(y) Analizando los elementos denominativos...existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos...que derivan de la distinta composición estructural de cada uno de ellos, ya que mientras la nueva marca cuenta en su composición con un solo vocablo, las marcas oponentes están formadas por más elementos denominativos, lo que hace que al ser comparados en su totalidad resulten conjuntos denominativos perfectamente diferenciables'.

'(y) Desde el punto de vista gráfico, los signos prioritarios y la marca presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual, al consistir los signos prioritarios en un signo exclusivamente denominativo en el caso de la marca nº 2482533 y en un conjunto mixto muy característico en el caso de la M 2936587...'.

Y concluye confirmando la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, por cuanto ' no concurren...los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado'.

La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación, en esencia :

1) ' No aplicación conforme a derecho del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001 de Marcas '.

2) Concurrencia de ' similitud visual y fonética'.

3) Identidad aplicativa.

4) Existencia de ' riesgo de confusión'.

Se solicita por tanto en el suplico de la demanda, que se anule y deje sin efecto la resolución recurrida, y que ' Se deniegue el registro de la marca 'SACESA' (mixta)...para distinguir productos y servicios en clases 16 y 35' (siendo innecesaria esta última petición, puesto que la clase 35 se tuvo por desistida, según ya consta).

El Abogado del Estado, actuando en representación procesal de la OEPM demandada, al contestar la demanda, ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso contencioso interpuesto.

TERCERO -1) Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos : a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos ; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que :

'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

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Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 :

FJ 4º : '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 :

FJ 6º : '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec. 4771/2010 :

FJ 4º : '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.

CUARTO-En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Esta Tribunal comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa.

En efecto, entre el signo denominativo y gráfico de la marca novel, SACESA (consistiendo el gráfico, en una recreación de la denominación, en ' gris azulado', a tenor de la solicitud), y las denominaciones prioritarias, ACESA INFRAESTRUCTURAS y GRUPO ACESA, la segunda, acompañada del signo gráfico tan característico de ' Autopistas' (la A en composición de fantasía, representando una carretera y un acceso a la misma), las diferencias de conjunto, visuales en primer lugar, son tan notorias, sin más que remitirse a la comparación de una y otras, obrantes tanto en la demanda como en la resolución impugnada, que difícilmente se justifica, ante tal evidencia, la interposición del presente recurso contencioso.

Partiendo de lo antedicho, la coincidencia aplicativa, en productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional (papalería en general), manifiestamente tangencial al objeto social de la Sociedad actora, carece desde luego de relevancia para determinar, en este caso, una incompatibilidad de las marcas enfrentadas, que por cuanto antecede debe ser descartada, procediendo por contra la confirmación de la resolución impugnada.

QUINTO -Interpuesto el recurso contencioso (14 de noviembre de 2012), vigente el art. 139.1 LJCA en la redacción conferida por Ley 37/2011, de 10 de octubre, procede igualmente la condena en costas de la parte actora, si bien, conforme al apdo. 3 del mismo precepto legal, se limita dicha condena a un máximo de 1.500 euros.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- DESESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 2 de octubre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General, la cual se confirma por estimarse ajustada a derecho.

2º.-CONDENARa la parte actora al pago de las costas devengadas a su instancia, hasta el límite de 1.500 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.