Sentencia Administrativo Nº 376/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 181/2015 de 08 de Mayo de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2015/0004941

RECURSO 181/2015

SENTENCIA NÚMERO 376/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

-------------------

En la Villa de Madrid, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 181/2015, interpuesto por la mercantil LEFEBVRE EL DERECHO, S.A., representada por el Procurador D. Carlos Cabrero del Nero y dirigida por la Letrada Dª. Lara Broschat García, contra la resolución dictada el 29 de diciembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de mayo de 2014 que concede el registro de la marca 'MEMENTO DIGITAL CUSTODY' nº 3100173. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2015, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia por la que se declare nula y sin ningún valor ni efecto la resolución de desestimación del recurso de alzada de fecha 29 de diciembre de 2014, por la que se concedió el registro de la marca nº 3100173 (4), MEMENTO DIGITAL CUSTODY (mixta), clase 42, por no hallarse ajustada a derecho y, declarando improcedente su concesión, ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a la Administración y a quien se opusiera a la pretensión de esta parte.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 9 de junio de 2015, el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-No solicitado el recibimiento a prueba, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado, señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 5 de mayo de 2016, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 29 de diciembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de mayo de 2014 que concede el registro de la marca 'MEMENTO DIGITAL CUSTODY' nº 3100173.

La citada resolución concede la inscripción de la marca por considerar que si bien existe gran similitud entre los signos enfrentados y también desde el punto de vista gráfico, no obstante puede convivir con las marcas opuestas al diferenciarse sus respectivos ámbitos aplicativos.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Alega que concurre la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , por cuanto hay identidad denominativa de loa signos en liza pues son idénticos sus elementos dominantes MEMENTO, por lo que existe riesgo de confusión. Añade que hay íntima relación aplicativa entre los productos y servicios distinguidos por las marcas en liza.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, criterio que reproduce.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las apreciaciones que hace la resolución administrativa impugnada sobre la similitud denominativa entre los signos enfrentados pues comparten el elemento que dota de fuerza distintiva a los signos, concretamente el vocablo MEMENTO, sin que el añadido contenido en la marca registrada DIGITAL CUSTODY tenga suficiente fuerza de distintividad por su carácter secundario del elemento claramente dominante y distintivo que es MEMENTO. Tampoco desde el punto de vista gráfico existen suficientes diferencias entre los signos pues lo que resalta en una impresión a primera vista es el elemento denominativo MEMENTO, sin que el grafismo que contiene la letra O del signo impugnado dote de suficiente distintividad al signo. La propia resolución recurrida razona debidamente esas semejanzas.

Realmente el motivo que lleva a la Oficina a conceder el Registro es la apreciación de diferencias entre los campos aplicativos, que es lo que debemos analizar seguidamente.

Ya hemos dicho que debe concurrir, para apreciar la prohibición de registro, no sólo la semejanza denominativa, fonética, conceptual o gráfica, que concurre en el presente caso, sino también y conjuntamente la semejanza de los productos o servicios.

Lo signos prioritarios están registrados para la Clase 9: 'Soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos (audio-video); programas de ordenador grabados, publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); todos los productos citados en relación con edición de publicaciones legales y educacionales'.

Clase 16: 'Publicaciones y libros'.

Clase 41: 'Servicios de edición de textos (que no sean publicitarios), explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente), publicación electrónica de libros y periódicos en línea'.

Clase 35: 'Servicios de publicidad'.

El signo impugnado está registrado para la clase 42: 'Servicio de cifrado de almacenamiento y custodia de información digital'.

La parte recurrente considera que la prestación de servicios de ' explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente), publicación electrónica de libros y periódicos en línea',necesita para su realización los servicios de 'cifrado de almacenamiento y custodia de información digital',clase 42. También considera que existe íntima relación aplicativa entre los productos de la oponente de la clase 9 , 'Soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos; discos compactos (audio-video); programas de ordenador grabados, publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); todos los productos citados en relación con edición de publicaciones legales y educacionales'y los servicios de la solicitud impugnada de la clase 42 ' cifrado de almacenamiento y custodia de información digital'.

Pues bien, examinados esos productos y servicios, no se aprecia similitud aplicativa alguna entre ellos ya que los de la marca impugnada se refieren al cifrado de almacenamiento y custodia de información digital, exclusivamente, lo que no tiene relación con los productos y servicios de las marcas oponentes. El hecho de que para realizar los servicios de explotación de publicaciones electrónicas en línea o publicación de libros y periódicos en línea deba utilizarse técnicas de almacenamiento y custodia de información digital no significa que tengan semejanza con los servicios ofrecidos por la marca impugnada que se concretan en el cifrado de almacenamiento y custodia de información digital. Una cosa es que comparta técnicas instrumentales auxiliares para el tratamiento de la información y otra muy distinta es que sean semejantes los servicios ofrecidos. Y los mismo cabe decir respecto de los otros servicios que la recurrente considera que existe íntima relación aplicativa.

Por todo ello, apreciándose diferencias en los campos aplicativos, el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen al recurrente las costas causadas, con el límite de 1.200 euros para la minuta del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil LEFEBVRE EL DERECHO, S.A., representada por el Procurador D. Carlos Cabrero del Nero, contra la resolución dictada el 29 de diciembre de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de mayo de 2014 que concede el registro de la marca 'MEMENTO DIGITAL CUSTODY' nº 3100173.; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite de 1.200 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 181/2015