Sentencia Administrativo Nº 377/2015, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 350/2012 de 16 de Junio de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 350/2012

SENTENCIA Nº 377/2015

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

Dña. ANA RUBIRA MORENO

D. EDUARDO PARICIO RALLO

En la ciudad de Barcelona, a 16 de junio de 2015.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 350/2012, interpuesto por la Sociedad COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Esther Suñé Ollé y defendida por Letrada, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 9 de noviembre de 2012, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 14 de septiembre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General.

SEGUNDO -Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO -Continuado el proceso, se abrió el mismo a prueba mediante Auto de 16 de mayo de 2013, y practicada la propuesta y admitida, evacuaron las partes el trámite de conclusiones, señalándose finalmente para deliberación, votación y fallo, el 12 de mayo de 2015.

CUARTO -En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO -Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 14 de septiembre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actuando por delegación del Director General.

Resulta del expediente administrativo, que por Fujifilm Corporation se formuló en fecha 5 de diciembre de 2011, solicitud de registro de la marca num. M3008992-1, ' Nanofilt',denominativa, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 5, 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

Formuló oposición la aquí actora Colomer Beauty and Professional Products SL, como titular de la marca, 'Lanofil',denominativa, inscrita en las clases 3 y 5.

Mediante resolución inicial de fecha 9 de mayo de 2012, la OEPM concedió la nueva marca pretendida, desestimando la oposición de Colomer SL, razonando que:

'Se estima la convivencia, para todas las clases solicitadas, de la marca solicitada con la marca oponente...por sus diferencias de conjunto denominativo y conceptual; considerando que no existe riesgo de confusión en el público ni asociación con la marca anterior. El solicitante es asimismo titular de la marca M-2947220 en vigor que, con idéntica denominación, distingue productos similares'.

Contra dicha resolución interpuso la actora recurso de alzada.

El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 14 de septiembre de 2012, objeto de impugnación en este proceso.

SEGUNDO -La resolución impugnada, reconoce, en su FJ 3º, la concurrencia de ' semejanzas aplicativas evidentes' entre las marcas enfrentadas, en lo que se refiere a las clase 3 y 5 del Nomenclátor, ' Apreciándose una clara coincidencia y/o similitud aplicativa entre los productos de perfumería, tocador, belleza y dentífricos que protege la marca prioritaria y los jabones, aceite esenciales, dentífricos, cosméticos y productos de perfumería, que reivindica la marca solicitada. Sin que pueda descartarse una relación aplicativa respecto del resto de los productos reivindicados por el nuevo signo'.

Pero de la 'comparación de los signos en conflicto...'Nanofilt' (denominativa) y...'Lanofil' (denominativa)',deduce 'suficientes diferencia de conjunto fonético denominativas, pues presentan distinto número de letras...conformando vocablos que causan una impresión de conjunto visual y auditiva suficientemente diferenciada, teniendo en cuenta la carga conceptual que conlleva el signo solicitado, tratándose de marcas de carácter sugestivo que evocan ideas/pensamientos/ conceptos suficientemente diferenciados, en relación con los ámbitos reivindicados'.

Y concluye confirmando la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, reiterando ' las diferencias de conjunto fonético-denominativas y conceptuales...y a pesar de la coincidencia y/o relación en los respectivos ámbitos aplicativos controvertidos'.

La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación, en esencia :

1) Incompatibilidad de la solicitud de la nueva marca con la prioritaria, ' en aplicación de la prohibición relativa regulada en el artículo 6.1 d) de la Ley de Marcas '.

2) ' Lanofil' y 'Nanofilt', presentan mayores semejanzas que diferencias, siendo, en su conjunto, signos altamente confundibles'.

3) No concurren las disparidades conceptuales que refiere la resolución de la OEPM.

4) Existencia de ' riesgo de confusión y/o asociación', considerando la ' Semejanza entre los productos enfrentados'.

Se solicita por tanto en el suplico de la demanda, la revocación de la resolución impugnada, ' ordenando a la OEPM que dicte otra por la que se acuerde la denegación del registro de marca...'Nanofilt', para distinguir los productos de las clases 3 y 5'.

El Abogado del Estado, actuando en representación procesal de la OEPM demandada, al contestar la demanda, ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso contencioso interpuesto.

TERCERO -1) Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos : a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos ; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que :

'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

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Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 :

FJ 4º : '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 :

FJ 6º : '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec. 4771/2010 :

FJ 4º : '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.

CUARTO-En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Esta Tribunal no comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa.

En efecto, se parte aquí de la existencia, reconocida en el transcrito FJ 3º de la resolución impugnada, de un evidente solapamiento aplicativo de la marca novel en relación con la marca prioritaria, en lo que se refiere a los servicios y productos de las clases 3 y 5 del Nomenclátor, extensible a todos los productos de dichas clases que se pretenden proteger con la marca novel, en los propios términos de la resolución (' Sin que pueda descartarse una relación aplicativa respecto del resto de los productos reivindicados por el nuevo signo'), que cabe entender en relación cuanto menos con las dos clases citadas.

En cuanto a ' la carga conceptual que conlleva el signo solicitado'(FJ 2º de la resolución de la OEPM), no se especifica en esta última a qué se refiere en concreto.

Al respecto, obra en el expediente administrativo la ' contestación al suspenso' formulada por Fujifilm Corporation, donde se alega la concurrencia de diferencias conceptuales entre la marca novel por ella solicitada y la prioritaria, ' por las significaciones derivadas de 'nano', hacia pequeño y 'filt' como evocativo de filtro, frente a 'lano' que refiere a lana y ·fil' a film o película'.

Pues bien. Si a eso podía referirse la resolución impugnada - que no lo especifica -, las mencionadas y supuestas diferencias conceptuales entre las marcas enfrentadas, deben tenerse por artificiosas, tanto más si se ponen en relación con los servicios y productos propios de las clases 3 (perfumería) y 5 (productos de higiene), cuyo solapamiento aplicativo es objeto del litigio.

De modo que tiene razón la parte actora recurrente, cuando alega que los signos denominativos enfrentados, ' son vocablos de fantasía sin significado alguno(acreditado, cabe añadir) para los consumidores, al ser puest(os) en relación con los productos que reivindican en clases 3 y 5',reiterando que 'las marcas enfrentadas no significan nada...para el consumidor medio español...ninguna idea concreta en relación con dichos productos'.

Así las cosas, tratándose la novel de una marca exclusivamente denominativa, cuyo ámbito aplicativo se solapa claramente con el de la marca prioritaria, en cuanto a las clases 3 y 5, no aparece debidamente justificado que la denominación, meramente de fantasía con los datos en presencia, escogida para dicha marca novel, tenga un grado de semejanza, en una visión necesariamente de conjunto, 'Nanofilt' frente a ' Lanofil', que no permite descartar el riesgo de confusión y por ende de asociación entre ambas.

Constatado lo antedicho y la concurrencia por tanto de la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 d) LM , procede otorgar a la actora, como titular de la marca prioritaria, la consiguiente protección de su derecho registrado, estimando su recurso y acordando como se dirá.

QUINTO -Interpuesto el recurso contencioso (9 de noviembre de 2012,), vigente el art. 139.1 LJCA en la redacción conferida por Ley 37/2011, de 10 de octubre, procede igualmente la condena en costas de la parte demandada, si bien, conforme al apdo. 3 del mismo precepto legal, se limita dicha condena a un máximo de 1.000 euros.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- ESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 14 de septiembre de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General, la cual se anula parcialmente, en el sentido de denegar el registro de la marca objeto de la misma, en lo que se refiere a las clases 3 y 5 del Nomenclátor Internacional.

2º.-CONDENARa la parte demandada al pago de las costas devengadas, hasta el límite de 1.000 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.