Sentencia Administrativo Nº 393/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 2131/2003 de 27 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 00393/2007

SENTENCIA No 393

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu

D. José Luis Quesada Varea

Dª. Berta Santillán Pedrosa

Dª. Margarita Pazos Pita

D. Juan Ignacio González Escribano

En la Villa de Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil siete.

Vistos por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida por los Sres. expresados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 2131/03, interpuesto por «Eroski Sociedad Cooperativa», representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia y dirigida por el Letrado D. Jesús María Esteban, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de agosto de 2003, desestimatorias del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la misma Oficina de fecha 5 de diciembre de 2002 por la que se concedía el registro de la marca 2.459.258 «Neosky»; siendo parte el Abogado del Estado y «Neo- Sky 2002, S.A.», representada por el Procurador D. Germán Marina Grimau y dirigida por el Letrado D. Pablo Yun García.

Antecedentes

PRIMERO.- Previos los oportunos trámites, el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de la parte recurrente, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, solicitó se dictara sentencia estimatoria del recurso interpuesto por la que se anule la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, evacuando el traslado conferido, contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras exponer asimismo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos, solicitó la desestimación del recurso.

TERCERO.- En igual trámite, el Procurador D. Germán Marina Grimau, en representación de «Neo- Sky 2002, S.A.», solicitó la desestimación del recurso.

CUARTO.- No considerándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término para concluir por escrito, lo que consta realizado.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 8 de marzo de 2007, en que tuvo lugar.

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Es ponente el Ilmo. Magistrado D. José Luis Quesada Varea.

Fundamentos

PRIMERO.- Solicitada de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca denominativa «Neosky» para servicios de telecomunicaciones, clase 38 del nomenclátor, se opuso la actual recurrente, «Eroski Sociedad Cooperativa», en base a la titularidad de las marcas «E Eroski», mixta, de la misma clase 38 y para los mismos servicios, y otras marcas «Eroski» para todos los servicios y productos del nomenclátor. El fundamento de la oposición estribó en la prohibición del art. 12.1 de la Ley de Marcas por la casi identidad de la marca solicitada y las opuestas. La solicitud fue concedida a causa de las diferencias que presenta el conjunto gráfico denominativo de las marcas, criterio que fue reiterado en la resolución del recurso de alzada.

La demandante impugna la decisión de la Oficina con sustento en la misma prohibición, y ello por considerar que a la identidad de los servicios que representan los distintivos en juego se une la semejanza denominativa, especialmente fonética. Las diferencias de las marcas no son suficientes para excluir una similitud capaz de generar el riesgo de error o confusión en el mercado, y la marca «Eroski» se hace merecedora de una especial protección a causa de su notoriedad.

El Abogado del Estado defiende el criterio de la Oficina por la imposibilidad de confusión entre las marcas en una apreciación global, único criterio correcto de contraste.

La codemandada «Neo-Sky 2002, S.A.» corrobora esta postura, subrayando las disimilitudes entre los signos a causa del aspecto gráfico del oponente, la disparidad visual, fonética y conceptual, así como la falta de identidad entre los servicios. Considera igualmente que no es aplicable el art. 13 c) por no existir intención de aprovechamiento de la supuesta notoriedad de «Eroski».

SEGUNDO.- No considera la Sala necesario reproducir la doctrina jurisprudencial acerca de la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas . Basta con señalar que la «ratio» del precepto reside en evitar el posible riesgo del consumidor de asociación entre el origen empresarial de los distintivos en juego, para lo que es preciso valorar en su conjunto las marcas enfrentadas y, evidentemente, en aras del principio de especialidad, su ámbito de aplicación. De este modo, «para que proceda la prohibición han de concurrir las dos siguientes circunstancias acumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada» (SSTS de 28-6-2002, 19-12-2002, 12-2-2003, 30-4-2003, 26-6-2003, 20-10-2003, 29-12-2003, 31-5-2004, 21-6-2004, 5-7-2004, 25-10-2004, 29-11-2004, 14-1-2005, 11-2-2005 y otras).

En lo que nos interesa, el juicio comparativo de las marcas enfrentadas en el proceso, «Neosky» y «E Eroski», no permite concluir en consonancia con la actora. Por un lado, los servicios que protegen los distintivos son idénticos, pues se refieren al mismo ámbito de las telecomunicaciones sin especificación o acotación alguna, y existe cierta semejanza oral de las marcas a causa de su terminación en «ski» y el empleo de las vocales «e» y «o» y en el mismo orden. Sin embargo, el análisis global o de conjunto que ha de prevalecer sobre los elementos parciales de las marcas ofrece un resultado favorable a su discriminación en el mercado por las notorias diferencias denominativas y el relevante y característico elemento gráfico de «E Eroski». La diversa composición y estructura de los términos facilita su distinción en un ámbito comercial, como lo es el de servicios de telecomunicaciones, que exige una superior atención del destinatario que la que resulta usual en la elección de productos o servicios de consumo cotidiano. La especial protección susceptible de ser prestada a la marca «Eroski» por su notoriedad decae ante la inconfundibilidad de los signos.

El recurso debe desestimarse.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa no procede especial declaración en cuanto a las costas procesales de esta instancia al no apreciarse temeridad ni mala fe.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de «Eroski Sociedad Cooperativa», contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de agosto de 2003, desestimatorias del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la misma Oficina de fecha 5 de diciembre de 2002, por ser la misma ajustada a Derecho; sin costas.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. José Luis Quesada Varea, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; certifico.