Sentencia Administrativo Nº 394/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 168/2010 de 27 de Marzo de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009750

NIG:28.079.33.3-2010/0152056

RECURSO 168/2010

SENTENCIA NÚMERO 394

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 168/2010, interpuesto por la mercantil Bitbox, S.L,. representada por la Procuradora Dª. María José Corral Losada, contra la resolución, dictada en 15 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora solicitante contra la resolución dictada el 1 de diciembre de 2009, se concede el registro de la marca mixta BITBOP, nº 2.878.083, con grafico, en clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42. Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y la solicitante codemandada Fox Mobile Distribution GmbH., representada por la Procuradora Dª. Almudena Galán González.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y no solicito el recibimiento a prueba..

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 15 de diciembre de 2010, oponiéndose a la misma, y solicitando su desestimación, y, posteriormente, a la codemandada, la cual, en escrito de 18 de marzo de 2011, contesto a la demanda, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, y terminó suplicando la desestimación de las pretensiones de la actora.

TERCERO.-Por Auto de 22 de marzo de 2011, no se dio lugar a recibir a prueba, y se acordó trámite de conclusiones, que se llevo a efecto, y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento, y en fecha 21 de marzo de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 15 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 1 de diciembre de 2009, que había concedido la marca solicitada por la actora, se confirma dicha concesión de registro de la marca mixta nº 2.878.083, BITBOP, con grafico, para las clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al entender que entre los signos enfrentados, marca solicitada Bitbop, con grafico, y la oponente prioritaria Bitbox, existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, al presentar la solicitada un conjunto grafico-denominativo muy característico, distinto del signo de la recurrente, de naturaleza exclusivamente denominativa, siendo globalmente diferentes, además de existir en el mercado la marca mixta bit bop en las mismas clases.

SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas, al estimar que las marcas confrontadas son similares, sin que el elemento grafico de la solicitada le aporte suficiente distintividad, debiendo prevalecer el elemento denominativo, y que los elementos conceptuales y fonéticos son similares, además de la relación aplicativa en clases 9, parcialmente, 35, 38, 41 y 42, y de ser irrelevante el precedente referido, al estar recurrido, por lo que puede generarse riesgo de confusión y de asociación, y concurriendo por ello los requisitos de la prohibición del art. 6.1.b, además de haber recurrido la concesión anterior, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en las resoluciones impugnadas, interesando la desestimación de la demanda.

La codemandada personada se opone a la demanda, en razón a la existencia de claras diferencias de conjunto, denominativas, conceptuales, graficas y fonéticas, entre los signos enfrentados, como refiere la resolución, además de la relevancia del precedente bit bop de su titularidad, interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la solicitud de la oponente., de registro de la marca mixta BITBOP, nº 2.878.083, con grafico, para la clases 9, 16, 28, 35, 38, 41, y 42; presento oposición la actora, como titular de la marca comunitaria prioritaria BITBOX, en clase 30, además de estar registrada en clases 9, 35, 38, 41 y 42, alegando una clara semejanza denominativa, conceptual y fonética entre ambos signos, además de la evidente relación aplicativa en las clases indicadas, con riesgo de error y confusión; la solicitante contesto a las oposiciones, refiriendo diferencias denominativas, fonéticas, graficas y conceptuales en los respectivos conjuntos, sin riesgo de confusión ni de asociación, además de haberse concedido signo anterior BITBOP; en resolución de fecha 1 de diciembre de 2009 la OEPM concede totalmente la marca interesada, para las clases solicitadas, por diferir fonética y gráficamente los signos enfrentado, sin riesgo de confusión, con referencia a la marca anterior concedida Bitbop, interponiendo alzada la referida actora oponente, reiterando sus alegaciones de cuasi identidad denominativa, fonética, conceptual y grafica entre los signos confrontados, además de la relación aplicativa, con claro riesgo de confusión y de asociación; se opuso la solicitante a la alzada, y en resolución, de fecha 15 de febrero de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión del registro mixto BITBOP solicitado, por existir, entre los signos confrontados, BITBOP la marca solicitada, y BITBOX la prioritaria, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, al presentar la solicitada un conjunto grafico denominativo característico, y distinto de la confrontada, además de estar registrada marca anterior BITBOP.

Esta Sala, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2012, en recurso nº 774 de 2009 , entre las mismas partes e idéntica marca solicitada, para las mismas clases, estimo parcialmente el recurso planteado por la actora, en el sentido de mantener la concesión de BITBOP para las clases 9, 16, y 28, y anulándola para la clase 35, y limitando la concesión para las clases 38, 41, y 42.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. El citado elemento grafico no resulta suficiente al efecto de no aplicar la prohibición.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Al respecto, los fundamentos jurídicos quinto a onceavo de la referida sentencia, establecen literalmente:

QUINTO.-Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.: Respecto de la existencia de similitud o semejanza fonética entre la marca pretendida y la oponente. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

SEXTO.-Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo apuntados pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; Las denominaciones Bit Bop (gráfico-denominativa)y Bitboxno son idénticas. Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas. Para realizar esta labor este Tribunal a de aplicar, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella. El resultado de este Juicio valorativo al caso concreto respecto de las denominaciones enfrentadas Bit Bop (gráfico-denominativa)y Bitboxsupone la constatación de que no existen suficientes diferencias para que las denominaciones puedan convivir en el mercado, ya que la solo las denominaciones sólo difieren en el fonema final -p y -x que además por su posición final parte de los hablantes tienden a omitirlo de forma que la denominación suena al oído de forma prácticamente idéntica. Por otra parte y en cuanto a la distinguibilidad por el contenido gráfico de ambas marcas como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003 , 6 de mayo de 2002 , 21 de marzo de 2002 , 20 de febrero de 2002 , 14 de noviembre de 2001 , y 28 de marzo de 2001 , aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico y si bien es cierto que la última jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha entendido que la comparación ha de realizarse en conjunto de forma que cuando el contenido gráfico, en marcas con contenido denominativo semejante, es suficientemente significativo, puede provocar que las marcas sean absolutamente distinguibles y que por lo tanto no se exista dicha relación de semejanza lo cierto es que en el caso presente las marcas Bitboxson meramente denominativas por lo que no puede establecerse término alguno de comparación. Y si bien es cierto que la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop es gráfico-denominativa, el contenido gráfico de la misma no puede entenderse preponderante del denominativo, por lo que el Tribunal entiende que existe al menos una relación de semejanza entre la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y sus opositoras.

SÉPTIMO.-El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas efectivamente existen productos coincidente. En el caso presente la representación de la entidad «Bitbox, S.L.» reduce su oposición a la Clase 9, exclusivamente para los productos 'grabaciones audiomusicales descargables' y a las Clases 35, 38, 41 y 42 para todos los servicios en ellas especificados. Respecto de la clase 9ª la actora entiende que las citadas grabaciones audiomusicales descargables, son similares a los programas de ordenador.El Tribunal entiende que no se produce tal relación de semejanza ya que una grabación de video y audio, es algo muy diferente a una aplicación informática, que incluso cuando se comerciaban en soporte físico se realizaban por canales de distribución diferenciados incluso aunque el soporte (un CD o un DVD) fuera el mismo y el hecho de que para a descarga de la grabación audiomusical se precise un programa de ordenador en nada cambia puesto que prácticamente cualquier producto de comercio electrónico precisa de un programa de ordenador para su gestión. No puede confundirse continente y contenido por lo que el Tribunal entiende que no existe la relación de semejanza establecida por la actora en dicha clase 9ª.

OCTAVO.- Respecto de la clase 35ª la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop (gráfico-denominativa)pretende distinguir tras la limitación de productos y servicios efectuada por la solicitante según el acuerdo de concesión de la Oficina Española de Patentes y Marcas servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; búsqueda de informaciones telefónicas en ficheros informáticos para terceros ; procesamiento de datos para terceros; servicios de venta al por menor en línea; difusión de material publicitario para terceros a través de la red informática global; suministro y alquiler de espacio publicitario en la red informática global, (por limitación/modificación del solicitante)La Marca Comunitaria n° 5.110.085 Bitbox(denominativa) y la marcas española n° 2.690.600' Bitboxprotege en dicha clase Servicios de publicidad; negocios; estudio de mercados; búsqueda (investigación) de mercados; servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos o estadísticos; venta al detalle en comercios y en redes de informática de programas informáticos (registrados), películas, música y todo tipo de juegos; gestión de ficheros informáticos. El Tribunal entiende que existe identidad respecto de servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; ; procesamiento de datos para terceros; servicios de venta al por menor en línea; difusión de material publicitario para terceros a través de la red informática global y semejanza enlos trabajos de oficina ya que estos son los propios de la gestión de negocios suministro y alquiler de espacio publicitario en la red informática global,puesto que las prioritarias protegen los servicios de publicidad sin distinguir el medio publicitario. Ello conlleva la estimación del recurso contencioso-administrativo respecto de los servicios de esta clase.

NOVENO.-En la clase 38 la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop (gráfico-denominativa)pretende proteger : servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión de voz, audio, imágenes visuales y datos a través de redes de telecomunicaciones, redes inalámbricas de comunicación, la red informática global, redes de servicios de información y redes de datos; transmisión electrónica de voz, texto, imágenes, datos e información mediante radios móviles, radios bidireccionales, teléfonos celulares, teléfonos celulares digitales, teléfonos móviles, radioteléfonos, buscapersonas, radioteléfonos portátiles, receptores y transmisores de datos portátiles; servicios de transmisión de televisión; comunicación de datos por radio, telecomunicación y satélite; servicios de correo electrónico; servicios de acceso de telecomunicaciones para dispositivos móviles a través de una red inalámbrica para enviar y recibir correo electrónico, faxes, datos, imágenes, información, texto, mensajes numéricos y mensajes de texto y de acceso a una red de comunicaciones global; transmisión de noticias a través de la red informática global; servicios de transmisión mundial con conmutación de mensajes y texto; servicios de comunicación a través de salas de charla en línea y tablones de anuncios para transmitir mensajes entre usuarios, (por limitación/modificación del solicitante).Estos productos son semejantes a los que protegen las marcas oponentes protegen Servicios de emisión, transmisión e intercambio de mensajes y comunicaciones por vía telefónica, telemática, informática o de televisión; servicios de comunicación por terminales de ordenador a través de redes internacionales de comunicación.Se trata en esencia de servicios de telecomunicaciones y la vía telefónica, telemática, informática o de televisión;de la prioritaria cubre los sistemas de emisión a excepción de los de la radio y servicios de comunicación a través de salas de charla en línea y tablones de anuncios para transmitir mensajes entre usuarios, respecto de los que el Tribunal no aprecia semejanza dado que estos medios son muy distintos y tienen sustantividad propia ha de estimarse en parte el recurso respecto de los servicios de clase.

DÉCIMO.-En clase 41ª la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop (gráfico-denominativa)pretende proteger educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento en forma de producción y distribución de películas cinematográficas, programas de televisión y programas de radio; servicios de información en línea en materia de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, servicios de juegos de ordenador interactivos multijugador en línea; servicios de entretenimiento en forma de suministro de tonos de llamada, gráficos, fondos de escritorio y juegos a través de una red informática global y dispositivos inalámbricos,en tanto que la marcas de la actora protegen Servicios de juegos en línea (desde una red informática); servicios de esparcimiento, diversión, educación y formación; actividades deportivas y culturales.El Tribunal aprecia semejanza respecto de la educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de información en línea en materia de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, servicios de juegos de ordenador interactivos multijugador en línea ; pero dadas las singularidades de los serviciosestima que no existe semejanza en ; servicios de entretenimiento en forma de producción y distribución de películas cinematográficas, programas de televisión y programas de radio ni servicios de entretenimiento en forma de suministro de tonos de llamada, gráficos, fondos de escritorio y juegos a través de una red informática global y dispositivos inalámbrico.Ha de estimarse en el recurso contencioso-administrativo también parcialmente en esta clase

UNDÉCIMO.-Por último en clase 42ª la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop (gráfico-denominativa)servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios de asesoramiento en materia de diseño, selección, aplicación y uso de sistemas de software informático y sistemas de procesamiento de datos para terceros; servicios informáticos, a saber, diseño, aplicación, creación y mantenimiento de sitios Web para terceros; asesoramiento en materia de sitios Web informáticos; servicios de motores de búsqueda para la red informática global que se usan para localizar información, recursos y sitios Web de terceros en un red informática global; planificación, desarrollo y soporte técnico de redes de comunicación electrónicas; proveedor de servicios de aplicaciones para alojar software de aplicaciones informáticas diseñado para tramitar y procesar información y datos; diseño y desarrollo de sistemas de software informático en línea: alojamiento de contenido digital en la red informática global, a saber, diarios y bitácoras en entre; servicios de uso temporal de software informático no descargables usado para la creación de diarios y bitácoras en línea. Las oponentes protegen Servicios de programación de ordenadoresque el Tribunal entiende diferentes a excepción de la producción de softwarey proveedor de servicios de aplicaciones para alojar software de aplicaciones informáticas diseñado para tramitar y procesar información y datos; diseño y desarrollo de sistemas de software informático en líneaya que se trata de software de de ordenadores. Respecto de la programación de ordenadores la marca objeto del proceso pretende distinguir no la programación sino uno servicios distintos como es el asesoramiento y en un sector tan amplio como el informático los servicios informáticos, a saber, diseño, aplicación, creación y mantenimiento de sitios Web para terceroson distintos y distinguibles de los programas de ordenador pues de hecho para realizar el servicio informático se precisa de un programa de ordenador distinto, también son muy específicos los motores de búsqueda que si bien en sentido amplio pudieran entenderse como programas de ordenador, son perfectamente diferenciables. Y lo mismo puede decirse respecto del resto de los servicios incluso el más conflictivo ( servicios de uso temporal de software informático no descargables usado para la creación de diarios y bitácoras en línea.) que el Tribunal entiende compatible dado que su uso es exclusivo para los diarios y los blogs, un nicho de mercado muy especializado. Procede pues también la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo.

DÉCIMO-SEGUNDO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, a los canales de distribución,... (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, existe relación aplicativa en clase 35, y parcial en clases 38, 41 y 42, como se desprende de lo referenciado en nuestra anterior sentencia; procede por ende estimar parcialmente el recurso origen de las presentes actuaciones, revocando parcialmente la resolución impugnada, en el mismo sentido que la sentencia firme anterior.

DÉCIMO-TERCERO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considera la Sala que al estimarse parcialmente el recurso, no procede efectuar imposición de las costas procesales, debiendo abonar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto la Procuradora Doña María José Corral Losada en nombre y representación de la entidad '«Bitbox, S.L.» y ANULAMOS parcialmentela resolución de 17 de agosto de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó en el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 18 de mayo de 2009 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 2.842.886 Bit Bop (gráfico-denominativa)para proteger productos de la clases 9ª, 16ª, 28ª 35ª, 38ª, 41ª y 42ª, del nomenclátor internacional en el sentido de limitar los productos servicios protegidos , manteniendo su concesiónrespecto de los de las clases 9ª, 16ª, 28ª; anulándolarespecto de todos los servicios de la clase 35ª y limitando dicha concesión a los servicios de comunicación de datos por radio, y servicios de comunicación a través de salas de charla en línea y tablones de anuncios para transmitir mensajes entre usuarios, (por limitación/modificación del solicitante)en clase 38ª; servicios de entretenimiento en forma de producción y distribución de películas cinematográficas, programas de televisión y programas de radio ni servicios de entretenimiento en forma de suministro de tonos de llamada, gráficos, fondos de escritorio y juegos a través de una red informática global y dispositivos inalámbricoen clase 41ª y a servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores; servicios de asesoramiento en materia de diseño, selección, aplicación y uso de sistemas de software informático y sistemas de procesamiento de datos para terceros; servicios informáticos, a saber, diseño, aplicación, creación y mantenimiento de sitios Web para terceros; asesoramiento en materia de sitios Web informáticos; servicios de motores de búsqueda para la red informática global que se usan para localizar información, recursos y sitios Web de terceros en un red informática global; planificación, desarrollo y soporte técnico de redes de comunicación electrónicas; alojamiento de contenido digital en la red informática global, a saber, diarios y bitácoras en entre; servicios de uso temporal de software informático no descargables usado para la creación de diarios y bitácoras en línea, clase 42ª del nomenclátor; sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad entre recurrente y recurrida.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber