Última revisión
02/02/2015
Sentencia Administrativo Nº 401/2014, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 417/2012 de 16 de Abril de 2014
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Orden: Administrativo
Fecha: 16 de Abril de 2014
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 401/2014
Núm. Cendoj: 28079330022014100336
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.00.3-2012/0003263
RECURSO 417/2012
SENTENCIA NÚMERO 401
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a dieciséis de abril de dos mil catorce.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 417/2012, interpuesto por la mercantil Mapfre Familiar Cia de Seguros y Reaseguros, SA., representada por la Procuradora Dª. Almudena Galán González, contra la resolución, dictada, en 16 de diciembre de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 11 de julio de 2011, concediendo el registro de la marca mixta nº 2.961.783, TCuidamos Atención Domiciliaria, con grafico, en clases 37, 44, y 45, a la mercantil solicitante Limpival Limpiezas y Servicios, S.L., no personada en autos.
Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la mencionada parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 2 de julio de 2012, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicita el recibimiento a prueba del recurso.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 13 de septiembre de 2012, oponiéndose, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, e interesando su desestimación..
TERCERO.-Por Auto de 3 de octubre de 2012 se acordó no haber lugar a recibir a prueba, y concediendo tramite de conclusiones, llevado a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, pendientes de señalamiento; en 10 de abril de 2014 se señalo para votación y fallo de este recurso, y concluso para sentencia
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 16 de diciembre de 2011, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora frente a la resolución, dictada el 11 de julio de 2011, que había concedido a la solicitante, Limpival Limpiezas y Servicios, S.L., el registro de la marca mixta nº 2.961.783, TCuidamos Atención Domiciliaria, con grafico, para las clases 37, 44 y 45, confirma dicha resolución.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1. b de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, TCuidamos Atención Domiciliaria, mixto, con grafico, el solicitado, y el prioritario oponente mixto Te Cuidamos, con grafico, suficientes diferencias de conjunto grafico y denominativo, además de conceptuales, aun con la semejanza denominativa, y sin relación en los ámbitos aplicativos, que permiten su convivencia en el mercado, sin riesgo de confusión ni de asociación en el mercado.
SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. b de la Ley, por existir cuasi identidad denominativa, fonética, visual y conceptual entre los signos, al ser los elementos dominantes Te Cuidamos y TCuidamos, con el mismo juego cromático, rojo negro y blanco, claramente confundible con el prioritario, enorme parecido evocativo, en una impresión global y de conjunto, en suma una imitación de su marca, además de la notoriedad y reputación de la marca de la actora, añadiendo la semejanza aplicativa, al estar conectadas las clases solicitadas con las clases 9 y 35 de la prioritaria, con lo que la comparación debe realizarse con mayor rigor, en evitación de todo riesgo de confusión y de asociación, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, al existir suficientes diferencias de conjunto entre los signos confrontados que permiten su convivencia, sin riesgo de confusión, además de no existir relación aplicativa, y por ello sin riesgo de confusión, interesando la desestimación de la demanda.
En el expediente administrativo consta la solicitud de Limpival Limpiezas y Servicios, S.L., de fecha 27de diciembre de 2010, de registro de la marca mixta nº 2.961.783, TCuidamos Atención Domiciliaria, con grafico y colores negro y rojo, para clases 37, servicios de construcción, limpieza, y mantenimiento, servicios de reparación e instalación, de desinsectación, desinfección y desratización, 44, para servicios estéticos, de peluquería, médicos y de fisioterapia, y 45, para servicios jurídicos, de seguridad para protección de personas y bienes, y servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; se opuso Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con un signo prioritario mixto Te Cuidamos, con grafico, en clases 9, para aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medición, señalización, y control, de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, y extintores, y 35, para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, refiriendo identidad denominativa, conceptual, grafica visual y fonética existente entre ambas marcas, siendo Atención Domiciliaria descriptiva de la actividad o servicios, además de la existencia de relación aplicativa, al ser los servicios de su clase 9 imprescindibles para los de las clase 37 y 44, y sus servicios de clase 35 con los de la clase 45 solicitada, con riesgo de confusión y de asociación en el mercado, siendo de aplicación el art. 6.1.b de la Ley de Marcas ; la Oficina suspendió el expediente, efectuando alegaciones la solicitante, en el sentido de ser evidente la compatibilidad, con claras diferencias de servicios, con aplicación del principio de especialidad; y en resolución de fecha 11 de julio de 2011 la OEPM concedió la marca solicitada, nº 2.961.783 para las clases 37, 44 , y 45, por diferencias aplicativas, sin riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, interponiendo alzada la citada parte actora oponente, la cual reitero sus alegaciones de similitud o cuasi identidad de los conjuntos fonético-grafico-denominativos, además de relación aplicativa, y de la notoriedad de su marca, con riesgo de confusión y de asociación, reiterando lo alegado; y en resolución, de fecha 16 de diciembre de 2011, la OEPM desestimo la alzada, haciendo constar que entre los signos débiles enfrentados existe un alto grado de semejanza, si bien el elemento Atención Domiciliaria incorporado a la solicitada aporta una nota diferencial, con elementos gráficos y figurativos que conforman composiciones grafico-denominativas distintas, con distinta dimensión conceptual, y que no existe relación aplicativa, en cuanto a naturaleza, finalidad, modo de uso, o destinatarios de los distintos campos de aplicación, lo que garantiza su reciproca diferenciación y supone la no aplicación de la prohibición relativa en cuestión, del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , aun con la semejanza denominativa existente, excluyéndose todo riesgo de confusión y de asociación en el mercado.
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de la resolución impugnada, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido, y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado; en el presente caso entre la marca mixta solicitada TCUIDAMOS ATENCION DOMICILIARIA, con grafico, y la oponente prioritaria mixta TE CUIDAMOS, existe suficiente similitud fonética, denominativa, grafica, visual y conceptual, aun siendo no menos evidente que los términos añadidos a la solicitada, Atención Domiciliaria, suponen un cierta diferencia al respecto, con lo que los conjuntos son sensiblemente parecidos, si bien con ciertas diferencias en las composiciones grafico-cromático- denominativas, con una visualización de los signos contrapuestos; sin embargo, no se acredita la alegada relación aplicativa, dado que con la mera lectura de los servicios y clases referidos con anterioridad se infiere la inexistencia de la citada relación, puesto que, como bien dice la resolución combatida, las diferencias en cuanto a la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos son evidentes, y nada tienen que ver servicios de limpieza o de construcción, reparación e instalación, o los estéticos y de peluquería, e incluso médicos y de fisioterapia, con los de la clase 9 opuesta, y la utilización de algunos aparatos para la construcción no deviene en relación aplicativa alguna, como tampoco las de la clase 45 con las de la clase 35, ni con los servicios de la clase 44, lo que no conlleva la aplicación de la prohibición; es obvio que los signos, pese a ser similares denominativa, fonética y gráficamente, como se ha dicho, y por ello cumplirse el primero de los requisitos exigidos para la aplicabilidad del precepto en cuestión, sin embargo al no existir relación aplicativa alguna, ni siquiera hipotéticamente, no cabe referirse a riesgo de confusión ni tampoco de asociación en el mercado, ni es confundible por los consumidores específicos de los respectivos.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Resulta evidente que los signos confrontados, en sus respectivos conjuntos, como se ha dicho, guardan una suficiente similitud de conjunto denominativa, fonética, grafica, y visual como para aplicar la citada prohibición relativa, pero la inexistencia de relación aplicativa, con campos comerciales diferenciados, como se ha dicho, es por lo que la Sala estima no acreditada la posibilidad de confusión ni de asociación referida por la actora, ni la alegada interdependencia esta mínimamente probada, y comparte los acertados fundamentos de la resolución combatida, siendo por ende que aun cumpliéndose el primero de los requisitos exigidos no se cumple el segundo y consecuentemente tampoco el tercero.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados; es claro, por tanto, que los conjunto guardan la exigible similitud como para la aplicación de la prohibición, debiendo añadirse que no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto, es lo cierto que entre la marca solicitada y las marca prioritaria oponente se acredita clara similitud , aunque existen ciertas disimilitudes en las composiciones denominativa, grafica, fonética, cromática , conceptual, y visual, diferencias insuficientes; pero la falta de relación aplicativa es lo que conlleva la evidente posibilidad de convivencia pacífica entre los citados signos, ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catalá-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .
QUINTO.-En otro orden de cosas, por último, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, no se acredita relación aplicativa alguna, por las causas ya explicitadas, en las clases 37,44, y 45 solicitadas, en relación con las clases 9 y 35 de la prioritaria, por lo que la exigible relación aplicativa no se da, ni los campos comerciales son parecidos, ni los destinatarios de ellos pueden confundir los respectivos servicios, y ello conlleva la no aplicación de la prohibición, al no cumplirse el segundo requisito, con lo que no se cumple el tercero, por lo que debe desestimarse el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada, por ser conforme a derecho.
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y la Ley 37/2011, procede imponer las costas procesales a la actora, al desestimarse el recurso, en el sentido de fijar la cantidad de 1.500 euros para el Sr. Letrado de la parte demandada, Abogado del Estado.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena Galán González, en nombre y representación de Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., contra la resolución, de 16 de diciembre de 2011, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución, de 11 de julio de 2011, que había concedido a la solicitante Limpival Limpiezas y Servicios, S.L., no personada en autos, el registro de la marca mixta TCuidamos Atención Domiciliaria, nº 2.961.783, con grafico, en clases 37,44, y 45 41, y confirma dicha resolución; consecuentemente, Confirmamos la resolución impugnada, por estimarla conforme a derecho; todo ello con imposición a la actora de las costas procesales, en el sentido indicado.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
D. Miguel Ángel García Alonso Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
