Sentencia Administrativo Nº 404/2015, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 450/2012 de 06 de Mayo de 2015

Encabezamiento

RECURSO NÚMERO 450/12

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

S E N T E N C I A NUM. 404/15

En la ciudad de Valencia, a seis de mayo de 2015.

Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Don JOSE BELLMONT MORA, Presidente, doña ROSARIO VIDAL MÁS, don FERNANDO NIETO MARTIN, doña BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ y don ANTONIO LÓPEZ TOMÁS, Magistrados, el recurso contencioso-administrativo número 450/12, interpuesto por el Procurador DON ALFONSO GURREA ARNAU, en nombre y representación de DON VICENTE GANDÍA PLA S.A., asistido del Letrado DON ENRIQUE MIGUEL PELOCHE GALVEZ, contra la Resolución de 26 de marzo de 2012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada nº 287/12 interpuesto contra la Resolución administrativa de 12.12.11 por la que se concedió la marca nacional nº 2.986.806 a la denominación 'NEBBIA' en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en el que ha sido parte la Administración del Estado, representada por su Letrado y la Procuradora DOÑA CARMEN INIESTA SABATER en nombre y representación de BODEGAS VERDUGUEZ, siendo Ponente la Magistrada Doña ROSARIO VIDAL MÁS y a la vista de los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplica que se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.-El representante de la parte demandada, contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.-No habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 64 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.-Se señaló para votación y fallo el día 5.5.15.

QUINTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 26 de marzo de 2012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada nº 287/12 interpuesto contra la Resolución administrativa de 12.12.11 por la que se concedió la marca nacional nº 2.986.806 a la denominación 'NEBBIA' en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, sobre la base de que el demandante es titular de la marca comunitaria nº 2.915.904 'NEBLA' y la nº 2.939.506 para la denominación NEBLA -mixta- y considera que no sólo existe identidad aplicativa entre los productos solicitados y protegidos sino una cuasi identidad fonético-denominativa que provoca confusión, al estar todos ellos referidos a la clase 33 de bebidas alcohólicas no obstante no fue considerado así por la Oficina Española de Patentes y Marcas que la concedió, por lo que estima que no es conforme a derecho, infringiendo el art. 6 de la Ley dada la casi identidad fonética y la total identidad aplicativa de ambas.

En cuanto a la identidad aplicativa, mientras que la marca impugnada viene referida a la clase 33, bebidas alcohólicas excepto cervezas, la oponente, referida a la clase 33, bebidas alcohólicas excepto cervezas, señala que en especial vinos y vinos espumosos.

En cuanto a la identidad denominativa, sólo se diferencian en el sufijo 'LA' y 'BIA', tanto más cuanto la primera hace referencia a las características de los productos que protegen, la característica niebla de la tierra de Rueda y Nebbia es niebla en lengua italiana, con lo que la similitud es completa.

La Administración demandada y la codemandada se oponen al considerar que la denominación debe ser analizada en su conjunto y de esta forma la diferencia existente entre ambas impide la confusión.

SEGUNDO.- Planteada en estos términos la litis, en primer lugar y por ser la normativa aplicable, destacaremos que la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece en su artículo 6 , dedicado a las Prohibiciones relativas que '1. No podrán registrarse como marcas los signos:...b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.'

Analizando este y sus preceptos relacionados desde el punto de vista de la interpretación jurisprudencial que han merecido, podemos señalar con carácter previo que como señala la STS de 21 octubre 2002 :

que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto;

que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida;

que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [hoy artículo 12.1º.a) de la Ley de Marcas .

Destacar también que como señalaba la sentencia 377/2010 de la Sección Segunda de esta Sala, de 19 de abril :

' A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas , cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

« (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.».

A la vista de todos estos criterios, en relación con el supuesto de autos, estimamos que no se ha infringido norma alguna en la Resolución recurrida y ello porque si bien es cierto que ambas palabras comparten la raíz, en el tráfico comercial en el que ambos operan como signos distintivos y donde se desarrolla la protección que impide el riesgo de confusión, no se produce la separación entre partículas de los vocablos y además, desde el punto de vista fonético la distinción es clara, habida cuenta de la profunda diferencia que entraña la pronunciación de la partícula bla y bbia.

Sentado lo cual, también hay que destacar que aún cuando la demandante señala la que estima clara referencia a la niebla en su vocablo, la marca que ostenta -el vocablo en cuestión- no tiene ese significado ni en castellano ni tampoco en el italiano a que hace referencia la concedida.

Destacar por último y a mayor abundamiento que ambas denominaciones ya estuvieron enfrentadas, dando lugar a la sentencia del TSJ de Madrid que en sentencia de 10 de diciembre de 2014, en recurso contencioso-administrativo 170/13 , en ese caso, entre el nombre comercial Nebbia Wines y la marca Nebla, vino a establecer:

'TERCERO.- En el supuesto presente, examinados los datos obrantes, entiende la Sala que desde el punto de vista denominativo y de valoración de conjunto NEBBIA WINES, tiene una entidad propia y tiene carácter distintivo: reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la sentencia de la Sala 3ª, Sec. 3ª, S 12-6-2002, rec.6704/1995 , determina que los términos extranjeros son elementos de fantasía que pueden servir para formar una denominación caprichosa, que es la característica de las marcas industriales, para diferenciarse de las demás. Debe apreciarse el hecho de que el distintivo pretendido es un nombre comercial referente a una empresa, por lo que en un establecimiento donde se dispensen bebidas alcohólicas el consumidor no incurrirá en confusión, por ultimo es cierto y comprobado que la recurrente ya tiene concedida la marca NEBBIA para la clase 33 y ha convivido pacíficamente con la marca obstaculizante.

Por tanto las denominaciones de las marcas en conflicto son suficientemente distintivas a efectos de que el público consumidor no pueda incurrir en el error de confundir la procedencia de los productos.'

Por todo ello, siendo aquí cuestionado exclusivamente el riesgo de confusión en el mercado por la similitud de ambas marcas, estima la Sala ajustados a derecho los argumentos facilitados por la Administración, sin que los que sustentan la presente demanda tenga efectos enervatorios de aquellos, por lo que procede mantener la resolución administrativa impugnada y desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-El articulo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , vigente al tiempo del presente procedimiento, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, por lo que procede imponerlas a la actora.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

Fallo

1) La desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador DON ALFONSO GURREA ARNAU, en nombre y representación de DON VICENTE GANDÍA PLA S.A., asistido del Letrado DON ENRIQUE MIGUEL PELOCHE GALVEZ, contra la Resolución de 26 de marzo de 2012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada nº 287/12 interpuesto contra la Resolución administrativa de 12.12.11 por la que se concedió la marca nacional nº 2.986.806 a la denominación 'NEBBIA' en la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

2) La imposición de las costas causadas en el presente expediente a la demandante.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días desde la notificación desde su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria de la misma, certifico.