Sentencia Administrativo Nº 428/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 501/2002 de 01 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.7

MADRID

SENTENCIA: 00428/2007

RECURSO Nº 501/02

PONENTE SRA. Carmen Alvarez Theurer

SENTENCIA N

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SÉPTIMA

Ilma. Sra. Presidenta:

Dña. María del Camino Vázquez Castellanos

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dña. Mercedes Moradas Blanco

Dña. Mª Jesús Muriel Alonso

D. José Luis Aulet Barros

D. Santiago de Andrés Fuentes

Dña. Carmen Alvarez Theurer

En la Villa de Madrid a uno de marzo de dos mil siete.

VISTO el recurso contencioso administrativo número 501/02 seguido ante la Sección VII de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de ELECTROPORCELANA, S. L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001 por la que se concede la marca nacional número 2.312.242, denominada "3E", en la clase 11, así como contra la Resolución de dicho organismo 29 de noviembre de 2001, que desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla.

Habiendo sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, obrante en autos, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y terminó suplicando que se dictara Sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, e interesando la denegación de la marca que ha sido concedida.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, terminando por suplicar que se dictara Sentencia que desestime el recurso y confirme en todos sus extremos la resolución recurrida.

TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para votación y fallo del recurso la audiencia del día 28 de febrero del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, quien expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.- Tiene por objeto el presente recurso contencioso-administrativo la impugnación de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001 por la que se concede la marca nacional número 2.312.242, denominada "3E", mixta, en la clase 11, así como la Resolución de dicho organismo 29 de noviembre de 2001, que desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla.

SEGUNDO. El art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas , cuyo antecedente legislativo lo constituye el art. 124.1 del Antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial , prohibe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", en línea con el art. 59 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D .O. C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989 ).

Conforme a una reiterada jurisprudencia, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica de los vocablos en cuestión, tras un análisis meramente sintético, que no se detiene en un análisis detallado de los elementos que lo componen, habida cuenta que lo determinante a estos efectos es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor. Constituye criterio preferente a la hora de comparar las marcas en colisión, aquélla que realiza un examen global, de conjunto, analizando todos los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta, o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico" (SSTS 3 de julio de 1965, 8 y 16 julio de 1988, 14 de julio de 1989 y 10 de julio de 1997 ).

La eventual semejanza entre marcas se puede determinar en atención al elemento directo o estructural que acabamos de mencionar, y junto a él existen otros criterios complementarios dirigidos a ponderar el grado de semejanza entre las marcas que deben utilizarse de modo indirecto (STS de 10.7.97 ), como es el que incide en el elemento gramatical o semántico, deducido de los vocablos componentes, que no constituye motivo legal determinante, pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, en segundo lugar, el taxonómico o tópico, relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación, que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, o para modular su alcance, en caso de duda (SSTS 8 julio y 26 diciembre de 1988 ).

En todo caso, el Tribunal Supremo - Sentencias de 31 de marzo de 1986, 23 de julio, 26 de diciembre de 1988 , entre otras muchas -, ha expresado la necesidad de conjugar los factores comparativos mencionados junto al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que puedan frenar la libre iniciativa empresarial, como para establecer límites a la misma en defensa y protección del consumidor, evitando el riesgo de error o confusión con respecto a los productos amparados por una marca, y en su caso, el aprovechamiento del crédito o fama obtenida por una marca prioritaria.

En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, de modo que los criterios citados carecen de un carácter absoluto, dado que nos hallamos ante una materia que ha de ser calificada como cuestión de hecho" (STS de 14.7.89 , entre otras), y enormemente casuística.

El citado art. 12,1º a) de la ley de marcas ha de interpretarse, también, a la luz de la jurisprudencia comunitaria y, en concreto, atendiendo a la que interpreta los arts. 4,1º,b) y 5,1º,b) de la Directiva 89/104 , al ser precepto de armonización obligatoria en la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. A estos efectos, y en lo que aquí importa, "para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas"; "al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales" (STJCE de 4 de mayo de 1999, WINDSURFING CHIEMSEE y LLOYD). "Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

Por último destacar que "el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar" (STJCE SABEL). "A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998, GUT SPRINGENHEIDE). No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada".

TERCERO.- Aduce la entidad recurrente que entre los signos enfrentados no existen suficientes diferencias que eviten el riesgo de confusión y asociación en el mercado incumpliendo con la finalidad inherente a toda marca, habida cuenta la vulneración del art. 12 de la Ley de Marcas, dada la concurrencia de identidad denominativa, así como aplicativa entre las mismas, y la prioridad registral que posee la marca del oponente.

Ha de comenzarse señalando que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada, que evidentemente no es el caso), basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades amparados sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios -regla de la especialidad de la marca-. Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Aún cuando ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene un carácter absoluto, por la propia casuística que rige en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, o descompuesta en fonemas o grafemas, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo -SS de 15-4-83, 28-1-84, 6-3-84 y 9-3-84 y 28-5-84; 20-1-84, 6-3-84 y 9-3-84, y 28-5-84, 20-1-86, 6 de febrero y 30-12-88 de 1987 y 23-7-88, entre otras-.

CUARTO.- La cuestión litigiosa se circunscribe en determinar si el signo marcario "3E" que ampara productos de la clase 11, puede ser registrada en razón a su compatibilidad o no con el registro de su oponente.

A este respecto se hace preciso traer a colación la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal - sirvan de muestra las sentencias de 21 de enero de 1993, 4 de enero de 1990, 11 de julio de 1989 , entre otras muchas-, en las que se ha establecido que "las marcas mixtas compuestas de una letra del alfabeto y de elementos gráficos, tienen una verdadera dimensión distintiva en la singular disposición de su grafismo, de forma que el complejo gráfico es lo que realmente forma la marca, puesto que la letra del alfabeto sólo sirve para construir sobre su esquema un emblema gráfico original, al no pretenderse monopolizar en exclusiva por nadie y en consecuencia las letras del alfabeto de forma aislada, no son susceptibles de registro como marca por tratarse de cosas o elementos comunes que pertenecen a todos y nadie las puede registrar o monopolizar como exclusivas, pero esa misma letra del alfabeto cuando va acompañada de un elemento gráfico forma un conjunto o logotipo visualmente identificable por el consumidor y es susceptible de registro, dado que es el elemento gráfico lo que normalmente forma la marca y carece de valor diferenciativo la letra del alfabeto empleada como elemento gráfico".

Aplicando dicha doctrina jurisprudencial al supuesto contemplado en autos es evidente que se trata de una marca mixta compuesta de un número y una letra mayúscula, "3E", que conforman un grafismo particular, no coincidente con la marca oponente, que junto a aquellos símbolos reiterados por tres veces, se añade el término EUROPA, visualmente identificable por el consumidor como un signo diferente del concedido por la Oficina.

En consecuencia con lo expuesto, las resoluciones impugnadas han de ser mantenidas por cuanto, no obstante la identidad de los ámbitos aplicativos de los signos enfrentados, no resulta manifiesta la incompatibilidad de la marca concedida por la OEPM con la marca previamente inscrita, hoy recurrente.

QUINTO- No ha lugar a efectuar pronunciamiento condenatorio expreso en orden a las costas procesales -artículo 139 de la Ley Jurisdiccional vigente-.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad conferida por la Constitución Española, en nombre de Su Majestad El Rey

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de ELECTROPORCELANA, S.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de enero de 2001 por la que se concede la marca nacional número 2.312.242, denominada "3E", en la clase 11, así como contra la Resolución de dicho organismo 29 de noviembre de 2001, que desestima el recurso de alzada a su vez interpuesto contra aquélla, que confirmamos por hallarse ajustadas a Derecho; sin costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación de .a) de la Ley 29/1.998, de 13?conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de Julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma remítase testimonio, junto con el Expediente Administrativo, al órgano que dictó la Resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Ilma. Sra. Doña Carmen Alvarez Theurer, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.