Sentencia Administrativo Nº 445/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 363/2004 de 30 de Abril de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.8

MADRID

SENTENCIA: 00445/2007

SENTENCIA nº 445

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION OCTAVA

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DÑA. INES HUERTA GARICANO

MAGISTRADOS:

D. MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE

DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO

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En Madrid, a treinta de abril de dos mil siete.

Visto por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el Recurso Contencioso-Administrativo nº 363/2004, interpuesto por el Procurador de los Tribunales, D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y representación de U. C.I., S.A., contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2003 , dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra anterior resolución de 20 de junio de 2003, por la que se deniega la Marca nº 2.495.139 "HIPOTECAS.COM.Financiamos tu casa", con gráfico (mixta), para servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclator.

Siendo parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, se revoquen los acuerdos recurridos, reconociendo la procedencia de la inscripción registral de la Marca Española nº 2.495.139, tipo mixta, clase 36 "HIPOTECAS.COM.Financiamos tu casa".

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte Sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y si evacuado el trámite de conclusiones prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día seis de marzo de dos mil siete , teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección ILTMA. SRA. DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO.

Fundamentos

PRIMERO.- Según consta en el expediente administrativo y se recoge en las actuaciones del recurso jurisdiccional, la mercantil U. C.I., S.A. solicitó con fecha 30 de julio de 2002 , ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la inscripción de la Marca Nacional "HIPOTECAS.COM.Financiamos tu casa", mixta, a la que correspondió el número de registro 2.495.139 para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclator, "servicios crediticios, financieros, de inversiones y de seguros; negocios inmobiliarios, administración y arrendamiento de inmuebles, información inmobiliaria".

La Oficina Española de Patentes y Marcas, a esta solicitud le opuso de oficio estar incurso en la prohibición del art. 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas , acordando la suspensión del expediente. Y efectuadas por el suspenso las alegaciones que tuvo por conveniente dictó resolución el 20 de junio de 2003 denegando la Marca solicitada por considerar de aplicación las prohibiciones señaladas en el art. 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas , al ser un signo compuesto exclusivamente de términos genéricos y descriptivos de los servicios solicitados; criterio que ratificó al desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por la mercantil solicitante y aquí recurrente, mediante la resolución dictada el 19 de diciembre de 2003 y que constituye el acto administrativo impugnado en el presente recurso.

Pretende la recurrente la nulidad de la expresada resolución, por estimar que es contraria a Derecho, aduciendo, en apoyo de su pretensión, y en esencia, las siguientes alegaciones:

la resolución recurrida adolece de falta de motivación porque no contiene ningún razonamiento sobre el supuesto carácter genérico y descriptivo de los elementos que componen la marca solicitada, así como adolece de falta de congruencia porque en la última, se aplica la prohibición del apartado c) del art. 11.1 de la Ley de Marcas , y en la anterior se aplica también el apartado a), aunque vamos a admitir que por su estrecha relación sean examinadas conjuntamente;

la denegación recurrida es absolutamente arbitraria porque la mercantil recurrente tiene registradas otras marcas, de términos similares, tales como "HIPOTEC.ES.UCI", de tipo denominativo y mixto en clases 16 y 38, lo cual actúa como precedente administrativo y la denegación aquí recurrida supone una quiebra por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la prohibición de que nadie puede actuar contra sus propios actos y del principio de confianza legítima;

la marca solicitada, de tipo mixto, no incurre en ninguna de las prohibiciones del art. 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas , porque la conjunción de todos los elementos que lo componen cumplen los requisitos y la función correspondiente a toda marca, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1 y 2 de la Ley de Marcas , de forma que las prohibiciones del art. 11.1 .a) y c) se aplicarán cuando la marca se componga exclusivamente de signos genéricos o descriptivos, citando numerosa jurisprudencia aplicable.

Por su parte, el Abogado del Estado interesó la desestimación del presente recurso, argumentando, en líneas generales, que la actuación cuestionada se ajustó a la legalidad.

SEGUNDO.- El art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en sus apartados a), b) y c) prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio o, en fin, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

La prohibición descrita, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima que pueden ser útiles o necesarios, y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad.

No obstante, conviene precisar que -así lo ha declarado el Tribunal Supremo en múltiples Sentencias, entre las que se puede señalar la de 18 de julio de 1999 -, si bien con arreglo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de personas, bien de cosas o actividades que tiene uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades, para que tales denominaciones genéricas no puedan ser inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial como marca es preciso, además, que tengan conexión con el producto o servicio que pretenden distinguir, de tal forma que si éstas no guardan relación con aquéllas es posible el acceso registral de la misma.

A este respecto, hay que traer también a colación lo previsto en la Ley de Marcas, que después de señalar las prohibiciones de registros anteriormente indicadas, en el art. 11 , apartado 3 señala que se permite el registro como marca de la conjunción de varios signos cuando cumplan con el art. 1 de la Ley , es decir, cuando constituyan un conjunto denominativo original con fuerza diferenciadora.

TERCERO.- Desde las precedentes consideraciones legales y doctrinales, en el supuesto de autos se trata de determinar si es o no ajustada a Derecho la denegación de acceso al registro acordado por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca Nacional nº 2.495.139 "HIPOTECAS.COM.Financiamos tu casa", de tipo mixto, para distinguir los expresados servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclator.

Esta Sala y Sección, una vez realizado el examen de la Marca solicitada en la forma indicada anteriormente, considera que pese al notable esfuerzo que realiza la parte actora en sus alegaciones, tiene que concluir que la marca cuya inscripción se pretende, y que ya hemos descrito, carece de sustantividad propia y carga diferenciadora y no puede sino ser considerada como genérica y, en nuestra opinión, no puede ser amparada registralmente en cuanto que ello generaría la imposibilidad de utilización por otras personas o entidades.

Y ello, por la misma motivación que expresa la Oficina Española de Patentes y Marcas al incurrir en la prohibición del art. 11.1.a) y c) de la Ley de Marcas "porque se compone, exclusivamente, por signos genéricos para los servicios que pretende distinguir ... y porque se compone, exclusivamente, de signos e indicaciones que sirven en el comercio para designar la prestación del servicio". La expresión, exclusivamente, le resulta aplicable toda vez que dejando al margen los colores y el tamaño o relieve de las letras de la denominación, el gráfico que acompaña a la denominación es el tejado de una casa; la prohibición de los dos subapartados a) y c) del art. 11 de la Ley de Marcas le resultan aplicables e incluso podría decirse que la denominación solicitada no cumple la finalidad diferenciadora que exige término predominante el art. 1 de la Ley de Marcas , e incurre de lleno en las prohibiciones del art. 11.1 , apartados: "a", "b" y "c", por emplear para el producto que pretende distinguir términos que son, desde luego, genéricos y descriptivos del mismo, consideraciones que llevan a confirmar la denegación del acceso al registro del distintivo solicitado, lo que implica la desestimación del presente recurso.

CUARTO.- Ninguna conclusión favorable a la tesis de la actora cabe extraer de las alegaciones referentes a la existencia de distintivos de similar estructura, que gozan de protección registral, porque el precedente no es fuente de Derecho y no vincula a la Administración cuando la misma se encuentra en el ejercicio de potestades regladas, como ya declararon las Sentencias de 2 de octubre de 1996, 18 de febrero de 1997 y 17 de mayo de 1999 , entre otras muchas, ya que la Administración ha de resolver con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y menos aún pueden resultan vinculados los Tribunales, quienes a tenor de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución Española controlan la legalidad de la actuación administrativa y no podrían convalidar judicialmente un eventual error padecido por el Registro en una inscripción anterior; y sin que este proceder pueda entenderse contrario al principio de igualdad, que también se invoca en la demanda, pues tal principio, constitucionalmente recogido en el art. 14 , sólo opera dentro de la legalidad, ni hay tampoco arbitrariedad, por ell respecto a la norma.

Por lo expuesto, resulta procedente de concluir en una solución desestimatoria de las alegaciones de la parte recurrente y, con ello, del presente recurso.

QUINTO.- No ha lugar a efectuar expresa condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998 , al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo número 363/2004, interpuesto por la representación procesal de U. C.I., S.A., contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2003 , dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra anterior resolución de 20 de junio de 2003, por la que se deniega la Marca nº 2.495.139 "HIPOTECAS.COM.Financiamos tu casa", con gráfico (mixta), para servicios comprendidos en la clase 36 del Nomenclator; y que se confirma por ajustarse al Ordenamiento Jurídico; sin efectuar imposición de costas.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Esta resolución no es firme, y frente a la misma cabe interponer Recurso de Casación, que deberá prepararse en este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998 de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior Sentencia dictada por la Magistrada Ponente Iltma. Sra. Dña. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.