Sentencia Administrativo Nº 488/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 81/2004 de 19 de Abril de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 00488/2007

SENTENCIA Nº 488

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION NOVENA

Ilmos Sres.:

Presidente:

Don Ramón Veron Olarte.

Magistrados:

Dª. Angeles Huet de Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu.

D. José Luis Quesada Varea

Doña Margarita Pazos Pita

D. Juan Ignacio González Escribano

En la Villa de Madrid a diecinueve de abril de dos mil siete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo nº 81/04, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Carlos Gómez-Villaboa y Mandri, en nombre y representación de "Continental Aktiengesellschaft", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 28 de enero de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 17 de octubre de 2003; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado.

Antecedentes

PRIMERO: Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO: Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho.

TERCERO: No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se presentaron por las partes escritos de conclusiones y quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO: En este estado se señala para votación y fallo el día 12 de abril de 2007, teniendo lugar así.

QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Angeles Huet de Sande.

Fundamentos

PRIMERO: El presente recurso contencioso administrativo se interpone por "Continental Aktiengesellschaft" contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), de fecha 28 de enero de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 17 de octubre de 2003, por la que se deniega el registro de la marca internacional nº 764.318, "AGRO" (denominativa), para toda la clase 12, y en concreto, "vehículos y sus piezas y accesorios comprendidos en esta clase ...".

SEGUNDO: Para la resolución del presente recurso resulta necesario tener en cuenta los siguientes hechos que derivan del expediente administrativo y de las alegaciones de las partes:

a).- Con fecha 14 de abril de 2001, la actora, "Continental Aktiengesellschaft", solicitó el registro de la marca internacional nº 764.318, "AGRO" (denominativa), para toda la clase 12, y en concreto, "vehículos y sus piezas y accesorios comprendidos en esta clase ...". También solicitó dicha marca para las clases 7 y 9, si bien, a la clase 7 renunció en su escrito de contestación al suspenso y a la clase 9 renunció en su escrito de recurso en vía administrativa.

b).- A dicha solicitud se opuso el titular prioritario de las marcas nº 1.805.402, "E EGRO", y nº 2.233.574, "EGRO", ambas mixtas y para la clase 12 y, en concreto, para "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente embragues y discos de frenos".

c).- La OEPM dicta resolución de fecha 28 de enero de 2003, confirmada por resolución de 17 de octubre de 2003, por las que deniega la marca solicitada, al amparo del art. 12.1 de la Ley de Marcas de 1988 , por parecido con las oponentes, tanto fonético como de productos amparados.

TERCERO: Se alega en la demanda que existen suficientes diferencias de conjunto entre las dos marcas enfrentadas, no ya porque la "A" y la "E" que inician ambas denominaciones comparadas tienen una clara virtualidad diferenciadora, sino porque existen manifiestas diferencias visuales al ser la solicitada denominativa y las obstaculizantes mixtas, teniendo, pues, su correspondiente gráfico del que carece la aspirante. También se destaca la existencia de diferencias conceptuales, pues mientras la solicitada "AGRO" es campo en latín, las oponentes son de fantasía. Y en fin, considera que existen diferencias aplicativas porque la empresa actora, aunque ha solicitado la marca "AGRO" para todos los productos de la clase 12, (vehículos y sus piezas y accesorios) no fabrica vehículos, sino neumáticos y equipos, sistemas y dispositivos de seguridad para vehículos, de forma que la marca solicitada va a destinarse, en la práctica, para lo que constituye el giro o tráfico habitual de una empresa fabricante de neumáticos que es lo que realmente es la actora, esto es, neumáticos, llantas, ruedas, cubiertas, accesorios de tales productos, sistemas de pilotaje, resortes amortiguadores, sistemas antibloqueo de ruedas, sistemas de frenos, etc. Por el contrario, las marcas oponentes, aunque amparan "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente embragues y discos de frenos", se dedican en la práctica a la fabricación y distribución, exclusivamente, de embragues, que no son fabricados por la actora. Por estas razones considera la actora que no existe riesgo alguno de confusión en el mercado entre las marcas enfrentadas, solicitando la anulación de las resoluciones impugnadas y que se declare su derecho al registro de la marca solicitada.

La Abogacía del Estado abunda en cuanto se argumenta en las resoluciones impugnadas cuya confirmación solicita.

CUARTO: Entrando en el fondo del litigio, el mismo consiste en determinar si las marcas enfrentadas, de un lado, "AGRO" (denominativa), para la clase 12, denegada a la actora en las resoluciones impugnadas, y de otro, "EGRO" y "E EGRO" (ambas mixtas), para la misma clase 12, causantes de la denegación, como consecuencia de su similitud fonética y gráfica, así como por los productos o servicios que amparan, pueden causar confusión en el mercado.

Es constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuya virtud la comparación fonética o gráfica de las denominaciones o signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de hacerse en su conjunto, atendiendo a los vocablos o signos más relevantes que en ellos se insertan y que por su fuerza expresiva atraigan con más fuerza la atención auditiva o visual de quienes los contemplan, pero sin realizar descomposiciones artificiosas de los elementos que las componen; además, dicha apreciación ha de valorarse teniendo en cuenta la que se produce por personas de una cultura general, sin necesidad de acudir a profundos estudios literales o aquilatados procesos intelectuales de su procedencia y derivaciones y, todo ello, para poder determinar si la posible identidad o semejanza tiene la suficiente importancia como para producir confusión en el mercado, ya que lo que el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , quiere evitar es la confusión sobre la procedencia de los productos a que se refieren las marcas, defendiéndose con ello al titular de la pérdida directa indebida de una transacción comercial.

El art. 12.1 aludido indica que no podrán ser admitidos al registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado al designar productos similares o idénticos.

En efecto, establece el art. 1 de la Ley de Marcas de 1988 , que "Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", y en debida consonancia con tal definición, el art. 12.1 .a) de dicha norma impide que puedan registrarse como marcas "los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Como se argumenta en la STS de 18 de octubre de 2004 , "la prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere:

a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado;

b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado."

QUINTO: En el presente caso, entendemos que concurren los dos presupuestos establecidos en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 , para impedir el acceso al registro de la marca solicitada por la actora por existir semejanza denominativa y de ámbitos de aplicación entre las marcas enfrentadas.

En efecto, las denominaciones enfrentadas, "AGRO", solicitada por la actora, y "EGRO" y "E EGRO", causantes de la denegación de aquélla, son prácticamente idénticas, pues sólo se diferencian en su respectiva letra inicial, "A" en la solicitada y "E" en las oponentes, por lo que la semejanza es, pues, clara. Y esta clara semejanza denominativa y fonética, rayana en la identidad, no desaparece por la circunstancia de ser las oponentes mixtas y, por tanto, con un componente gráfico del que carece la solicitada, simplemente denominativa, pues es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo en cuya virtud "en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrados en la marca, porque es de aquella manera oral, y con referencia exclusiva a la denominación, como los productos son ordinariamente demandados por el consumidor, doctrina la que acabamos de exponer establecida, entre otras, en las sentencias de 29 de noviembre de 1985, 27 de noviembre de 1986, 14 de diciembre de 1987 y 23 de julio y 20 de diciembre de 1988" (STS, 3ª, de 4 de enero de 1990, reiterada en la de 11 de noviembre de 1996 , entre otras muchas). Y en cuanto a la diferencia conceptual que se destaca en la demanda - "AGRO" hace referencia a "campo" en latín y "EGRO" y "E EGRO" son denominaciones de fantasía-, no tiene, en el criterio de la Sección, relevancia distintiva suficiente porque, como en el anterior Fundamento explicamos, la apreciación de la similitud entre los signos enfrentados debe realizarse teniendo en cuenta al consumidor medio, esto es, a personas de una cultura general y sin necesidad de acudir a profundos procesos intelectuales sobre su procedencia etimológica, pues se trata de que se aprecie, al primer golpe de vista, por el consumidor medio la diferenciación.

Y a esta similitud denominativa y fonética, casi identidad, debemos añadir la similitud de productos amparados. En efecto, pretende la actora que el análisis de los productos amparados por las marcas enfrentadas se realice partiendo de los que, en la práctica, elaboran o fabrican las empresas titulares de dichas marcas (neumáticos, la actora, y embragues, el titular de las marcas oponentes, según se afirma en la demanda), sin embargo, el análisis de los productos amparados no puede hacerse desde esta perspectiva, sino desde la perspectiva de la protección registral que es la única que puede aquí ser analizada, esto es, teniendo en cuenta, exclusivamente, los concretos productos para cuya distinción se ha solicitado la marca en cuestión. Y desde esta perspectiva exclusivamente de su protección registral, es clara la coincidencia de ámbitos aplicativos y de redes de comercialización, pues la marca solicitada por la actora, "AGRO", se ha solicitado para amparar productos de toda la clase 12, y en concreto, "vehículos y sus piezas y accesorios comprendidos en esta clase ..." y las dos marcas obstaculizantes, "EGRO" y "E EGRO", amparan también productos de esa misma clase 12, y en concreto, "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima y especialmente embragues y discos de frenos". Como puede observarse, los productos amparados por las marcas enfrentadas, que pertenecen a la misma clase del nomenclátor, se desenvuelven en el mismo sector comercial, el del automóvil y sus piezas y accesorios.

De conformidad con la jurisprudencia anteriormente reflejada, esta doble similitud denominativa y fonética, así como de productos amparados, existente entre las marcas enfrentadas, nos debe llevar a la confirmación de las resoluciones impugnadas que deniegan la marca solicitada por la actora, "AGRO" (denominativa), pues su coexistencia en el mercado con las oponentes, "EGRO" y "E EGRO" (mixtas), produciría en el consumidor medio el consiguiente riesgo de confusión que es, precisamente, lo que con la marca se trata de evitar.

SEXTO: De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 , no se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Fallo

Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo nº 81/04, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Carlos Gómez-Villaboa y Mandri, en nombre y representación de "Continental Aktiengesellschaft", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 28 de enero de 2003, confirmada en vía administrativa por resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 17 de octubre de 2003, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico.

No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Iltma. Sra. Magistrada Dª Angeles Huet de Sande, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretaria de la misma, doy fe.