Sentencia Administrativo Nº 499/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 9, Rec 126/2004 de 19 de Abril de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9

MADRID

SENTENCIA: 00499/2007

S E N T E N C I A Nº 499

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Doña Ángeles Huet de Sande

Don Juan Miguel Massigoge Benegiu

Don Jose Luis Quesada Varea

Doña Margarita Pazos Pita

Don Juan Ignacio González Escribano

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En la Villa de Madrid a diecinueve de abril de dos mil siete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo nº 126/04, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. García Cortés, en nombre y representación de la mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de febrero de 2003 confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2003, por las que se rechaza el registro de la marca nº 245.864 LIGA, mixta para la clase 3ª; habiendo sido parte la Administración demandada representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 19 de abril de 2007, teniendo lugar así.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso el Procurador de los Tribunales Sr. García Cortés, en nombre y representación de la mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG., impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de febrero de 2003 confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2003, por las que se rechaza el registro de la marca nº 245.864 LIGA, mixta para la clase 3ª.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 1 de septiembre de 2001 la mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG. presentó la solicitud de registro de la marca nº nº 245.864 LIGA, mixta para la clase 3ª, para designar productos químicos para la industria, la ciencia o la agricultura.

b) Publicada la solicitud de la marca, se le opuso de oficio, en lo que ahora interesa la marca mixta 1.913.315 LIGA EBA cuya titularidad correspondía a la Federación Española de Baloncesto, para designar preparaciones para limpiar.

c) Con fecha 4 de noviembre de 2004 el solicitante presenta contestación al suspenso mediante el cual argumenta en relación con la compatibilidad de ambos distintivos.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución en fecha 11 de febrero de 2003 mediante la que deniega el registro de la marca solicitada

e) La mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG., considerando que la citada resolución no era ajustada a derecho, la recurre en reposición, siendo resuelto el recurso por acuerdo del mismo órgano de 29 de octubre de 2003 por el que se desestima el mismo.

TERCERO.- La entidad aquí recurrente pretende que se anulen las resoluciones recurridas, alegando, en síntesis, que no existe una semejanza fonética y gráfica entre las marcas enfrentadas que impida la convivencia de ambas.

La Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a que antes se ha hecho mención, después de exponer la doctrina sobre el alcance de la prohibición de registro contenida en el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , señala que la aplicación al caso de las pautas legales expuestas lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, y sin que lo anterior quede desvirtuado por la diferencia parcial de las denominaciones por su escaso valor característico respecto de los productos que se protegen.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el artículo 12.1 y concordantes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores la marca internacional nº 245.864 Liga (mixta) cuya inscripción solicita a mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG. y la marca nº 1.913.315 LIGA (también mixta) que ya la tenía inscrita La Federación Española de Baloncesto.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de enero de 2001 señala que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, debiendo hacerse el análisis del riesgo de confusión desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida, concluyendo que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán examinar los tribunales de instancia. La Sentencia de 12 de julio de 2000 afirma que el Tribunal Supremo , ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, señalando igualmente la Sentencia de 27 de noviembre de 2003 , que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Asimismo, como señala, entre otras muchas, la STS de 21 de septiembre de 2004 , en las prohibiciones generales del artículo 12 de la Ley de Marcas , a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de las circunstancias contempladas para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca).

QUINTO.- La aplicación de la anterior doctrina conduce a la estimación del presente recurso, pues la Sala aprecia la existencia, entre los signos enfrentados, de diferencias que permiten su convivencia en el mercado. En efecto, desde el punto de vista denominativo la diferencia es evidente entre los vocablos LIGA y LIGA EBA pues aunque contengan ambas la palabra "liga", el análisis de conjunto de ambos distintivos permite claramente la diferenciación. Pero, además, los gráficos de que las marcas van acompañados aumentan la diferencia dado el nulo parecido entre ellos.

Por lo tanto, haciendo una confrontación global de los signos enfrentados, se ha de concluir que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado, a lo que finalmente cabe añadir que tampoco existe una coincidencia plena desde el punto de vista aplicativo, pues los productos amparados por la marca que se interesa, aunque incluidos en la misma clase del Nomenclátor que los protegidos por la oponente, son ciertamente más limitados, lo que conduce, sin necesidad de otras consideraciones, a la estimación del recurso interpuesto.

Por otro lado, la actora ha aportado sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid por la que, estimándose la demanda de la misma compañía que recurre en el presente proceso, se declara la caducidad de la marca opuesta por falta de uso.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción .

Fallo

Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. García Cortés, en nombre y representación de la mercantil Peter Graven Fetchemie GMBH & Co. KG., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de febrero de 2003 confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2003, por las que se rechaza el registro de la marca nº 245.864 LIGA, mixta para la clase 3ª, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS las citadas resoluciones por no ser conformes a derecho.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ramón Verón Olarte, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma doy fe.