Sentencia Administrativo Nº 514/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 2274/2004 de 23 de Marzo de 2007

Encabezamiento

Recurso nº 2274/04

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.1

MADRID

SENTENCIA: 00514/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

RECURSO nº 2274/04

SENTENCIA Nº 514

PRESIDENTE:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

MAGISTRADOS:

D. Alfredo Roldán Herrero

Dª. Clara Martínez de Careaga y García

Dª. Francisca Rosas Carrión

D.ª Mª Jesús Vegas Torres

D. Francisco Javier Sancho Cuesta

D. José Félix Martín Corredera

En Madrid, a veintitrés de marzo de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo núm 2274/04 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Galán González, en nombre y representación de VKR HOLDING A/S contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fechas 12-12-03 y 15-12-03, por las que se desestimaron los recursos formulados contra los acuerdos de 20-6-03 por los que se denegaron los registros de marcas nº 2.488.651 y 2.488.652, referentes al título "VELUTEX" (Grf), en claves 20 y 24.

Antecedentes

PRIMERO.- Admitido el recurso y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito de fecha 13-9-2004, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos terminó suplicando se declare no ajustados a derechos los actos por los que se denegaron los registros de marca 2.488.651/2, sin tener en cuenta la oposición presentada con base en las marcas "VELUX", revocándola y acordando que se amplíen los fundamentos de la denegación para incluir las marcas VELUX nº 1049.003/04, española y 651869, comunitaria.

SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante el oportuno escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando se dictase sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, se llevaron a cabo las pruebas propuestas por las partes declaradas pertinentes, y no estimándose necesaria la celebración de vista y una vez evacuado el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 22-3-07, fecha en que tuvo lugar.

Es PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Sancho Cuesta.

Fundamentos

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fechas 12-12-03 y 15-12-03, por las que se desestimaron los recursos formulados contra los acuerdos de 20-6-03 por los que se denegaron los registros de marcas nº 2.488.651 y 2.488.652, referentes al título "VELUTEX" (Grf), en claves 20 y 24.

Las resoluciones administrativas de 20-6-2003 denegaron el registro de la marca 2.488.651, "VELUTEX", mixta, en clase 20, y 2.488.652, en clase 24, al tener en cuenta la oposición de la marca nacional 2439.806 (Mixta) VELUTEX, en clase 24, por colisionar denominaciones y actividades, no teniéndose en cuenta la oposición de la marcas comunitaria 651.869, VELUX, clase 24, y 1049.003, VELUX, clase 20.

SEGUNDO.- Se alega en la demanda que la marca VELUTEX, nº 2439.806, considerada por la OEPM como única causa de denegación de las solicitudes, ha sido impugnada en el Rec. 1440/03 que se sustancia ante la Sección Tercera de esta Sala.

Pues bien, en el citado recurso recayó sentencia estimatoria, de fecha 20-9-05 , en cuyo fallo se deja sin efecto la autorización de la inscripción de la marca nacional nº 2439806, VELUTEX, mixta, clase 24, por incompatibilidad con las marcas nº M 1049.004 y A-651.869, VELUX, denominativa, sentencia declarada firme, y en cuyo fundamento de Derecho Tercero, se expresa:

"Sin perjuicio de reconocer la consistencia de los razonamientos jurídicos contenidos en la resolución impugnada, sin embargo, esta sentencia no puede compartir la autorización de la inscripción de la marca combatida, por los argumentos que se exponen a continuación.

Existen dos circunstancias decisivas para considerar la preferencia de las marcas impugnantes, que dan lugar a la exclusión por incompatibilidad con la citada marca nº 2.439.806 VELUTEX. La primera de ellas es la coincidencia de los campos aplicativos sobre los que se extienden sus efectos, que son los incluidos en la clase 24 del Nomenclator, circunstancia a la que hay que añadir, en directa correlación evocación que la palabra VELUTEX produce de manera automática en relación con las marcas VELUX, de cierta notoriedad en dicho mercado especializado, de manera que existe un riesgo próximo y real de sugerir que los productos fabricados y vendidos con la marca Velutex sean un grupo específico de productos de la marca Velux, lo que da lugar a un aprovechamiento injustificado del crédito de mercado y de la confianza de los consumidores en las marcas prioritarias y dicha circunstancia es motivo suficiente para la estimación de este recurso."

En consecuencia, la marca considerada por las resoluciones recurridas como fundamento de la denegación, ha sido dejada sin efecto por incompatibilidad con las marcas VELUX.

TERCERO.- Alega la recurrente que las resoluciones recurridas no mencionan la notoriedad de la marca VELUX que se alegó, que es marca notoria dentro del ámbito de la decoración de casas en el campo de las ventanas para tejados y productos complementarios y relacionados, como los textiles a que se refiere la solicitud de marca 2.488.652, VELUTEX y los marcos, espejos y otros muebles, de la solicitud 2.488.651, por lo que existe identidad de productos.

El art. 12.1 de la Ley de Marcas dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o genera un riesgo de asociación con la marca anterior.

De ello se infiere que la compatibilidad o no de los registros habrá de extraerse de dos factores: la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual y la coincidencia o no de su ámbito aplicativo.

La semejanza fonética resulta de enorme transcendencia porque en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre otros elementos de la marca y es con referencia al nombre con lo que los productos son demandados de ordinario por el consumidor.

En todo caso, para apreciar la semejanza fonética o gráfica han de concurrir dos requisitos: parecido denominativo y riesgo de confusión.

Respecto a la notoriedad de marca VELUX, la parte recurrente aportó al Expediente Administrativo (folios 5.1 y siguientes), documentación acreditativa de la misma en el campo de las ventanas de tejado, habiendo acompañado también a autos un catálogo de productos y otra documentación que ratifica que se trata de un distintivo notorio en el mercado y que por tanto es conocido e identificado por el público.

Se ha de apreciar también que concurre un factor de coincidencia aplicativa.

Finalmente respecto a la compatibilidad de los distintivos VELUX y VELUTEX, se ha de coincidir con el criterio expresado en la Sentencia dictada el 20-9-05 en la Sección Tercera de esta mismo Tribunal, en la evocación que la palabra VELUTEX produce automáticamente en relación con las marcas VELUX, especialmente en el aspecto fonético, que es predominante, y parcialmente en el denominativo, sin que el elemento gráfico en el que se enmarca la primera sea suficiente para evitar tal efecto, por lo que en conjunto se aprecia existencia de riesgo de confusión entre ambos distintivos y por tanto, la posibilidad de un aprovechamiento del crédito de la marca notoria, motivo por el cual el recurso debe prosperar.

CUARTO.- No se aprecian motivos para la imposición de las costas a ninguna de las partes (art. 139 LJCA )

Fallo

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Galán González, en nombre y representación de VKR HOLDING A/S contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fechas 12-12-03 y 15-12-03, por las que se desestimaron los recursos formulados contra los acuerdos de 20-6-03 por los que se denegaron los registros de marcas nº 2.488.651 y 2.488.652, referentes al título "VELUTEX" (Grf), en claves 20 y 24, revocando las mismas exclusivamente en cuanto al fundamento de no tener en cuenta la oposición de las marcas "VELUX" y declarando en consecuencia que la denegación de las marcas VELUTEX, mixta, nº 2.488.651 y 2.488.652, que se mantiene, ha de incluir en su fundamentación la incompatibilidad con las marcas VELUX nº 1049003/4, españolas, y nº 651869, comunitaria, propiedad de la recurrente, sin costas

Contra la presente cabe interponer recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, a preparar ante esta Sala.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada y publicada la anterior sentencia, por los Magistrados que componen la Sala, es entregada en el día de la fecha a esta Secretaría para su notificación, expídase testimonio literal de la misma para su unión al rollo y copias para su notificación y únase el original al libro de sentencias. En Madrid a