Sentencia Administrativo Nº 515/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 155/2010 de 17 de Abril de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2010/0151686

RECURSO 155/2010

SENTENCIA NÚMERO 515

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a 17 de abril de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 155/2010, interpuesto por la mercantil Marks & Clerk Properties Limited, representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, contra la resolución, dictada, en 10 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 26 de noviembre de 2009, concedente del registro, se confirma el registro de la marca mixta Marks & Us, marcas y patentes, nº 2.874.660, con grafico, en clases 42 y 45, al solicitante D. Luis Pablo . Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y no habiéndose personado el citado solicitante.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 17 de junio de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 23 de julio de 2010, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.

TERCERO.-Por Auto de 23 de julio de 2010, se dio lugar a recibir a prueba, acordándose la documental privada propuesta, y se acordó tramite de conclusiones, que se llevo a efecto, y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento, y en fecha 11 de abril de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 10 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 26 de noviembre de 2009, que había concedido la marca solicitada por la actora, se confirma dicha concesión de registro de la marca mixta nº 2.874.660, Marks & Us, marcas y patentes, con grafico, para las clases 42 y 45, concretamente para asesoramiento en propiedad industrial e intelectual, y servicios jurídicos.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , al entender que entre los signos enfrentados, marca solicitada Marks & Us marcas y patentes, con grafico, y la oponente prioritaria Marks & Clerk, existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues estos signos distinguen asesoramiento en propiedad industrial y agencia de patentes y marcas, y por ello el elemento coincidente MARKS no puede ser motivo de comparación, por su genericidad, y los restantes elementos denominativos no son confundibles, además del grafico de la solicitada, que identifica la misma una evidente similitud denominativa, al reproducirse en femenino en la solicitada, sin riesgo de confusión ni de asociación.

SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al estimar que las marcas confrontadas son denominativamente y conceptualmente similares, ambos con el elemento fundamental Marks, no genérico, por lo que los elementos denominativos y estructurales no son distintos, al ser los términos extranjeros de fantasía, además de la identidad aplicativa, por lo que el riesgo de confusión y de asociación resulta evidente, añadiendo el carácter notorio de la marca oponente, concurriendo por ello los requisitos de la prohibición del art. 6.1.b y del art. 8, e interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en las resoluciones impugnadas, interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la solicitud de D. Luis Pablo , en fecha 7 de mayo de 2009, de registro de la marca mixta Marks & Us, marcas y patentes, nº 2.874.660, con grafico, para la clase 42, concretamente para servicios de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual, servicios de traducción y servicios jurídicos; presento oposición Marks & Clerk Properties Limited, como titular de la marca comunitaria Marks & Clerk, en clases 9, 16, 35, 36, 41 y 42, alegando una clara semejanza denominativa, conceptual, visual y fonética entre los signos contrapuestos, todos conteniendo Marks, y sin que el grafico resulte diferencial, además de la identidad aplicativa, en la clase 42, y la clara notoriedad de su marca, con evidente riesgo de confusión y de asociación; se suspendió el expediente para la correcta clasificación de los productos y servicios interesados, y la solicitante presento nueva lista de servicios, en clase 45, en concreto de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual y servicios jurídicos, contesto a la oposición, refiriendo diferencias denominativas, fonéticas, graficas y conceptuales en los respectivos conjuntos, sin riesgo de confusión ni de asociación, y reconociendo la coincidencia aplicativa; en resolución de fecha 7 de julio de 2009 la OEPM concede totalmente la marca interesada, para las clases 42 y 45, con la modificación presentada, por diferir suficientemente en su conjunto grafico-denominativo de la oponente, sin riesgo de confusión ni asociación, interponiendo alzada la referida oponente, reiterando sus alegaciones de similitud denominativa, fonética, conceptual y visual entre los signos confrontados, además de la identidad aplicativa, y de la notoriedad de su signo en el sector de la propiedad intelectual e industrial, con claro riesgo de confusión y de asociación; y en resolución, de fecha 10 de febrero de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión del registro mixto solicitado, por existir, entre los signos confrontados, Marks & Us, marcas y patentes, con grafico, la marca solicitada, y la prioritaria, Marks & Clerk, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues estos signos distinguen asesoramiento en propiedad industrial y agencia de patentes y marcas. Por ello, el elemento coincidente, MARKS, no puede ser motivo de comparación, por su genericidad, - y señalando que su significado es perfectamente comprensible para el público en general-, y los demás elementos denominativos no son confundibles, y la solicitada contiene un grafico que, por su tamaño y carácter, es el que identifica la marca, lo cual evita la posibilidad de confundir o asociar estos signos.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. El elemento grafico de la solicitada no resulta suficiente por sí mismo al efecto de no aplicar la prohibición, pese a ser un grafico peculiar, una pajarita, como no serian factor de diferenciación los vocablos marcas y patentes, pero forman parte del conjunto de la solicitada y por ello son valorables.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Por ello, y con el examen visual, conceptual, grafico y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, por mucho que todos contengan el termino Marks, vocablo genérico en lengua inglesa, además de nombre, y con significado conocido por el público en general, y, por otro lado, US y CLERK son distintos y con diferentes significados, nosotros y empleado respectivamente, no acreditándose que el mercado o los consumidores de los específicos y notorios servicios de la oponente y de la solicitante puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales, por cuanto no cabe negar la existencia diferencias graficas y denominativas de ambos conjuntos, lo que supone que no se cumplen los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y no provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, como se ha dicho, y que no guardan entre si el exigible parecido para la aplicación de la prohibición, y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto que entre la solicitada y la opuesta no se acredita la exigible semejanza denominativa, visual y fonética alegada, al tener una diferente composición denominativa y conceptual, que dota a los conjuntos de diferencias evidentes( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catalá-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 ; además, y aunque resulta evidente y probada la notoriedad del signo de la oponente en el campo de la propiedad industrial e intelectual, así como la identidad aplicativa, no negada por el solicitante, sin embargo la no existencia de similitud o parecido global, no nos llevaría sin más a referirnos a coincidencias evitables, y en este supuesto existentes parcialmente en cuanto al vocablo Marks.

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, pese a existir una evidente identidad aplicativa en cuanto a las clases interesadas 42 y 45, en relación con la clase 42 protegida por la marca anterior, campos análogos de propiedad industrial e intelectual, como se desprende de lo referenciado, sin embargo la falta de la similitud global de los signos enfrentados conlleva la no aplicación de la prohibición; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición a la actora de las costas procesales a la actora, por no acreditarse temeridad o mala fe.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de la mercantil Marks & Clerk, Properties Limited, contra la resolución, de 10 de febrero de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 26 de noviembre de 2009, que había concedido el registro de la marca mixta nº 2.874.660, Marks & Us marcas y patentes, con grafico, para proteger servicios de las clases 42 y 45, en concreto para servicios de asesoramiento en propiedad industrial e intelectual y servicios jurídicos, resolución que confirma dicho registro al solicitante D. Luis Pablo , no personado en autos; y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber