Sentencia Administrativo Nº 531/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 698/2002 de 20 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00531/2007

Recurso 698/02

SENTENCIA NUMERO 531

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dñª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Dñª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop.

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En la Villa de Madrid, a veinte de marzo de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 698/02, interpuesto por la mercantil UNITEC, UNIÓN DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES , SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 y 22 de febrero y 20 de marzo de 2.001, confirmadas en reposición por acuerdos del mismo órgano de fecha 31 y 30 de enero y 19 de febrero de 2002. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 20 de marzo de 2007, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil UNITEC, UNIÓN DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES , SA, impugna las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 y 22 de febrero y 20 de marzo de 2.001, confirmadas en reposición por acuerdos del mismo órgano de fecha 31 y 30 de enero y 19 de febrero de 2002, por las que se deniega el registro de las marcas núm. 2.294.219, clase 38, para servicios de telecomunicaciones; servicios de tarjetas telefónicas; nº 2.301.493, clase 9, para aparatos, instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos para recargas de tarjetas telefónicas y mecanismos para aparatos de previo pago, máquinas electrónicas expendedoras de tarjetas electrónicas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; nº 2.301.494, clase 35, para servicios de venta al por menor; servicios de comercio electrónico; todas ellas TELE-RECARGA.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 25 de febrero de 2.000 para las marcas núm. 2.294.219 y nº 2.301.493, y 21 de marzo de 2.000 para la marca nº 2.301.493, la mercantil UNITEC, UNIÓN DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES , SA presentó la solicitud de registro de las marcas anteriormente señaladas.

b) Publicadas las solicitudes de las marcas en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se opuso de oficio la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas ".

c) En los expedientes respectivos el solicitante presentó contestación al suspenso.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución en fecha 20 y 22 de febrero, para las marcas núm. 2.294.219 y nº 2.301.493, respectivamente, y 20 de marzo de 2.001 para la marca nº 2.301.493, mediante las que deniega el registro de las marcas solicitado.

e) La mercantil recurrente, considerando que la citada resolución no era ajustada a derecho, la recurre en reposición, siendo resuelto el recurso por acuerdos del mismo órgano de 31 y 30 de enero y 19 de febrero de 2002, respectivamente, por los que se desestiman.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que ya existe marcas semejantes concedidas por el Registro "teleempleo", "Telefrio", "Teleporta", Teleanuncio"...., como que se encuentra formada por dos vocablos independientes sin que en su conjunto sean genéricas para los productos que designan, existiendo infracción del artículo 11.1 c) de la Ley de Marcas .

El artículo 11 establece que no podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente ley , los siguientes: a) Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir. b) Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio. En las resoluciones de la Oficina se razona que la "ratio legis" de esta prohibición a la libre disposición de todos los empresarios del sector, ser utilizados en la designación, descripción, etiquetaje o sus productos, servicios o actividades, todos estos o indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles el género, tipo, naturaleza calidad, origen u otra de los mismos no deben ser apropiados en exclusiva por empresario en perjuicio de los demás. Esta prohibición también a aquellos vocablos signos o combinaciones que, aún incorrectos, informan de un modo al consumidor sobre la naturaleza o de los productos, servicios o actividades protegidos, sin embargo, aplicable a aquellas denominaciones o signos sugestivos, que aún evocando cualidades o características de designan o describen de un modo directo o a aquellas que aún conteniendo algún elemento genérico usual o conforman, en su conjunción, un todo característico, ello dotados de cierta originalidad que permitiría su inscripción registral.

CUARTO.- El bien jurídico protegido con la descrita norma es el derecho de todos los empresarios de un mismo sector, a la comercialización de productos que aún teniendo los mismos componentes y características, no pueden ser susceptibles de apropiación individualizada por parte de una firma con exclusividad de los demás. Por ello, la denominación de un producto no puede hacer alusión alguna ni a su naturaleza ni a sus características, debiendo los órganos judiciales analizar en cada caso concreto si concurre o no la prohibición contenida en el descrito art. 11 ; esta es la definición del artículo 11.1 c) de la Ley de marcas.

Debe partirse de un hecho objetivo, cual es el ámbito para el que se solicitan las marcas en cuestión; y ese ámbito es para las marcas núm. 2.294.219, clase 38, para servicios de telecomunicaciones; servicios de tarjetas telefónicas; nº 2.301.493, clase 9, para aparatos, instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos para recargas de tarjetas telefónicas y mecanismos para aparatos de previo pago, máquinas electrónicas expendedoras de tarjetas electrónicas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; nº 2.301.494, clase 35, para servicios de venta al por menor; servicios de comercio electrónico. Si tenemos en cuenta tal dato difícil es fácil precisar como las palabras "tele" y "recarga" se pueden asociar a las clases 38 y parcialmente a la 9. Y en cuanto a la presunta genericidad, las palabras "tele" y " recarga " son los que comúnmente se utilizan para designar los productos señalados y, en todo caso, la unión de ambos no conforma un conjunto semántico original que alcance un poder distintivo e individualizador suficiente a los efectos funcionales de una marca en el mercado respecto a esos concretos productos, y por lo tanto si incurre en la prohibición establecida en el artículo 11.1 apartado c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas por lo que el recurso ha de ser estimado parcialmente.

QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil UNITEC, UNIÓN DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES , SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Oscar García Cortés, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 y 22 de febrero y 20 de marzo de 2.001, confirmadas en reposición por acuerdos del mismo órgano de fecha 31 y 30 de enero y 19 de febrero de 2002, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS las siguientes resoluciones y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de las marcas en los siguientes términos:

a.- Anulamos parcialmente la resolución de 22 de enero de 2001, confirmada en alzada por la de 30 de enero de 2002, y declaramos el derecho a la inscripción de la marca nº 2.301.493, clase 9, para aparatos, instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

b.- Anulamos la resolución de 22 de enero de 2001, confirmada en alzada por la de 30 de enero de 2002, y declaramos el derecho a la inscripción de la marca nº 2.301.494, clase 35.

c.- Declaramos ajustada a derecho la resolución de 20 de febrero de 2001, confirmada en alzada por la de 31 de enero de 2002 que deniega la inscripción de la marca nº . 2.294.219.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como secretario de la misma doy fe.