Sentencia Administrativo Nº 537/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 439/2005 de 20 de Marzo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00537/2007

Recurso 439/05

SENTENCIA NÚMERO 537

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dñª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Dñª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop.

-----------------

En la Villa de Madrid, a veinte de marzo de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso conten-cioso-administrativo número 439/05, interpuesto por la mercantil SOREMARTEC SA, representada por lA Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de julio de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 7 de febrero de 2005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 20 de marzo de 2007, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil SOREMARTEC SA, impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de julio de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 7 de febrero de 2005, por la que se deniega el registro de la marca internacional tridimensional núm. 799.248, clase 30, para "pastelería y confitería, productos de chocolate, helados" .

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 7 de marzo de 2.003 la mercantil recurrente presentó en la Oficina Internacional de Ginebra, incluyendo a España entre los países interesados, la solicitud de registro de la marca anteriormente señalada.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se opuso de oficio la prohibición del artículo 5.1. b) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 6 quinquies, epígrafe B.2 del Convenio de la Unión de París.

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución en fecha 6 de julio de 2.004 mediante las que deniega el registro de la marca solicitado.

e) La mercantil recurrente, considerando que la citada resolución no era ajustada a derecho, la recurre en alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo del mismo órgano de 7 de febrero de 2005 por el que se desestima.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación tanto en que es titular de la marca comunitaria nº 2.828.267, prácticamente coincidente, para los mismos productos, siendo una marca sin elemento denominativo, tridimensional, representa figura adecuada para contener alguno de los productos protegidos, por lo que ya tiene derechos adquiridos resultando de aplicación el Reglamento 40/94, en su artículo 4 coincidente con el artículo 5 de la Ley nacional, entendiendo de aplicación la cláusula contenida en el artículo 6 quinquies del Convenio de 1883 .

El artículo 4.1 de la Ley 17/2001 establece que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Tales signos podrán, en particular, ser: d) las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. Por el contrario, el artículo 5 del mismo texto, dentro de las prohibiciones absolutas, expresa que no podrán registrarse como marca los signos siguientes: b) Los que carezcan de carácter distintivo. En la resolución de la Oficina se razona que el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas prohíbe el registro de los signos "que carezcan de carácter distintivo", aún cuando el signo solicitado se pueda encuadrar en alguna de las posibilidades previstas en el artículo 4.2 de la Ley de Marcas . En el caso que nos ocupa, el signo solicitado carece de carácter distintivo, ya que la marca internacional tridimensional nº. 799.248 no cumple la función de identificar un origen empresarial que exige el citado artículo 4.1 al decir que el signo "...sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

CUARTO.- No cabe duda de que pueden registrarse como marcas los envases pues así lo señala el art. 4.1 d) de la Ley de Marcas . La resolución recurrida no niega esa posibilidad sino que entiende que el registro de la marca de la actora es nulo en razón de la causa invocada por la demandada en su contestación, es decir porque no sirve para distinguir en el mercado productos o servicios. Es esa nota característica de la marca, de tener fuerza distintiva, la que negó la demandada, debe citarse al respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2002 (RJ 20024050 ) que razonó que un signo que no tenga aptitud diferenciadora en el mercado puede ser declarado nulo. Más recientemente, en este orden jurisdiccional, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2006 RJ 2006/3546 , siguiendo sentencias anteriores allí señaladas, expresa que la base fundamental del derecho marcario, impide el registro de un nuevo signo, si no distingue o sirve para distinguir un producto o servicio de los demás. Añade que «el signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares».

Continúa dicha sentencia expresando que aunque aquí en cuanto en la forma en que se ha planteado el discurso argumentativo, no tenga trascendencia alguna, que es irrelevante a estos efectos que la marca tridimensional de autos se hubiese solicitado sólo para productos alimenticios de la clase 29 (circunstancia, por lo demás, que también concurría en el recurso de casación número 2173/1998, fallado por la sentencia de 10 de octubre de 2003 ). Si los concretos productos de la clase 29 que se trata de proteger son susceptibles de ser reducidos a la forma tridimensional de autos, se asimilarán, a los ojos del público consumidor, a los referidos aperitivos o snacks, cuya composición no viene necesariamente predeterminada por el hecho de que los productos respectivos figuren en la clase 29 o 30 del Nomenclátor.

El hecho de que antes del acto impugnado se hayan concedido en vía administrativa marcas tridimensionales más o menos similares a las pretendidas no es motivo suficiente para acceder al registro de ésta. Como repetíamos en las sentencias antes mencionadas, con cita de otras precedentes, «[...] la concesión de una marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante el precedente administrativo».

Por lo demás, es bien sabido que cada uno de los supuestos sometidos a debate tiene sus propios perfiles característicos, debiendo resolverse caso por caso si el nuevo signo tridimensional tiene o no distintividad e individualidad propia. Como no sucede así en éste ya que no se asocia la imagen a los productos de la mercantil recurrente, la existencia de precedentes favorables para marcas más o menos similares no constituye una razón suficiente para acceder a la pretensión de la empresa que solicitó la inscripción de sus nuevas marcas, y por lo tanto incurre en la prohibición establecida en el artículo 4.1 apartado d) de la Ley 17/2001, de Marcas por lo que el recurso ha de ser desestimado.

QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil SOREMARTEC SA, representada por lA Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de julio de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 7 de febrero de 2005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como secretario de la misma doy fe.