Sentencia Administrativo Nº 551/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 447/2004 de 27 de Junio de 2006

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3

MADRID

SENTENCIA: 00551/2006

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Recurso número 447/2004

Ponente: Doña Fátima Arana Azpitarte

Recurrente: UNITEC-UNION DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES S.A.

Procurador: Don Oscar García Cortés

Demandado: Oficina Española de Patentes y Marcas

SENTENCIA nº 551

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Doña Pilar Maldonado Muñoz

Don Rafael Estévez Pendás

En la ciudad de Madrid, a 27 de junio del año 2006, visto por la Sala el Recurso

arriba referido, interpuesto por el Procurador Don Oscar García Cortés actuando en representación de UNITEC-UNION DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES S.A., contra la Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 19 de agosto de 2003 y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.501.573 "TELERECARGA" solicitada para distinguir productos y servicios de las clases 9,35 y 38 del Nomenclator Internacional por incurrir en la prohibición absoluta de registro del art.5.1 c) de la Ley de Marcas al ser el signo solicitado un vocablo descriptivo del destino del producto y de la prestación de los servicios solicitados.

Es ponente de esta Sentencia la Ilma. Sra. Doña Fátima Arana Azpitarte que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Se interpuso este Recurso contencioso-administrativo formalizándose demanda por la recurrente en la que terminaba suplicando una Sentencia estimatoria del recurso con base a los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

SEGUNDO.- El demandado contestó a la demanda exponiendo lo que estimó oportuno, solicitando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Despachado por las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 27 de junio del año 2006.

Fundamentos

PRIMERO.- El Procurador Don Oscar García Cortés actuando en representación de UNITEC-UNION DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES S.A., interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 19 de agosto de 2003 y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.501.573 "TELERECARGA" solicitada para distinguir productos y servicios de las clases 9,35 y 38 del Nomenclator Internacional por incurrir en la prohibición absoluta de registro del art.5.1 c) de la Ley de Marcas al ser el signo solicitado un vocablo descriptivo del destino del producto y de la prestación de los servicios solicitados.

SEGUNDO.- El recurrente discrepa de las Resoluciones impugnadas alegando que la marca solicitada no se encuentra incursa en la prohibición del art. 5.1 c) de la Ley de Marcas al estar constituida por un conjunto de signos tanto denominativos como gráficos que la dotan de capacidad distintiva y permiten su registro al amparo del apartado 3 del art. 5 de la Ley , siendo la denominación TELERECARGA una denominación original no existiendo ninguna otra marca registrada con tal denominación, siendo también originales los colores reivindicados (blanco, azul y verde) que debido al llamativo efecto plástico creado con su combinación también dotan de capacidad distintiva a la marca; que viene usando en el mercado un distintivo compuesto por los mismos elementos de la marca solicitada y que la jurisprudencia viene exigiendo la interpretación restrictiva de la norma prohibitiva y que a efectos de aplicación de la genericidad ó descriptividad de la marca tenga conexión ó guarde relación con los productos ó servicios que pretende distinguir y que en el caso presente puesta la marca en relación con los productos y servicios para los que se solicita ni los describe ni constituye indicación necesaria y corriente para designar todos y tan diferentes productos y servicios a los que se dirige esta marca ,que en ningún momento durante la tramitación de la marca se ha procedido por parte de particulares a plantear oposición a esta marca solicitando su denegación por descriptiva, añadiendo finalmente que existen múltiples marcas registradas con estructuras denominativas similares a TELERECARGA ,tales como en clase 9 TELE SINCRO, TELECTRO, TELEPORTA, TELEANUNCIO, en clase 35 TELEFRIO, TELESHOP, en clase 38 TELECARGA, TELEGANGA, TELEREUNION, TELEBELLEZA, TELECUPON, TELEMAIL, TELEBOUTIQUE , y en otros productos ó servicios TELEFLORES, TELEFLORA, TELELIBRO, TELEEMPLEO etc...y que la Administración al denegar la marca hoy solicitada, cuando con anterioridad había concedido todas las marcas anteriores con estructuras similares, ha vulnerado los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica reconocidos en los arts. 14 y 9 de la Constitución .

TERCERO.- El art. 4.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001 , de 7 diciembre 2001) dispone que "Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

Estableciendo el art. 5.1 c ) como prohibición absoluta de registro:"Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".

El sentido de tal prohibición reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común.

Aplicado lo anterior al caso presente resulta que la marca solicitada está compuesta de la partícula «TELE» (del griego, lejos) usada en la construcción de numerosos vocablos castellanos como «telecomunicación», «telefonía», «telegrafía», «telemetría», «telepatía», «televisión», «telesilla», «teleología», etc., y las palabras de ellos derivadas y el vocablo «RECARGA» que significa en su acepción usual volver a cargar. Se trata, pues, de un vocablo de uso común y ordinario de la lengua castellana al que se ha antepuesto una partícula, de origen griego, también de frecuente y común utilización en nuestro idioma para indicar lejanía. De esta forma, la pretendida marca TELERECARGA significa "recargar a distancia" ó "recargar desde lejos" y describe e indica por tanto las características de los productos y servicios que ofrece, informando al consumidor sobre el tipo de producto y servicio que ofrece y la forma de prestarlo, pretendiendo aplicarlo para distinguir en la clase 9 del Nomenclator : " Aparatos e instrumentos científicos, náuticos ,geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, señalización de control de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido ó de imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos y ópticos, discos compactos (audio-video) distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores" ,en la clase 35 " servicios de venta al detalle en comercios, servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática" y en la clase 38 "Servicios de telecomunicaciones, servicios de tarjetas telefónicas"

Teniendo conexión por tanto con los productos y servicios que pretende distinguir , indicando las características de los productos y servicios ofrecidos que son el objeto o medio para la prestación de los mismos, y, en consecuencia, constituye un término genérico no susceptible de apropiación a título privativo y excluyente por el recurrente.

El Art. 5.3 de la Ley de Marcas establece que "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley" .Como advierte la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997 [RJ 20033124 ]), la finalidad de este precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 5.1 , sino solamente de aquéllos que cumplen la función perseguida por el artículo 4 , cual es distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que se trata de una denominación de fantasía, propia del ingenio de su inventor, que atribuye a la comparación un significado propio y distinto de sus elementos comparados. En el caso presente, la simple adición de colores a una denominación que se ha considerado descriptiva y no distintiva no se estima suficiente para otorgarle carácter distintivo y eludir la prohibición expuesta.

CUARTO.- El argumento de que la Resolución recurrida infringe el principio de igualdad ante la Ley al denegar el acceso de la marca cuando ha acordado el acceso al registro de marcas similares, no puede ser acogido. Tiene declarado el Tribunal Supremo a través de notoria doctrina, que siendo la concesión de una marca un acto administrativo reglado en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, resulta inocua la alusión del apelante a la anterior concesión como marcas por parte del Registro de distintivos idénticos ó similares que, además, en ningún caso vincularían a este Tribunal que debe decidir sobre si efectivamente tal distintivo constituye o no una denominación genérica.

Procede, asimismo, rechazar la infracción del artículo 9.3 de la Constitución (RCL 19782836 ), que garantiza el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al apreciarse que la Resolución recurrida expresa con suficiencia las razones por las que considera que la marca no es inscribible, invoca los preceptos reguladores de la cuestión controvertida y desarrolla los argumentos por los que estima aplicables las prohibiciones de registro contenidas en los citados artículos 4 y 5.1 de la Ley de Marcas que la Sala comparte .

El art. 5. 2 . establece que lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma, el precepto constituye una excepción de las prohibiciones absolutas contempladas en el artículo 5 de la Ley , solamente para el caso de que el interesado acredite que ha venido usando la marca para acreditar determinados productos o servicios antes de ser solicitada en el Registro, de forma tal, que la misma hubiese adquirido carácter distintivo, pese a componerse exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio"; cuestión que sin embargo no ha sido acreditada en el supuesto presente.

Por lo demás el hecho de que no se haya producido durante el procedimiento oposición de particulares es indiferente ya que la Oficina de Patentes tiene que examinar de oficio las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el art. 5 de la Ley de Marcas .

Por todo lo expuesto procede la desestimación del recurso.

QUINTO.- Y según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fé, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador Don Oscar García Cortés actuando en representación de UNITEC-UNION DE TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES S.A., contra la Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 19 de agosto de 2003 y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.501.573 "TELERECARGA" solicitada para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 38 del Nomenclator Internacional, Resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho, sin imposición de costas.

Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, a preparar ante esta Sala.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Dª. Fátima Arana Azpitarte, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; certifico.