Sentencia Administrativo Nº 567/2014, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 833/2011 de 04 de Julio de 2014

Encabezamiento

PROCEDIMIENTO ORDINARIO - 000833/2011

N.I.G.: 46250-33-3-2011-0007585

Recurso ordinario nº 833/2011

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 5ª

SENTENCIA Nº 567/14

Iltmos. Sres:

Presidente

D. JOSÉ BELLMONT MORA

Magistrados

Dª ROSARIO VIDAL MAS

D. FERNANDO NIETO MARTIN

Dª BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ

D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS

En Valencia a cuatro de julio de dos mil catorce

VISTOpor la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el recurso contencioso-administrativo nº 833/2011, interpuesto por la Procuradora Dª Evelia Navarro Saiz, en nombre y representación de D. Valeriano , asistido por el letrado D. Juan José Carreño Moreno, contra la Resolución de fecha 10 de mayo de 2011 dictada por la Oficina de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto por PEPSICO contra la Resolución por la que se concede la Marca núm. 2.934.666 'PEPI TONIC' en el que ha sido parte la OFICINA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado, figurando como codemandado la mercantil PEPSICO INC, representada por la Procuradora Dª Lourdes Bañón Navarro, y asistida por el Letrado D. Rafael Linage González. Ha sido Ponente el Magistrado D. ANTONIO LÓPEZ TOMÁS.

Antecedentes

PRIMERO.-Interpuesto el Recurso y seguidos los trámites previstos en la Ley, se emplazó a la parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de demanda, lo que verificó en tiempo y forma, solicitando se dicte Sentencia por la que se revoque la resolución recurrida y se acuerde la concesión a favor del recurrente del registro de la marca PEPI TONIC, destinada a designar productos comprendidos dentro de la Clase 32 y 33 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO.-Por la parte demandada y por la parte codemandada se contestó a la demanda mediante escrito en el que se solicitó la íntegra desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la resolución objeto del mismo, por estimarlas ajustadas a derecho.

TERCERO.-No habiéndose recibido el pleito a prueba, y tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo.

CUARTO.-Se señaló para la votación y fallo del presente Recurso el día 25 de junio de 2014.

QUINTO.-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de fecha 10 de mayo de 2011 dictada por la Oficina de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto por la mercantil PEPSICO INC contra la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2010 por la que se concede la Marca núm. 2.934.666 'PEPI TONIC'

SEGUNDO.-Alega la parte actora que el estudio de las marcas debe hacerse de manera global, no siendo suficiente la mera concurrencia en la misma de cuatro las letras que componen las marcas opuestas. Así, se alega que existen suficientes diferencias fonéticas y gramaticales entre la marca PEPI TONIC y las marcas PEPSI y PEPSI-COLA, así como diferencias conceptuales, pues la marca PEPI TONIC lleva a dos asociaciones de ideas: dos elementos empleados en la elaboración de cócteles (PEPINO + TÓCNICA), o la referencia al nombre de Pepi, como diminutivo de Josefa (LA TÓNICA DE PEPI). Además de lo anterior, considera que las diferencias gráficas y visuales son patentes, a lo que debería añadirse la notoriedad y renombre de las marcas PEPSI, lo que hace imposible el riesgo de error. Por último, con referencia al ámbito objetivo de las marcas, considera que no es inconveniente, pues el mismo es secundario y complementario, aplicable a situaciones donde existan dudas

La Administración demandada se opone a la demanda alegando que basta examinar los vocablos de una y otra marca y que el vocablo PEPI se confunde con PEPSI, lo que unido a que el sector al que se dirige es semejante, los consumidores pueden confundir fácilmente los productos.

La codemandada comparecida, en su extenso y prolijo escrito de contestación, se opone asimismo a la demanda alegando, en síntesis, que la comparación debe hacer entre los signos distintivos de una y otra, esto es, PEPI y PEPSI, lo que determina que exista una notable semejanza fonético-denominativa, y rayana en la identidad. Además, continúa, si comparamos las marcas en su denominación completa (PEPI TONIC Y PEPSI COLA), se observa que el riesgo de asociación se incrementa. A lo anteriormente señalado, indica que el ámbito aplicativo (clases 32 y 33) es idéntico, lo que tiene trascendencia en la apreciación del riesgo de confusión. Por último, señala que resulta de aplicación el artículo 8 de la ley de Marcas , según el cual, a su entender, no exige si quiera que exista riesgo de confusión entre la nueva marca y la prioritaria, sino que basta que el parecido pueda indicar una conexión entre los productos o servicios de aquella con el titular de esta, o bien se suponga un aprovechamiento injusto de dicha notoriedad, o un menoscabo.

TERCERO.- Sentado lo anterior debemos partir de que la marca es un signo o medio que distingue productos o servicios en el mercado, teniendo dicha función distintiva precisamente la de evitar la confusión con otros productos o servicios similares ofrecidos por otra persona.

El art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas - cuyo antecedente legislativo lo constituye el art. 124, num. 1 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial y el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 - prohíbe el registro de signos que ' por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

A tenor de una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo son criterios esenciales de aplicación al supuesto de autos:

El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple pronunciación, acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético, es decir, sin más que una sencilla visión, lectura o audición de conjunto que no se detenga en descomponer aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos confrontados ni que descienda a discusiones léxico gramaticales, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en algún aspecto a error o confusión al consumidor.

Si bien son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, ocupa lugar preferente el que propugna una atención de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

Al lado de tales factores, el Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente, para ponderar el grado de semejanza entre las marcas.

Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico que no constituye motivo legal determinante pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, un segundo factor complementario, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado.

Todos estos factores son los que deben computarse en el análisis comparativo sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como principio orientador de la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa, a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria

En fin, según jurisprudencia reiterada de dicho Alto Tribunal, se refiere a la comparación entre los signos en litigio ha de hacerse de manera global y unitaria, sin descomposiciones artificiosas de sus términos fonéticos o gráficos, buscando el efecto global que cada marca ocasiona en el consumidor medio, pues es esa impresión global la que le podrá inducir al error o confusión entre marcas que trata de impedir la regulación legal sobre la materia, en defensa tanto de los propios consumidores como de los legítimos derechos de los titulares de las marcas y de su inversión en las mismas.

Sin duda, dentro de esa impresión global se puede destacar, en su caso, la especial relevancia del elemento denominativo o fonético, así como el especial peso o relevancia de algún elemento de los que integren el conjunto denominativo, gráfico o mixto de los signos enfrentados.

Ahora bien, esto último no puede llevarse al extremo de eliminar de la comparación todos los restantes elementos y efectuar la comparación sólo con el que se considere predominante, pues con ello se priva indefectiblemente a la comparación del efecto o impresión unitaria y global de las

Estos criterios, finalmente, se recuerdan en los arts. 11 y 12 de la vigente Ley de Marcas tendentes a evitar la posible inducción al error o confusión.

Destacar, también inicialmente que como señalaba la sentencia 377/2010 de la Sección Segunda de esta Sala, de 19 de abril :

'A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas , cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

« (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.».

Por último, como señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª en su Sentencia número 1423 de 11 de octubre de 2012 (donde también es parte la mercantil PEPSICO, solicitando la inscripción de la marca PEPSI RAW, frente a su oponente IN THE RAW):

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 '.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-A la vista de todos estos criterios, en relación con el supuesto de autos, la Sala considera que entre la marca PEPI TONIC y la marca PEPSI y PEPSI COLA, existe cierto parecido, pero en ningún caso se aprecia que concurra riesgo de confusión. Además de ello, el riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida, En efecto, se considera que entre la marca solicitada PEPI TONIC y la PEPSI, PEPSI- COLA, no existe la semejanza denominativa y fonética acogida en la resolución impugnada. Entre ambas concurre una diferente composición gramatical, fonética y conceptual, dotando al conjunto denominativo resultante de una clara distintividad y diferenciación entre ambas.

Además, al ser tan conocidas las marcas del grupo PEPSICO INC, no existe riesgo de confusión en el público, o riesgo de asociación de la solicitada con la marca anterior. Tampoco se considera que exista vulneración del artículo 8 de la Ley de Marcas . En este sentido, la Sentencia de Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2008 (aportada por la codemandada en su recurso de alzada) dispone que Nos parece evidente -como la recurrente afirma en su escrito de interposición, transcrito, en lo necesario, en antecedentes- que si no existiera la marca ' PEPSI COLA', no se le habría ocurrido a las entidades solicitantes de las marcas registradas pese a la oposición del titular de las prioritarias -empresas por cierto que no se personaron en la instancia, ni tampoco en este recurso de casación para defender los derechos reconocidos, actuación que nos parece de importante significación- registrar el signo 'LA COLLA PESSIGOLLA'. Lo que inequívocamente se ha hecho con el único propósito de aprovecharse de la reputación de las marcas renombradas.En el caso presente, en ningún caso se ha acreditado que la marca PEPI TONIC se aproveche de la notoriedad de la marca PEPSI-COLA, pues más que a refresco de cola, se refiere a bebida refrescante derivada de la tónica, y por lo que a la bebida alcohólica se refiere, es evidente que las colas no contienen alcohol, por lo que el riesgo de confusión es nulo.

En efecto, como antes se ha expuesto, la codemandada considera que de conformidad con el artículo 8 de la ley de Marcas , no se exige si quiera que exista riesgo de confusión entre la nueva marca y la prioritaria, sino que basta que el parecido pueda indicar una conexión entre los productos o servicios de aquella con el titular de esta, o bien se suponga un aprovechamiento injusto de dicha notoriedad, o un menoscabo. Como señala la Sentencia del tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, S 6-5-2013, rec. 964/2012 :

En primer lugar debemos indicar que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ofrece una definición legal de la marca notoria, en sede de la formulación de las causas de denegación del registro, al expresar en el apartado 2 de este precepto que «a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial», y refiere el alcance de la prohibición de registro al disponer que «la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados».

Por ello, como ya dijéramos en ocasiones anteriores, cabe advertir que la prohibición reforzada de la marca notoria se desenvuelve autónomamente en el ámbito de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que vincula al órgano judicial a extremar el rigor comparativo en el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, atendiendo, entre otras circunstancias, al grado de conocimiento de la marca prioritaria en el mercado y a la asociación que pueda hacerse con el signo anterior; y en el ámbito de la prohibición de registro del artículo 8 del referido Cuerpo legal , que neutraliza con alcance relativo el principio de especialidad, con la finalidad de excluir que accedan al registro signos que, aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por las marcas anteriores, por ser notorias, puede indicar una conexión entre los productos y servicios amparados y el titular de aquellos signos prioritarios, o puedan implicar, sin justa causa, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior o un menoscabo de su carácter distintivo o de su notoriedad.

El criterio jurídico sustentado en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2008 (RC 5602/2006 ), según el cual, si no se aprecia la existencia de riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial entre los signos, no cabe analizar el riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, constituye una interpretación que ha sido matizada por esta Sala en las sentencias de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006 ) y de 24 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006 ), al considerar suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el nuevo signo y la marca anterior, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, de modo que la protección reforzada de la marca notoria actúa también en aquellos supuestos en que la marca aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la marca obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.

Pues bien, en el supuesto analizado, no concurre una similitud fonética y semántica como para llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial. No se acredita la posibilidad de aprovechamiento indebido por terceros de la reputación de la marca PEPSI, PEPSI-COLA a fin de no incurrir en la prohibición de registro derivada de la Ley de Marcas.

Por todo ello, procede revocar la resolución administrativa objeto de recurso y estimar íntegramente la demanda.

QUINTO.- El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , vigente al tiempo del presente procedimiento, establece respecto a las costas procesales, el criterio de la temeridad o mala fe en la interposición del recurso o mantenimiento de la acción, criterio que no siendo de apreciar en autos, supone la no imposición de las ocasionadas en el presente expediente.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación

Fallo

1.- Estimarel recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Valeriano contra la Resolución de fecha 10 de mayo de 2011 dictada por la Oficina de Patentes y Marcas estimatoria del recurso de alzada interpuesto por la mercantil PEPSICO INC contra la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2010 por la que se concede la Marca núm. 2.934.666 'PEPI TONIC', la cual anulamos por no ser conforme a Derecho y en su lugar acordamos la inscripción de la citada marca para amparar productos y servicios de la clase 32ª y 33ª solicitados.

2.- Sin costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días desde la notificación desde su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico en Valencia, y fecha que antecede.