Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 576/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 372/2021 de 07 de Octubre de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2021/0035270

RECURSO 372/2021

SENTENCIA NÚMERO 576

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Domínguez Calvo

Dª. María Soledad Gamo Serrano

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En la Villa de Madrid, a siete de octubre de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 372/2021, interpuesto por la mercantil H.F.S. SALAMANDRA, S.L., representada por la Procuradora Dª. Margarita Lucía Contreras Herradón, contra la resolución dictada el 1 de junio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 26 de febrero de 2021, se deniega la inscripción de la marca núm. 4067119 'OCM OH MY CLUB MADRID'. Han sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; y la mercantil 020 VISION B.V., representada por la Procuradora Dª. María del Carmen Ortiz Cornago.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 22 de septiembre de 2022 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 1 de junio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 26 de febrero de 2021, se deniega la inscripción de la marca núm. 4067119 'OCM OH MY CLUB MADRID', para proteger productos y servicios en clase 41ª del Nomenclátor internacional ('Servicios de entretenimiento y diversión; servicios de club (discotecas); clubes nocturnos; organización de fiestas, festivales, eventos musicales, recepciones, concursos y entrega de premios; organización y presentación de espectáculos y actuaciones en vivo; producción de espectáculos y actuaciones en directo; gestión artística de espectáculos musicales; emisión, reserva y venta de localidades para eventos y espectáculos'), al estimar la concurrencia de la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas en relación con la marca anterior de la Unión Europea núm. 17936639 'OH MY!'.

Concretamente, la resolución resolutoria del recurso de alzada razona su decisión en los términos siguientes:

(i) ' Desde el punto de vista denominativo y fonético, las marcas presentan gran parecido pues contienen 'OH MY', siendo estas dos palabras las únicas de las que se compone la marca anterior de la Unión Europea núm. 17936639 (en adelante, MUE). Por tanto, tal y como señala 020 VISION B.V. en su recurso de alzada, la marca posterior comprende a la marca anterior.

En un intento de restar relevancia a la coincidencia de los signos en 'OH MY' ante esta Instancia, H.F. S. SALAMANDRA, S.L. sostiene se trata de una expresión 'OH MY' conocida por la generalidad del público, con escaso carácter diferenciador y que el recurrente no puede monopolizar en exclusiva. En su sustento, trae a colación 'diversas marcas con la misma estructura, cuya denominación comienza por 'OH MY', inscritas en la clase 41 que están concedidas y conviviendo registralmente'. El mencionado listado se compone de cinco marcas españolas sobre las que suministra la siguiente información: modalidad, número de expediente, denominación y clase de Niza. Sin embargo, para demostrar que la distintividad inherente del elemento 'OH MY' para los servicios en cuestión se ha debilitado por su uso intensivo en diversos signos distintivos, hubiera sido necesario acreditar la presencia en el mercado de las marcas que incluyen este término, y no limitarse a mencionar que conviven, cuando tan solo se está dejando constancia de que existen en el Registro de Marcas (véanse las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2009, en el asunto T-400/06, zerorh+, apartado 73 y de 15 de mayo de 2012, en el asunto T-280/11 , Keen, apartado 43). Ciertamente, los datos proporcionados por la mencionada mercantil no ofrecen ninguna información acerca de que las marcas estén siendo utilizadas en los sectores mercantiles relacionados con el entretenimiento en España, ni mucho menos de que estén conviviendo. Por tanto, a falta de dicha prueba, se desestima este argumento.

Tampoco afecta a la distintividad de 'OH MY' que constituya 'una expresión de sorpresa, habitualmente seguida de un sustantivo' ya que su significado no está directamente relacionado con los servicios reivindicados por las marcas de un modo claro que podría alterar su carácter distintivo. En cambio, si contribuye a la similitud conceptual de los signos en pugna.

Ahora bien, es cierto que la marca novel incorpora las letras 'OCM' al comienzo y 'CLUB MADRID' al final. Estas adiciones tienen un impacto desigual en el signo. Y es que 'OCM', no pudiéndose catalogar de siglas porque no responde exactamente a las iniciales de 'OH MY CLUB MADRID', se sitúa en la parte inicial y comparte distintividad con 'OH MY'. Por el contrario, y pese a los argumentos esgrimidos por el solicitante de la marca, carece de distintividad tanto 'CLUB' para los servicios reivindicados por la marca posterior, especialmente 'servicios de club (discotecas); clubes nocturnos' como 'MADRID' al indicar su lugar de prestación; por tanto, han de quedar al margen del presente examen. En este sentido, véase las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 3 de julio de 2003 en el asunto T-129/01 ; de 18 de febrero de 2004 en el asunto T-10/03 y de 6 de julio de 2004, en el asunto T- 117/02 .

No obstante lo anterior, toda vez que las marcas en liza son exclusivamente denominativas, esta Instancia considera que la presencia de las tres letras 'OCM' al comienzo de la marca solicitada núm. 4067119 no consigue contrarrestar la similitud denominativa que presenta con la MUE, quedando así cumplido el primer requisito del artículo 6.1.b) LM .'.

(ii) ' En el supuesto presente las marcas reivindican los siguientes servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional:

- Marca solicitada núm. 4067119 'OCM OH MY CLUB MADRID': 'servicios de entretenimiento y diversión; servicios de club (discotecas); clubes nocturnos; organización de fiestas, festivales, eventos musicales, recepciones, concursos y entrega de premios; organización y presentación de espectáculos y actuaciones en vivo; producción de espectáculos y actuaciones en directo; gestión artística de espectáculos musicales; emisión, reserva y venta de localidades para eventos y espectáculos'.

- Marca anterior de la Unión Europea núm. 17936639 'OH MY!': 'Servicios de festivales de música; Organización y dirección de conciertos; Producción, organización y realización de eventos de música y de baile, fiestas y conciertos; Servicios de artistas ejecutantes, incluyendo organización de eventos de música y de baile, fiestas y conciertos; Contratación de artistas para eventos de música y de baile, fiestas y conciertos; Servicios de reserva de entradas para eventos de música y de baile, fiestas y conciertos; Suministro de información sobre festivales de música y conciertos; Información y asesoramiento sobre los servicios mencionados; Todos los servicios anteriormente mencionados, prestados por vía electrónica o por otros medios, incluyendo Internet'.

Atendiendo a todo lo anterior, no hay duda de que se cumple el segundo requisito del artículo 6.1.b) LM ya que ambas marcas reivindican servicios de entretenimiento y se dirigen al mismo público. En consecuencia, se debe extremar y ser más rigurosos en el juicio comparativo.'.

Y concluye que:

'(...) la coincidencia en el término 'OH MY' constituye base suficiente para poder hacer entrar en juego la prohibición contemplada en el artículo 6.1.b) LM , puesto que el denominador común es el único elemento denominativo del que se compone la MUE y las marcas se ubican en el mismo ámbito mercantil. Por tanto, la adición de 'OCM' al comienzo de la marca solicitada no es suficiente para contrarrestar la impresión general de similitud denominativa y fonética, así como la identidad conceptual y aplicativa de los signos comparados.

Así las cosas, tomando en consideración la interdependencia de tales factores, se concluye que los consumidores medios del territorio español podrían razonablemente pensar que los servicios de entretenimiento identificados por las marcas en conflicto proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, solicitando el dictado de una sentencia por la que, estimando el recurso, revoque la resolución administrativa impugnada y acuerde la concesión del registro solicitado, con imposición de costas a la parte que se oponga a dicha pretensión.

A tal efecto, en síntesis, argumenta: (i) Los procedimientos administrativos no vinculan a los Tribunales; (ii) La expresión OH MY está presente en multitud de marcas inscritas, de donde se infiere que es poco distintiva; (ii) De la comparación estructural y global de los distintivos en conflicto se infieren acusadas diferencias desde un punto de vista denominativo, fonético, conceptual y gráfico. El hecho de que las marcas coincidan en las palabras OH MY no tiene por qué ser determinante de confusión si la nueva marca incorpora elementos que sirven para diferenciarlas en el mercado. La expresión 'OH MY!', en que consiste exclusivamente la marca oponente, es una expresión profusamente utilizada en multitud de marcas registradas tanto en la OEPM como en la EUIPO, por lo que se podría considerar como una expresión descriptiva o al menos de una distintividad relativa, estando algunas de esas marcas inscritas para servicios de entretenimiento. La adición en la marca solicitada de las palabras 'CLUB MADRID' no solamente supone un factor que diferencia las marcas analizadas, sino que le atribuye un diferente significado, relacionado con el tipo de servicios amparados y con su procedencia geográfica. El consumidor que conozca la marca solicitada tenderá a pensar que se trata de un 'CLUB' o 'discoteca' situado en Madrid, denominado 'OCM', mientras que 'OH MY' es simplemente una exclamación, una frase hecha y habitual en inglés generalizada también en España, sin que exista alusión conceptual a ningún tipo de servicios. Los términos 'OCM' y 'CLUB MADRID' de la marca solicitada no pueden ser considerados elementos accesorios, genéricos e insuficientes a efectos diferenciadores pues las letras iniciales 'OCM' no constituyen las letras iniciales del resto de las palabras por lo que se trata de una expresión distintiva sin significado alguno que por encontrarse al principio de la marca será recordada con mayor facilidad por el consumidor. Las palabras 'CLUB' y 'MADRID' pueden ser sugestivas, pero no tienen un grado de carácter distintivo menor que el de 'OH MY'

El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa, así como la codemandada personada -titular de la marca oponente-, se muestran conformes con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

TERCERO.-En relación con la alegada prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:

' (...)en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':

'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. '.

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 '.'.

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:

'(...)como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

' b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.'.'

CUARTO.-Teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reseñada en el fundamento jurídico precedente, debemos comenzar nuestro análisis de los signos enfrentados poniendo de relieve que la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009).

Pues bien, la cuestión controvertida reside en determinar si la marca solicitada,'OCM OH MY CLUB MADRID', globalmente considerada, presenta elementos que la distinga de la marca prioritaria-oponente ' OH MY!'. Esto es, lo que debemos determinar es si la comparación unitaria y completa entre los signos en conflicto pone de manifiesto la distintividad de la marca solicitada, globalmente considerada, frente a la marca prioritaria.

Pues bien, a juicio de la Sala, se advierte entre los signos en conflicto un altísimo grado de semejanza a nivel denominativo, fonético y conceptual, como a continuación exponemos.

En efecto, de una primera impresión de la marca solicitada ('OCM OH MY CLUB MADRID') se infiere que el elemento denominativo principal y distintivo de la misma reside en el término 'OH MY', dado que, de una parte, como pone de relieve la codemandada, las siglas 'OCM' se corresponden con el acrónimo de la expresión 'OH MY CLUB MADRID', por lo que no será percibido por el público consumidor como un término de referencia, sino simplemente como un acrónimo en atención a que dichas siglas carecen de todo significado. Por otra parte, el término 'CLUB' es un vocablo genérico a la vez que descriptivo del contenido de la marca (servicios de club), no siendo monopolizable por un solo titular, careciendo de capacidad distintiva. Tampoco el término 'MADRID' tiene capacidad distintiva dado que, como identificación geográfica, es inapropiable en exclusiva. Dicho de otro modo, tales elementos (OCM, CLUB y MADRID) carecen de la entidad suficiente como para singularizar, por sí mismos, la marca solicitada al ser términos débiles para los productos a distinguir

En consecuencia, nos encontramos con que el elemento sobre el que descansa la distintividad de la marca solicitada ('OH MY') resulta ser plenamente coincidente con la totalidad de los elementos denominativos que integran la marca oponente. Esto es, los conjuntos denominativos enfrentados coinciden en la expresión sobre la que ambos signos marcarios pretenden sustentar su respectiva distintividad. Esto es, ambos conjuntos marcarios comparten idéntico elemento dominante y principal.

La recurrente sostiene que la expresión 'OH MY' es una expresión profusamente utilizada en multitud de marcas registradas tanto en la OEPM como en la EUIPO, por lo que se podría considerar como una expresión descriptiva o al menos de una distintividad relativa, estando algunas de esas marcas inscritas para servicios de entretenimiento. Alude a que 'OH MY' es simplemente una exclamación, una frase hecha y habitual en inglés generalizada también en España, sin que exista alusión conceptual a ningún tipo de servicios.

Pues bien, en primer lugar, resulta ciertamente sorprendente dicho alegato cuando, precisamente, el titular de la marca solicitada ha residenciado la distintividad de la misma en la mencionada expresión.

No obstante ello, para demostrar que la distintividad inherente a la expresión 'OH MY' para los servicios que se pretenden proteger con ella se ha debilitado por su uso intensivo en diversos signos distintivos, tal como pone de relieve la resolución impugnada, hubiera sido necesario acreditar la presencia en el mercado de las marcas que incluyen este término, y no limitarse a mencionar que conviven, cuando tan solo se está dejando constancia de que existen en el Registro de Marcas. Ciertamente, los datos proporcionados por la recurrente no ofrecen ninguna información acerca de que las marcas estén siendo utilizadas en los sectores mercantiles que aquí nos ocupan, ni mucho menos de que estén conviviendo. Esto es, la recurrente no ha ofrecido ni el más mínimo indicio de la aludida debilidad de la citada expresión en el sector mercantil que aquí nos ocupa.

Por otra parte, dado que ambos signos marcarios residencian su distintividad en idéntico vocablo, además de la semejanza denominativa y fonética advertida, se infiere de manera clara la existencia, igualmente, una identidad conceptual.

Apreciamos, igualmente, una indudable identidad aplicativa entre los signos enfrentados, en clase 41ª del Nomenclátor, no discutida, por otra parte, por la recurrente.

QUINTO.-Por tanto, teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, en las que queda constatada una indudable semejanza denominativa fonética, así como una identidad conceptual y aplicativa, y teniendo en cuenta el principio de interdependencia, advertimos la existencia de un indudable riesgo de confusión y asociación entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellos protegidos, riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En el presente caso, a la vista de las semejanzas e identidades advertidas, el público consumidor puede confundir las marcas y pensar que los servicios solicitados provienen de una misma empresa o de una empresa vinculada. El consumidor medio puede acudir a los servicios amparados por la marca solicitada con la falsa creencia de que proceden de la titular de la marca prioritaria-oponente.

Llegados a este punto conviene recordar que la función principal del derecho de marcas es la de diferenciar el origen empresarial de unos productos y servicios de la del resto de los competidores.

En consecuencia, de cuanto queda dicho se desprende la procedencia de desestimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones.

SEXTO.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen a la parte actora las costas causadas, con el límite ( artículo 139.3 LJCA) de 1.500 €, más IVA, como la cantidad máxima a repercutir por cada una de las codemandadas por todos los conceptos.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil H.F.S. SALAMANDRA, S.L., representada por la Procuradora Dª. Margarita Lucía Contreras Herradón, contra la resolución dictada el 1 de junio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 26 de febrero de 2021, se deniega la inscripción de la marca núm. 4067119 'OCM OH MY CLUB MADRID'. Todo ello, con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con la limitación establecida en el último fundamento jurídico.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.