Sentencia Administrativo Nº 583/2012, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1287/2008 de 19 de Abril de 2012

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2008/0108597

RECURSO 1.287/2008

SENTENCIA NÚMERO 583

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a diecinueve de abril de dos mil doce.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1.287/2008, interpuesto por D. Laureano, representada por el Procurador Dª. Margarita Lucía Contreras Herradon, contra la resolución dictada el 22 de mayo de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de enero de 2008, por la que se denegaba la inscripción de la marca núm. 2.737.014 ' EDENIA GRUPO VIAJES' (mixta). Han sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; así como la mercantil HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS, S.A., representada por el Procurador Dª. María del Carmen Moreno Ramos.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 25 de junio de 2009, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 5 de octubre de 2009 (Abogado del Estado) y 15 de diciembre de 2009 (mercantil codemandada), en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 19 de abril de 2012 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada 22 de mayo de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de enero de 2008, por la que se denegaba la inscripción de la marca núm. 2.737.014 ' EDENIA GRUPO VIAJES' (mixta), para distinguir servicios de la clase 39ª (organización de cruceros, organización de excursiones, organización de viajes, transporte de viajeros, reservas para los viajes).

La precitada resolución desestimatoria del recurso de alzada concluye que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre los signos enfrentados 'EBENIA HOTELS' marca anterior y 'EDENIA GRUPO VIAJES' marca solicitada, una evidente similitud fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas en las cuales despliegan sus efectos; añadiendo que 'el núcleo característico de la marca solicitada 'EDENIA', presenta una acusada similitud con el de la marca anterior, 'EBENIA', sin que la adición del resto de términos que la componen, 'GRUPO VIAJES', consiga otorgar al conjunto un carácter plenamente singular como para poder diferenciarse de la marca anterior sin generar riesgo de confusión o de asociación en el público'.

SEGUNDO.-La mercantil recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas aduciendo, en síntesis, que entre los signos enfrentados no existen las semejanzas fonéticas puestas de manifiesto en la resolución impugnada, poniendo de manifiesto las diferencias de conjunto existentes, acentuadas por el elemento gráfico que acompaña a ambas marcas enfrentadas. Igualmente aduce la existencia de diferencias, aplicativas existentes, al dirigirse la oponente a los sectores del nomenclátor 35 y 43, mientras la solicitada a sectores comprendidos en la clase 39. Y por último, resalta la coincidencia de la marca solicitada con la denominación social de la mercantil EDENIA GRUPO VIAJES, S.L., de la que el solicitante es socio fundador y Administrador único. El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada.

Y por la mercantil codemandada se muestra, igualmente, conforme con el criterio sustentado en la resolución impugnada, poniendo de manifiesto las semejanzas denominativas y fonéticas existentes entre los signos enfrentados, así como poniendo de relieve la manifiesta coincidencia existente al amparar ambas marcas proctos o servicios comprendidos en el área comercial turística.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas, señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-En el caso presente, a juicio de este Tribunal, son claras y evidentes las semejanzas fonético-denominativas existentes en los signos enfrentados, así como el campo aplicativo.

El examen de la distintividad de la marca solicitada con la prioritaria opuesta, desde la perspectiva de una valoración de la semejanza (requerida por la letra b) del artículo 6.1 de la Ley de Marcas) entre los signos deberá efectuarse atendiendo a una semejanza de conjunto. De esta forma, se permitirá mantener la coexistencia de marcas pertenecientes a distintos titulares que presentan un elemento común siempre que vayan acompañadas de otros signos dotados de suficiente fuerza distintiva para negar la existencia de riesgo de confusión -entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004 (marcas Capricho/Capricho Cuétara y Pepe Jeans/Pepe Moya), 28 de julio de 2006 (marcas Pepe Catalá/Don Pepe) y de 21 de diciembre de 2006 (marcas Pepe Pardo/Don Pepe), cual aquí, sin duda, acontece.

En el caso concreto, el elemento individualizador, más característico y distintivo de la marcar solicitada se encuentra en el vocablo EDENIA, que presenta una acusada semejanza con el vocablo, igualmente más característico de la oponente, EBENIA. Entre ambos vocablos existe tan sólo la mínima diferencia consistente en el cambio de la consonante de la sílaba central de ambos (D/B), de tal forma que, pone de relieve la mercantil codemandada, comparten estructura, sonido, ritmo silábico, sílaba tónica, entonación y dicción. Más aún si tenemos en cuenta que los fonemas D/B, de sonidos oclusivos sordos situados entre vocales, producirá como resultado una semejanza muy acusada en la pronunciación de la sílaba correspondiente, obteniéndose así una muy acusada semejanza fonética.

El resto de los elementos o vocablos que acompañan al más característico de la solicitada (GRUPO y VIAJES), carecen de fuerza distintiva suficiente como para formar un conjunto marcario netamente distinto y diferenciador de la oponente, y ello dado el carácter genérico o descriptivo de dicho vocablo en relación con los concretos productos o servicios que se pretenden amparar y que se refieren al campo de los viajes.

Es cierto que a la solicitada le acompaña un determinado grafismo, pero ello resulta insuficiente a los fines comparativos que nos ocupa, dado que la prevalencia del aspecto oral sobre el escrito en las transacciones comerciales, de tal forma que al consumidor medio puede parecerle que entre ambos signos existe algún tipo de relación o dependencia; en definitiva, que los productos amparados por las mismas tiene un mismo origen comercial. Riesgo que se manifiesta en la asociación que pueda el consumidor realizar con la marca previamente registrada.

A dicha semejanza denominativa y fonética debemos unir que entre los campos aplicativos existe una clara relación, dado que tanto los productos amparados por la solicitada como la oponente están incluidos en el área comercial del turismo. Es cierto que los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas están incluidos en clases del nomenclátor distintas, pero no es menos cierto que a la hora de examinar la semejanza aplicativa ha de tenerse en cuenta la proximidad o relación de las áreas comerciales, y en este caso, ambas se relacionan, de forma directa, con el área turística.

El hecho de que la marca solicitada coincida con la denominación social de una mercantil, de la que el recurrente dice ser fundador y administrador único, resulta aquí irrelevante, máxime cuando el solicitante de la marca no fue dicha mercantil.

De cuanto antecede, dada la semejanza denominativa, fonética y aplicativa existente entre los signos en enfrentados, forzoso resulta concluir que existe un evidente riesgo de confusión en el mercado sobre los servicios y productos amparados, concurriendo de esta forma la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) de la citada Ley de Marcas, lo que comporta una desestimación del recurso contencioso origen de estas actuaciones.

QUINTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en su redacción anterior a la dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal), considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe en la actuación procesal de la partes litigantes, es por lo que no procede formular expresa condena en costas.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Laureano, representada por el Procurador Dª. Margarita Lucía Contreras Herradon, contra la resolución dictada el 22 de mayo de 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de enero de 2008, por la que se denegaba la inscripción de la marca núm. 2.737.014 ' EDENIA GRUPO VIAJES' (mixta), la cual confirmamos por ser conforme a Derecho; y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber