Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 585/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 425/2021 de 11 de Octubre de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2021/0040696

RECURSO Nº 425/2021

SENTENCIA Nº 585

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ilustrísimos Señores e Ilustrísima Señora:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Domínguez Calvo

D. ª María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid a once de octubre dos mil veintidós.

Vistos por la Sala, constituida por los señores arriba indicados, magistrados de Sala de lo Contencioso Administrativo (sección 2ª), de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del recurso contencioso-administrativo número 425 de 2021interpuesto por la entidad ' NH Hotel Group, S.A.,' representada por la Procuradora doña Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo asistida por Letrado don Ángel Luis Pedrero Márquez contra la resolución de 05 de julio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 25 de marzo de 2021 que concedió la inscripción de la marca nº 4.039.586 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' ,solicitada por Teodoro para proteger productos de la clase 36ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites la Procuradora doña Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo en nombre y representación de la entidad ' NH Hotel Group, S.A.,' formalizó demanda el día 20 de octubre de 2021 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando que se tuviera por deducida la demanda y, en virtud de ella, por formulado el Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución registral de fecha 5 de julio de 2021, que concedió la inscripción de la marca número 4.039.586 y, previos los trámites de Ley, se sirva en su día dictar sentencia, por la que, estimando el presente Recurso, se declare que la resolución registral anterior es nula y que en su lugar procede la denegación de la marca número 4.039.586, denominada 'NH SPAIN SELECT NEW HOMES GESTIONES INMOBILIARIAS', en clase 36 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado el 29 de noviembre de 2021 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando por que se tuviera por formulada contestación a la demanda, y, previos los trámites legales, dicte sentencia acordando la desestimación de todas las pretensiones del demandante, con condena en costas en todo caso.

TERCERO. - Mediante auto de 9 de diciembre de 2021 se acordó no haber lugar a recibir a prueba el presente recurso, teniéndose por reproducida la documental aportada, así como el expediente administrativo y, no ha lugar al libramiento de los oficios interesados

CUARTO.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes plazo de diez días para concluir por escrito lo que consta realizado tras lo cual lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 6 de octubre de 2022 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.

Fundamentos

PRIMERO.-La Procuradora doña Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo en nombre y representación de la entidad ' NH Hotel Group, S.A., ' interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de 05 de julio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 25 de marzo de 2021 que concedió la inscripción de la marca nº 4.039.586 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' ,solicitada por Teodoro para proteger productos de la clase 36ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción.

SEGUNDO.-Se fundamenta el recurso en incompatibilidad de la marca española nº 4.039.586 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' , con las marca cuya titularidad ostenta la actora en concreto la marca comunitarias 002672178 Se alega la infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que 'No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior y el renombre de las marcas de su titularidad,

TERCERO. -La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que

En primer lugar, debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes:

La marca solicitada nº 4039586 'NEW HOMES GESTIONES INMOBILIARIAS' (fig.) (clase 36) de la marca española nº 4.039.586 ' ,La marca solicitada no reivindica en exclusiva: SPAIN, N, H, SELECT

La marca prioritaria oponente MUE 002672178 'nh' (fig.) (clase 43)

Analizando los elementos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias de conjunto, denominativas y visuales entre ellos, considerando sus respectivos ámbitos aplicativos, puesto que en la comparación ha de tenerse en cuenta que las letras N, H, no tienen una especial distintividad intrínseca y que en la marca solicitada no se reivindican en exclusiva, siendo el elemento realmente distintivo, reivindicado en exclusiva, la denominación 'New Homes', que figura visualmente también como elemento dominante bajo las letras en mayúsculas, N, H, separadas por una barra, como iniciales de dicha denominación. Tienen un carácter accesorio en la comparación, y tampoco se reivindican en exclusiva, los términos descriptivos de procedencia y calidad, 'Spain', 'Select', y aunque incluida en la denominación solicitada no es reivindicable en exclusiva la leyenda 'Gestiones Inmobiliarias' por su carácter descriptivo de los servicios prestados. Desde un punto de vista gráfico, además, la marca solicitada incorpora una composición gráfica diferenciada, con distinto tipo de letra y reivindicación cromática, de forma que desde una apreciación global, el signo solicitado con los elementos que le integran, causa una impresión de conjunto auditiva y

visual suficientemente diferenciada de la marca oponente, evocando también conceptos suficientemente diferenciados

En cuanto a la relación aplicativa, la nueva marca se solicita en clase 36 para proteger 'servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; administración de carteras inmobiliarias; administración de propiedades inmobiliarias; adquisición inmobiliaria [por cuenta ajena]; agencia de alquiler (propiedades inmobiliarias); agencia inmobiliaria; agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias]; agencias inmobiliarias; alquiler de propiedades inmobiliarias; arrendamiento de propiedades [propiedad inmobiliaria solo]; asesoramiento sobre inversión inmobiliaria; consultoría en materia inmobiliaria; consultoría financiera relacionada con inversiones inmobiliarias; consultoría inmobiliaria; evaluación inmobiliaria (financiera); facilitación de financiación para promociones inmobiliarias; financiación de proyectos de promoción inmobiliaria; financiación inmobiliaria; gestión de inversiones inmobiliarias; inmobiliarias (tasaciones -); inversiones inmobiliarias; organización de arrendamientos para el alquiler de propiedades inmobiliarias; organización de la facilitación de financiación para compras inmobiliarias; planificación de inversiones inmobiliarias; servicios bancarios de inversión inmobiliaria; servicios de agencia inmobiliaria de bienes inmuebles comerciales; servicios de agencia inmobiliaria de venta y alquiler de edificios; servicios de agencia inmobiliaria de venta y alquiler de negocios; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de agencias inmobiliarias para el alquiler de edificios; servicios de agencias inmobiliarias relacionados con la compra y venta de edificios; servicios de agencias inmobiliarias relacionados con la compra y venta de tierras; servicios de agencias para la venta, bajo comisión, de propiedad inmobiliaria; servicios de arrendamiento de tierras prestados por agencias inmobiliarias; servicios de asesoramiento relacionados con tasaciones inmobiliarias; servicios de gestión inmobiliaria relacionados con transacciones de bienes inmuebles; servicios de gestión para inversión inmobiliaria; servicios de valoración y dirección de propiedades inmobiliarias; servicios fiduciarios de propiedades inmobiliarias; servicios financieros relacionados con propiedades inmobiliarias; servicios financieros relacionados con propiedades inmobiliarias y construcciones; servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias; suministro de información en materia de tasaciones inmobiliarias; suministro de información inmobiliaria en materia de bienes raíces y tierras; tasaciones inmobiliarias; valoración de propiedades inmobiliarias [financieros]'.

La marca oponente MUE 002672178 está registrada, entre otras, en clase 43, que fue base de la oposición y para cuyos servicios se ha probado el uso efectivo de la marca, protegiendo: 'Servicios hoteleros; reserva de hoteles; restauración (alimentación); hospedaje temporal'.

Existen, por lo tanto, suficientes diferencias en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios, de los respectivos campos aplicativos, entre los servicios hoteleros, de hospedaje y restauración protegidos por la marca oponente en clase 43 y los servicios inmobiliarios, de seguros y financieros reivindicados por la marca solicitada en clase 36.

(...) Por su parte, el art. 8.1 de la Ley de Marcas (conforme a la modificación incorporada por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre), prohíbe el registro como marca de 'un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre'.

En el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias de conjunto, denominativa y visuales, que presenta el signo solicitado frente a la marca oponente, y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión/asociación para los consumidores. Sin que a ello obste el alegado renombre de las marcas oponentes en el sector hotelero, por existir suficiente diferenciación entre los distintivos en relación con los ámbitos aplicativos ahora reivindicados en clases 41 y 42, sin que se produzca el vínculo, ventaja desleal o perjuicio que son objeto de protección en el citado art. 8 LM .

En el presente caso, apreciadas las diferencias de conjunto, denominativas y visuales, que presenta el signo solicitado frente a la marca oponente, y teniendo en cuenta las diferencias de los respectivos ámbitos de aplicación en clases 36 y 43, anteriormente mencionados, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.

Sin que a esta resolución obste el alegado renombre de la marca oponente en el sector hotelero, por existir suficiente diferenciación entre los distintivos en relación con los ámbitos aplicativos reivindicados, sin que se produzca el vínculo, ventaja desleal o perjuicio que son objeto de protección en el citado art. 8 LM .

(...) En relación con el precedente de denegación de la marca M 3739336 'SPAIN NH SELECT NEW HOMES GESTIONES INMOBILIARIAS en clase 36, alegado por el recurrente no resulta vinculante para el presente caso, debiendo examinarse cada expediente con arreglo a las circunstancias que en él concurren y valorarse autónomamente conforme a los criterios legales establecidos en la vigente ley de marcas, pues la concesión o denegación de una marca es una actividad reglada y no discrecional, y si bien los motivos que fundamentan una resolución anterior pueden servir de apoyo a una argumentación, no se han alegado motivos en el presente caso que puedan desvirtuar la resolución adoptada, pues los factores de diferenciación para valorar el riesgo de confusión han variado en los distintos supuestos contemplados. En efecto, en el presente caso han cambiado tanto los elementos denominativos reivindicados en exclusiva, que en la marca ahora solicitada excluyen las letras N, H, como el ámbito aplicativo en que se basa la oposición de la MUE 002672178, que en el presente caso son los servicios de la clase 43 (únicos para los que se ha probado el uso) y en el precedente denegado eran los servicios de la clase 36.

CUARTO.-Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombradapuesto que el artículo 8. De la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Así pues, como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos.Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

QUINTO. -Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar, a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.

Ha de señalarse que la marca española nº 4.039.586 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' , con las marca cuya titularidad ostenta la actora en concreto la marca comunitarias 002672178 ,no son idénticas

Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

SÉPTIMO. -En el caso en el caso enjuiciado la comparación ha de realizarse 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' , y .

Ha de significase que la actora descompone la dirección acordado la oficina española de patentes y marcas, pues el elemento de comparación no es exclusivamente sino 'NH', sino 'NH' frente a NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias', en el que NH es un elemento meramente auxiliar , de forma que la marca en su conjunto es absolutamente diferente a la marca cuya titularidad ostenta la actora y si a ello añadimos que indicamos en la Sentencia dictada por esta Sala y Sección de 15 de marzo de 2012 ( ROJ: STSJ M 4512/2012 - ECLI:ES:TSJM :2012:4512), con cita de la a Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2001 que las cantidades, pesos, números, medidas o letras del abecedario, precisamente por su carácter común o pertenecientes a todos, no pueden ser registrados por nadie con carácter exclusivo e impedir a los demás el uso de la misma, y por tanto, todo aquel que pretenda inscribir tales conceptos comunes ha de hacerlo sabiendo que no puede impedir a los demás el uso de un concepto común,

En el mismo sentido la Sentencia dictada por esta Sala y Sección 27 de abril de 2016 ( ROJ: STSJ M 6052/2016 - ECLI:ES:TSJM :2016:6052) en la que ya señalábamos que las letras del alfabeto vienen a ser o constituir una expresión genérica y, por tanto, inapropiable por nadie como indican la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2004 (recurso de casación número 6586/2001 ) y las citadas en ella de 17 de noviembre de 1983, 28 de enero de 1984 y 27 de mayo de 1993 ) y la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 06 de julio de 2011 dictada en el Recurso de Casación 4771/2010 el criterio de la Sala sentenciadora se revela congruente con la doctrina fijada en la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2003 ( Recurso de Casación 9489/1997 ) en la que se indica en relación con las marcas configuradas por letras del alfabeto y números , el carácter no reivindicable en exclusiva de dichos signos por ser de dominio público, condicionando su acceso al registro cuando tengan carácter distintivo individualizador, en los siguientes términos es doctrina de esta Sala, sentencia de 10 de abril de 2003 , que las letras como los números , son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y como tal no susceptibles de ser utilizadas por nadie en exclusiva, y por tanto, el que pretenda registrarlas como marca, siempre y cuando tenga substantividad e individualidad propia, no puede impedir a otros que las usen en sus propias marcas diferentes de las del primero, pues por ser éstas (las letras) de dominio común cualquiera tiene derecho a usarlas, siempre que contengan suficientes elementos diferenciativos que eviten toda confusión entre ellas. En este caso efectivamente las marcas opuestas se componen del número como indica la Sentencia de Tribunal Supremo de 6 de julio de 2011 , que ' la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria '. Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados '.

Por otra parte conforme a la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de del 18 de marzo de 2010 (ROJ: STS 1309/2010 - ECLI:ES: TS:2010:1309) dictada en el Recurso de Casación 1164/2009 .

' El enfoque desde el que debe analizarse el uso de 'CHM' es el correspondiente no ya al uso general de las letras del alfabeto, más o menos aleatoriamente elegidas, sino a la utilización de las siglas. Afirmación que hacemos para salir al paso de las alegaciones del recurrente según el cual las marcas enfrentadas en este caso vienen compuestas por letras del alfabeto que en ningún caso serían monopolizables.

Es cierto que nuestra jurisprudencia ha sentado el principio general de inapropiabilidad de las letras del alfabeto, matizado al admitir que su especial representación gráfica sí resulta susceptible de protección registral. Doctrina mantenida, entre otras, en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1993 (que rechazaba precisamente el monopolio de la consonante 'D' pero admitía, por el contrario, la viabilidad de una determinada marca que utilizaba dicha letra con una singular o especial disposición tipográfica) que debe aplicarse, como todas en esta materia extremadamente casuística, de manera cuidadosa y distinguiendo las diversas hipótesis posibles.

No son lo mismo, en efecto, las marcas limitadas a una sola letra del alfabeto (a las que aquella doctrina es plenamente aplicable) o, en ciertos casos, a parejas de letras, que las compuestas por combinaciones de letras constitutivas de unidades fonéticas más amplias. En estos últimos supuestos, trátese de siglas -esto es, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja- o de acrónimos, en cuanto modalidad de siglas que se pronuncian como una palabra, las iniciales pueden agruparse para formar un conjunto que se configura, válidamente, como el elemento diferenciador de la marca.

La invocación de nuestra sentencia de 21 de enero de 1993 (y de otras análogas ulteriores) sería pertinente, pues, si las marcas ahora en liza se limitasen a una o dos letras y el debate girase sobre sus diferencias tipográficas, como en aquel caso ocurría. Como ello no es así y los signos enfrentados coinciden en el uso de las siglas 'CHM', no resulta aplicable a este supuesto la jurisprudencia a cuyo tenor 'no cabe jurídicamente monopolizar en exclusiva, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario, ya que lo único monopolizable de las mismas es el aspecto original y especial del grafismo con que la letra se presenta'.

Aquel criterio jurisprudencial, repetimos, no incluye como 'letras del alfabeto' cualquier combinación de letras sino tan sólo las aisladas -en algún caso, incluso las parejas de letras- pero no las secuencias más complejas, siglas o acrónimos que constituyan los elementos denominativos del signo.'

De lo indicado que se deduce que una pareja de letras no constituye una secuencia compleja servicios podemos susceptible de una protección singularizada de forma que si los elementos de comparación Están constituidos por un grupo de 2 letras frente a una secuencia compleja que además de dichas dos letras incluye otros textos y un gráfico singularizado no cabe establecer relaciones de semejanza necesaria para aplicar el artículo 6.1 b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculado y excluir el registro de la citada marca por lo que no concurre el primer elemento cuál es la existencia de semejanza denominativo y al no existir semejanza denominativa es intranscendente que exista semejanza o identidad aplicativa

OCTAVO. -Dada dicha circunstancia es intrascendente el posible renombre de la marca NH puesto que la marca no alcanza el parecido necesario para establecer cualquier relación de semejanza,

El artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, aplicable conforme al tiempo de presentación de la solicitud el 24 de mayo de 2019, señala que:

No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

La Ley actual no distingue entre marca notoria y renombrada y no contiene definición de marca renombrada a diferencia de la legislación derogada que en el apartado 3º establecía que la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general tenían la consideración de marca renombrada.

La exposición de motivos del el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados establece que, a estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida 'por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios'.

Sin embargo, la Ley omite cualquier referencia a si los productos o servicios son los de una determinada clase o de una clase indeterminada de productos o servicios.

En todo caso como se ha señalado dado que la denominación no es ni siquiera semejante en grado mínimo el supuesto renombre de la actora, resulta intranscendente.

NOVENO. -Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.Al desestimarse totalmente las pretensiones de la actora y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición, estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que. la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el demandante en la suma de DOS MIL EUROS (2.000 €) en concepto de honorarios del el Abogado del Estado, sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario, en aplicación del apartado 4º del citado artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte.

VISTOS. -Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

QUE DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOinterpuesto por la Procuradora doña Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo en nombre y representación de la entidad ' NH Hotel Group, S.A., ' contra contra la resolución de 05 de julio de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 25 de marzo de 2021 que concedió la inscripción de la marca nº 4.039.586 'NH Spain Select New Homes Gestiones Inmobiliarias' ,solicitada por Teodoro para proteger productos de la clase 36ª del nomenclátor internacional, concediendo definitivamente la inscripción condenando a la demandante al abono de las costas causadas en esta instancia que se fijan en la suma de DOS MIL EUROS (2.000 €) en concepto de honorarios del Abogado del Estado sirviendo un testimonio de la presente sentencia para que la Administración acreedora inicie el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario para lo que no será necesario solicitar ni practicar tasación de costas entregando el Letrado de la administración de Justicia el testimonio con código de verificación segura a solicitud de la parte.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra misma cabe presentar recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0425-21 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0425-21 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.