Sentencia Administrativo Nº 591/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 175/2010 de 30 de Abril de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de MadridSala de lo Contencioso-Administrativo Sección SegundaC/ General Castaños, 1 - 2800433009730

NIG:28.079.33.3-2010/0152202

RECURSO 175/2010

SENTENCIA NÚMERO 591

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a 30 de abril de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 175/2010, interpuesto por la mercantil Miroglio Fashion, S R.L., representada por la Procuradora Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, contra la resolución, dictada, en 8 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 17 de noviembre de 2009, denegando el registro de la marca internacional FROM nº 988.134, con grafico, en clases 14, 18 y 35, se confirma dicha denegación de registro a la actora solicitante. Han sido partes demandadas la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y la codemandada oponente From, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos, representada y asistida asimismo por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba del recurso en el caso de que se impugnara el documento acompañado.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación el Sr. Abogado del Estado en 22 de octubre de 2010, en cuanto a las demandadas, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.

TERCERO.-Por Auto de 25 de octubre de 2010, no se dio lugar a recibir a prueba, y se acordó trámite de conclusiones, que se llevo a efecto, y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento, y en fecha 25 de abril de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 8 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 17 de noviembre de 2009, que había denegado a Miroglio Fashion, S.R.L., el registro de la marca mixta internacional FROM, con grafico, solicitada, confirma dicha denegación de la marca nº 988.134, para las clases 18 y 35.

La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1, de la Ley de Marcas 17/2001, por existir, entre los signos enfrentados, ambos FROM, si bien con diseños diferentes, identidad denominativa y fonética, además de la confluencia aplicativa en las clases 18 y 35, con riesgo de confusión y de asociación para los consumidores, siendo por ello signos incompatibles.

SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que su marca anterior prioritaria FROM, nº 839.732, en clases 24 y 25, está registrada desde el 18 de noviembre de 2001, y lleva coexistiendo desde 2004 con la oponente, además de cubrir productos idénticos, existiendo otras múltiples marcas en el mercado conteniendo el término From, que existen diferencias graficas y cromáticas evidentes entre los signos confrontados, además de conceptuales, siendo conjuntos diferentes y con distinta disposición de las letras, y que no cubren los mismos servicios, en clases 14, 18, y 35, sin riesgo de confusión ni de asociación, con lo que no es aplicable el art. 6.1.b de la Ley, e interesando la estimación de la demanda, y la concesión de la marca en cuestión; se acompaña justificación documental del registro de la marca internacional From a nombre de la actora, en clases 24 y 25, concedida en 29 de septiembre de 2005 y concedida en Italia en 11 de octubre de 2004.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la doble representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en las resoluciones impugnadas, interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la inscripción de la marca internacional FROM, en 23 de septiembre de 2008, por la OMPI, a nombre de la actora Miroglio Fashion S. R. L, marca nº 988.134, con grafico y diseño especifico de disposición de las letras, para la clases 14, 18 y 35, concretamente para metales preciosos y sus aleaciones, joyería, bisutería y relojería, cuero e imitaciones del cuero, baúles, maletas, fustas y bastones, entre otros análogos, y reagrupamiento por cuenta de terceros de prendas de vestir, zapatos, bolsos, artículos de perfumería, y de joyería, gafas y gafas de sol, entre otros análogos; se opuso el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos, FROM, como titular de una marca denominativa FROM, en las clases 25 y 35, alegando identidad denominativa, conceptual, y fonética entre los signos contrapuestos, además de una cierta relación aplicativa, y la notoriedad de su signo, con evidente riesgo de confusión y de asociación; la solicitante contesto a la oposición, refiriendo diferencias graficas, visuales y conceptuales en los respectivos conjuntos, sin riesgo de confusión ni de asociación, y sin relación aplicativa, además de ser titular de una marca análoga anterior; en resolución de fecha 17 de noviembre de 2009 la OEPM concede la marca solicitada, para la clase 14, y la denegad para las clases 18 y 35, por semejanza denominativa y relación aplicativa, pudiendo inducir a error, interponiendo alzada la referida actora solicitante, reiterando sus alegaciones anteriores, de diferencias graficas, visuales, y conceptuales, además de falta de relación aplicativa, y de la existencia de marca anterior idéntica y prioritaria, sin riesgo de confusión ni de asociación; y en resolución, de fecha 8 de febrero de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la denegación de la marca internacional solicitada, por existir, entre los signos enfrentados, ambos FROM, identidad denominativa y fonética, pese a tener diferentes diseños, no tratándose de conjuntos diferentes, además de confluencia aplicativa en las clases denegadas, con riesgo de confusión y de asociación, siendo por ello signos no compatibles.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Por ello, y con el examen visual, grafico, fonético y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, por mucho que ambos sean FROM, palabras dispuestas de forma radicalmente distinta, y con diferentes diseños, lo que se comprueba por su mera visión, siendo claro, por tanto, que si los conjuntos, esencialmente gráficos y visuales, así como de diferentes colores, no son idénticos ni por ende confundibles, procede la estimación del recurso planteado y procede la concesión del registro de la marca en cuestión, dado que no se acredita tampoco que el mercado o los consumidores de los específicos y notorios servicios y productos de ambas empresas, en las referidas clases denegadas, puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales, por cuanto no cabe negar la existencia de diferencias visuales y graficas de ambos conjuntos, tratándose por ende de conjuntos esencialmente distintos, como resultan distintos los productos y servicios protegidos por ambas, lo que supone que no se cumplen los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y no se provoca riesgo de confusión ni de asociación, todo ello además de la existencia de registro anterior de la actora, asimismo FROM, desde el 18 de noviembre de 2004, en clases 24 y 25; es claro, por tanto, que los conjuntos grafico-visuales son diferentes, por su mera visualización, como se ha dicho, y que no guardan entre si la exigible similitud para la aplicación de la prohibición, y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto que entre la solicitada y las oponentes no se acredita la exigible semejanza denominativa y grafica alegada, al tener una diferente composición grafica y visual, que dota a los conjuntos de diferencias ciertas ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación y diseño grafico, en este caso evidente, además de la diferente disposición de las letras del vocablo y de los distintos colores que permiten una diferenciación evidente, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 , con lo cual la coexistencia pacífica de ambos signos es no menos evidente.

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, no se acredita la relación aplicativa en las clases 18 y 35 denegadas, dado que en la 25 oponente se protegen vestidos, sombrerería y calzados, y en la 35 servicios de publicidad relacionados con los productos del mar, que es el objeto y dedicación de la oponente, con lo que ninguna relación se prueba entre los productos y servicios en clase 35, por la mera lectura de los mismos, y no se trata de campos análogos, como se desprende de lo referenciado, y menos si cabe cuando coexiste la oponente con la marca anterior y prioritaria FROM de la actora, la nº 839.732, precisamente en clase 25 y en la clase 24, y siendo que la marca de la oponente es notoria únicamente en el sector pesquero; por otra parte, y en cuanto a la clase 18, la relación de productos de la actora solicitante, cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, bastones, fustas y guarnicionería, nada tiene que ver con los de las clases 25 y 35 de la oponente, con lo que no hay relación aplicativa mínimamente demostrada, lo que conlleva la no aplicación de la prohibición en cuanto a las clases 18 y 35, y confirmando la concesión en la clase 14; procede por ende estimar el recurso origen de las presentes actuaciones, al no cumplirse acumulativamente los requisitos y condiciones exigidos, anulando la resolución impugnada, por no ser conforme a derecho, y procediendo el registro de la citada marca.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar declaración en cuanto a las costas procesales, por estimarse la demanda.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de la mercantil Miroglio Fashion S.R.L., contra la resolución, de 8 de Febrero de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 17 de noviembre de 2009, que había denegado a la actora el registro de la marca internacional FROM, con grafico, nº 988.134, para proteger servicios y productos de las clases 18 y 35, y concedido para la clase 14, siendo parte codemandada el Fondo de Regulación y Organización del mercado de los productos de la pesca y cultivos marinos, representado y asistido también por el Abogado del Estado; y Anulamos dicha resolución, por no ser conforme a derecho, procediendo la concesión de la referida marca internacional asimismo en las clases 18 y 35; todo ello sin efectuar declaración en cuanto a las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber