Sentencia Administrativo Nº 599/2015, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 696/2014 de 17 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD

CACERES

SENTENCIA: 00599/2015

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la siguiente:

SENTENCIA Nº 599

PRESIDENTE:

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS:

DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU

DON CASIANO ROJAS POZO

DON JESÚS LUIS RAMÍREZ DÍAZ

En Cáceres, a Diecisiete de Noviembre de dos mil quince.

Visto por la Sala el Procedimiento Ordinario nº 696de 2014, promovido ante este Tribunal a instancia del Procurador Sr. Leal López, en nombre y representación de TORO PADEL, S.L., siendo parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, defendida y representada por el Abogado del Estado, y codemandadas AGUIRRE Y COMPAÑÍA, S.A., representada por la Procuradora Sra. Muñoz García, y GRUPO OSBORNE, S.A., representada por la Procuradora Sra. Bueso Sánchez; recurso que versa sobre Resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 12 de Septiembre de 2014, dictada en Expte. 3086901/3., en relación a denegación de solicitud de inscripción de marca.

Cuantía: Indeterminada.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la parte actora se presentó escrito, mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso- administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso con imposición de costas a la parte demandada; y dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas pertinentes por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el plazo fijado.

Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESÚS LUIS RAMÍREZ DÍAZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Se somete a la consideración de la Sala la resolución de Oficina de Patentes y Marcas (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) de fecha 12 de septiembre de 2014, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la hoy recurrente contra la resolución de fecha 24 de enero de 2014 dictada en el expediente 3086901/3 de dicha Oficina de Patentes y Macas.

SEGUNDO.- Son antecedentes de la actuación que se revisa los siguientes: Con fecha 27 de septiembre de 2010, la hoy recurrente presentó solicitud de registro de la marca mixta Toro Padel para productos y servicios de la clase 25 y 28.

Por resolución de la OEPM de 28 de marzo de 2011 se denegó la referida solicitud por tener 'en cuenta lo oposición de la M Com 2844264 TORO y 8310559 TORO OSBORNE por semejanza fonético denominativa y semejanza aplicativa, pudiendo inducir a confusión en el mercado por existir riesgo de asociación en relación a su origen empresarial.

No se tiene en cuenta la oposición de la M Nac 2662146 B BULL PADEL (mixta) por existir diferencias en su conjunto fonético denominativo y existir diferencias aplicativas'.

Interpuesto recurso de alzada frente a la anterior resolución, el mismo fue desestimado por resolución de 26 de julio de 2011.

Con fecha 29 de julio de 2013, la hoy recurrente volvió a reiterar la misma solicitud de registro de marca.

La anterior solicitud fue desestimada por resolución de la OEPM de 24 de enero de 2014 por los siguientes motivos:

'Riesgo de asociación y confusión en el mercado con las marcas registradas A-007480767 'BULLPADEL', M-2662146 'B BULLPADEL' y M-2660978 'BULL PADEL SPORT LINE' por su semejanza fonético-denominativa, así como por distinguir productos y servicios similares.

Se estima la convivencia de la marca solicitada con las marcas oponentes A-002844264 'TORO', M-2715379 'EL TORO' y A- 008310559 'TORO OSBORNE' por sus diferencias grafico-denominativas, considerando que no existe riesgo de confusión en el público ni asociación con las marcas anteriores'.

La anterior resolución fue recurrida en alzada tanto por la hoy recurrente como por el Grupo Osborne, titular de las marcas TORO, EL TORO Y TORO OSBORNE.

El recurso de alzada interpuesto Toro Padel S.L. fue desestimado por resolución de 12 de septiembre de 2014, mientras que el presentado por Grupo Osborne S.A. fue estimado por resolución de igual fecha, anulando la resolución recurrida y acordando tener en cuenta como motivo de la denegación del registro solicitado las marcas A-002844264 'TORO', M-2715379 'EL TORO' y A-008310559 'TORO OSBORNE'.

TERCERO.- La presente revisión jurisdiccional ha de principiar examinado las causas de inadmisibilidad opuestas por el Abogado del Estado. Argumenta, al respecto, que la hoy recurrente ha interpuesto recurso únicamente contra la resolución que desestimó el recurso de alzada interpuesto por ella, pero no ha recurrido la resolución de igual fecha que estimó el recurso de alzada interpuesto por Grupo Osborne. Ello determina que la pretensión de revocación de esta última resolución sea inadmisible, al no haber sido recurrida, incurriendo así la recurrente en la denominada desviación procesal, pues tal pretensión es ajena al acto recurrido. Continua razonando que, para el caso que se entendiera que también ha sido recurrida la resolución que estimaba el recurso de alzada interpuesto por el Grupo Osborne, el recurso sería inadmisible, toda vez que, al estimar este recurso, la OEPM vino a reproducir la resolución anterior de 25 de marzo y 22 de septiembre de 2011, esto es, denegar el registro de TOROPADEL por semejanza fonético denominativa y semejanza aplicativa con las marcas TORO y TORO OSBORNE, siendo, por tanto, esta resolución de 12 de septiembre de 2014 reproducción de otras anteriores consentidas y firmes, no siendo susceptible de recurso contencioso ex artículo 28 LJCA , lo que determina que concurra la causa de inadmisión del artículo 69 c) LJCA .

Aún siendo cierto que el objeto del presente recurso viene constituido únicamente por la resolución que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la hoy recurrente, hemos de entender que el mismo se extiende a la resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto por el Grupo Osborne, y ello por cuanto que no podemos olvidar que la resolución aquí recurrida, al desestimar el recurso de alzada, confirmó la resolución que declaraba expresamente la convivencia de la marca solicitada con las oponentes 'TORO', 'EL TORO' Y 'TORO OSBORNE', por lo que, de no considerarse que la presente impugnación se refiere también a la resolución que resolvió el recurso de alzada interpuesto por el Grupo Osborne, podría darse la situación de que, caso de estimarse el presente recurso jurisdiccional en cuanto a la convivencia de la marca solicitada con las oponentes 'BULLPADEL', 'B BULLPADEL' y 'BULL PADEL SPORT LINE', procedería el registro de la marca, al haber considerado la OEPM, en la resolución confirmada por el recurso de alzada, la convivencia de la marca solicitada con las marcas oponentes 'TORO', 'EL TORO' y 'TORO OSBORNE', inscripción que debería llevarse a efecto no obstante la resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto por el Grupo Osborne. De esta anómala situación únicamente sería responsable la OEPM al haber dictado dos resoluciones en la misma fecha y referidas al mismo expediente, pero contrarias: una reconociendo la convivencia de la marca solicitada con las oponentes 'TORO', 'EL TORO' y 'TORO OSBORNE', y otra estimando la oposición de éstas. Por otra parte, ninguna indefensión se causa al Grupo Osborne al haber comparecido en los presente autos para defender su oposición al registro de la marca de la recurrente, sin oponer la falta de impugnación expresa de la resolución estimatoria de su recurso de alzada.

En cuanto a la causa de inadmisibildiad por ser la resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto por el Grupo Osborne reproducción de otras anteriores consentidas y firmes debe, igualmente, desestimarse, pues, como ha declarado el Tribunal Supremo, la existencia de precedentes denegatorios de la marca solicitad no tiene fuerza vinculante, ya que debe resolverse en relación con cada supuesto planteado en el momento en que lo sea. Por otra parte, y como ya se ha dejado constancia anteriormente, con posterioridad a las resoluciones a las que se refiere el Abogado del Estado, la resolución de la OEPM de 24 de enero de 2014 reconoció la convivencia de la marca solicitada con las marcas 'TORO', 'EL TORO' y 'TORO OSBORNE'.

CUARTO.- El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , señala que 'no podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos a una marca anterior y por ser idénticos y similares los productos o servicios que designan exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Este precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando esto suceda, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se les aplican las marcas distintivas.

Señala el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de octubre de 2006 , que 'la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De ahí que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Así, pues, siendo la finalidad de la marca distinguir en el mercado los productos de una empresa respecto de los de otra, la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 se produce, de acuerdo con una consolidad doctrina jurisprudencial, por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la idoneidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias (excepto en los casos especiales de marca renombrada) abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca, según el nomenclátor internacional, es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de las marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación.

Según ha establecido la jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo en cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta. Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del servicio o producto ofrecido. Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de febrero de 2015 , con cita de las de 18 de noviembre de 2005 , 25 de enero de 2006 y 11 de julio de 2007 , 'a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado', precisando el Alto Tribunal en su sentencia de 6 de julio de 2011 que 'en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando los elementos en su conjunto, y atendiendo a los dibujos, el color etc., tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia de error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, habrá de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'.

Confrontadas en su conjunto la marca solicitada - TORO PADEL - y las oponentes - BULL PADEL, B BULL PADEL Y BUL PADEL SPORT LINE -, considera la Sala que existen diferencias tanto fonéticas como gráficas de las que resultan conjuntos diferentes, permitiendo su pacifica convivencia sin riesgo de confusión en el mercado. Así, aun cuando las marcas enfrentadas comparten la palabra Padel, incluyendo la solicitada la traducción al español de la palabra Bull(Toro), ello no supone un riesgo de confusión, pues al no tratarse de estructuras lingüísticas similares en ambos idiomas y no poder considerarse de común conocimiento por el ciudadano medio español, resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial según la cual los vocablos en lengua extranjera han de considerarse de fantasía, siendo, por otra parte, el tipo de letra claramente diferente. Además, la representación gráfica de las marcas en liza difiere notablemente. Así, mientras que en la prioritaria consiste en una especie de óvalo, en cuyo interior sobre un fondo blanco aparece la letra B, siendo los colores del borde del óvalo y de la letra B negro en la marca B BULL PADEL, y naranja en la marca BULL PADEL; en cambio, la representación gráfica de la solicitada consiste en un círculo completamente negro sobre el que se superpone la representación figurativa de un asta de toro en color rojo.

Respecto a las marcas oponentes 'TORO', 'TORO OSBORNE' y 'EL TORO', considera la Sala que no existe razón para denegar la inscripción de la solicitada, pues, al margen de que el nombre de un animal no es susceptible de apropiación individualizada por parte de una empresa con exclusión de las demás, existen claras diferencias gráficas como fonéticas entre ambas marcas. Así, mientras en las prioritarias el elemento realmente distintivo y dominante es la palabra TORO, en la solicitada, junto a la palabra TORO se incorpora otro vocablo 'PADEL', con igual fuerza distintiva, conformando un conjunto denominativo diferente. A diferencias de los ejemplos de antecedentes judiciales que invoca la codemandada Grupo Osborne (casos Toro Rojo, Toro Rosso, Toro XL), en los que se apreció la preponderancia de la primera palabra Toro y la accesoriedad de la segunda, en el presente caso entiende la Sala que se trata de dos palabras, referidas a animal y disciplina deportiva, respectivamente, con la misma fuerza distintiva. Las diferencias son igualmente significativas en las representaciones gráficas de las marcas en liza. Así, mientras que el diseño de las marcas de la codemandada consiste, respectivamente, en la representación de un toro seguido de la palabra TORO, y debajo la palabra OSBORNE y en un rectángulo con la palabra 'el TORO' en blanco, sobre un fondo negro, la representación de la solicitada, como ya se ha señalado anteriormente, consiste en un círculo completamente negro sobre el que se superpone la representación figurativa de un asta de toro en color rojo, y debajo la palabra TORO en mayúscula y debajo de ésta la palabra padel en minúscula y en tamaño inferior, siendo completamente diferente la grafía de la letra TORO que aparece en las marcas enfrentadas.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de octubre de 2014 , ha declarado que 'en relación con las marcas que figuran figuras de animales, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2010 (RC 3088/2009 ), hemos sostenido que solo procede aplicar la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas cuando los componentes gráficos que configuran la marca aspirante, por sus características, se asemejan a las representaciones gráficas de marcas anteriores, dando lugar a error al público sobre la procedencia empresarial:

' (...) Es cierto que hemos afirmado la imposibilidad de reivindicar a título exclusivo las figuras de animales como elementos gráficos de las marcas. Pero hemos afirmado igualmente (son numerosas las sentencias sobre el uso marcario de cocodrilos, toros, camellos y otros animales similares) que cuando alguna de dichas figuras presenta unos rasgos característicos que la aproximan a otra ya registrada, el examen pormenorizado de sus componentes figurativos puede llevar a la prohibición de registro de la marca correspondiente si éstos se asemejan a los que, con el mismo carácter, se incluyen en uno o varios signos prioritarios'.

Al respecto, cabe poner de relieve que la sentencia de la Sala de instancia, con convincente rigor jurídico, se sustenta en la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 21 de mayo de 2009 (RC 4679/2007 ), en que, en relación con aquellas marcas que incorporan gráficos representativos de figuras de toros bravos y que pretenden el acceso al registro, dijimos:

'Esta Sala del Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de resolver recursos de casación contra sentencias en las que se corroboraba la legalidad de marcas cuyos elementos gráficos incorporaban toros bravos. El respaldo y la protección, también registral, que la figura renombrada del 'toro de Osborne' merece (sobre ella, en un contexto diferente, nos pronunciamos en nuestra sentencia de 30 de septiembre de 1997 manteniendo la validez de su presencia en las cercanías de las carreteras españolas, dado su carácter simbólico más allá de su vinculación con una marca determinada) no puede impedir que otras figuras de toros bravos, con sus propias características distintivas, se incorporen a marcas comerciales de terceros.

En este sentido hemos rechazado pretensiones del Grupo Osborne similares a la presente: así, entre otras, en la sentencia de 24 de noviembre de 2003 respecto a una marca que incorporaba la 'figura de un toro, visto de perfil con su cabeza mirando al frente' y en la de 13 de julio de 2005 respecto de otra marca que incluía la figura de un 'toro en plena carrera, situado entre los términos 'Strong' y 'Bull'.

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso y anular las resoluciones recurridas, debiendo la OEPM proceder a la inscripción de la marca solicitada por la recurrente en el expediente 3086901.

QUINTO.- Atendidas las dudas de hecho que presenta la cuestión suscitada en los presentes autos, no procede hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas, de conformidad con el 139 LJCA.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE S.M EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

Fallo

Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador Sr. Leal López, en nombre y representación de TORO PADEL S.L., debemos anular las resoluciones recurridas por no ser conformes a Derecho, y, en su lugar, acordamos la inscripción de la marca solicitada por la recurrente en el expediente 3086901/3, sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma, remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días conforme previene la Ley, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.