Sentencia Administrativo Nº 61/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 233/2014 de 02 de Febrero de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2014/0009339

RECURSO 233/2014

SENTENCIA NÚMERO 61

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a tres de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso- administrativo número 233/2014, interpuesto por la mercantil TONG-IL, S.L., representado por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, contra la resolución dictada el 12 de febrero de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 29 de agosto de 2013, por la que se deniega la inscripción de la marca 3069962 ' OSITO SANITO MOCOSETE'. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 15 de julio de 2014, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 23 de julio de 2014, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 28 de enero de 2016 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 12 de febrero de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 29 de agosto de 2013, por la que se deniega la inscripción de la marca 3069962 ' OSITO SANITO MOCOSETE' (mixta), para distinguir servicios de las clases 5ª (' Productos dietéticos para usos médicos, farmacéuticos, medicinales veterinarios') y 35ª (' Venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de productos dietéticos, farmacéuticos, medicinales, veterinarios. Servicios de importación y exportación. Negocios comerciales. Servicios de publicidad').

Las precitadas resoluciones estiman que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre . Se parte de la consideración de que entre los registros en conflicto, OSITO y SANITO, oponentes, y OSITO SANITO MOCOSETE, solicitada, ' Desde el punto de vista fonético, denominativo y conceptual son muy semejantes ya que el núcleo principal de la solicitada incorpora las denominaciones de las oponentes, esto es, OSITO y SANITO' y ' que si bien es cierto que los distintivos enfrentados insertan gráficos diferentes también lo es el hecho de que los gráficos que incorporan están muy relacionados con las denominaciones que los acompañan, por lo tanto éstos nos otorgan una singularidad especial como para que desde el punto de vista gráfico se pueda justificar su concesión', a lo que se añade que ' Desde el punto de vista aplicativo también son coincidentes puesto que sus canales de distribución y comercialización son coincidentes en clases 5 y 35'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, sosteniendo que no resulta aplicable la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) de la citada Ley de Marcas . A tal fin sostiene que: (i) Entre los signos enfrentados existe una diferente composición gráfica-denominativa; (ii) Existe, igualmente, un diferente número de términos; (iii) Las marcas enfrentadas amparan productos diferentes; y (iv) Existe un principio de acuerdo de convivencia.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , según la cual:

' (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

«(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. ».

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

«En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».'.

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:

'(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

« b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.».'

CUARTO.-Teniendo en cuenta la doctrina acabada de exponer, y entrando a conocer de las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, la Sala llega a idéntica conclusión a la expuesta en las resoluciones administrativas impugnadas respecto a la existencia de claras semejanzas denominativas, fonéticas, conceptuales y gráficas, susceptibles de generar confusión en el mercado.

Debe indicarse, como es bien sabido, que la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 ).

Pues bien, en el supuesto que ahora nos ocupa, se advierte, tal como pone de manifiesto la OEPM, que la solicitada incorpora las denominaciones oponentes, OSITO y SANITO, vocablos que, además, constituyen el núcleo principal de la solicitada, quedando relegado a un segundo plano el vocablo MOCOSTE, subordinado a los dos primeros. Esto es, la distintividad de la marca solicitada reside en los vocablos OSITO SANITO, vocablos que vienen a coincidir plenamente con los únicos vocablos que configuran a las marcas oponentes. A dicha identidad parcial, denominativa y fonética, debe sumarse la identidad conceptual existente entre los signos enfrentados.

También, desde una perspectiva gráfica, se advierten claras semejanzas en la medida en que los gráficos que acompañan a los signos enfrentados están muy relacionados con las denominaciones que las acompañan, por lo que el gráfico contenido en la solicitada no otorga, frente a los oponentes, singularidad especial alguna.

Las semejanzas expuestas (denominativa, fonética, conceptual y gráfica) son susceptibles de generar confusión en el mercado en cuanto al origen de los productos, de tal modo que los consumidores de las marcas prioritarias pueden entender que la marca solicitada es una extensión de aquéllas.

QUINTO.-Por otra parte, como es bien sabido, a efectos de efectuar el pertinente análisis sobre la existencia de identidad/semejanza aplicativa necesaria entre los servicios y productos amparados por las marcas en liza, la jurisprudencia viene afirmando que no es posible reducir el análisis a la mera comparación de las clases, sin descender al examen singular de los productos o servicios en liza. La referencia a las clases es un factor más, pero no es el único, con el que se ha de proceder al contraste de los ámbitos aplicativos. Puede darse la circunstancia de que medie semejanza entre determinados productos y servicios que, sin embargo, correspondan a distintas clases del Nomenclator.

Pues bien, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre dicho extremo en la Sentencia dictada el 11 de noviembre de 2015, rec. 189/2014 , con ocasión de analizar la compatibilidad de la marca solicitada OSITO SANITO COMILÓN, de idéntico titular a la que es objeto del presente, con las prioritarias-oponentes OSITO y SANITO.

En la expresada Sentencia llegábamos a la conclusión, respecto de la prioritaria OSITO, que los productos por ella protegidos en clase 5 como los alimentos para bebés o productos vitaminados pueden considerarse productos dietéticos, estando el resto de los productos incluidos en dicha clase 5 relacionados, siendo adquiridos a través de los mismos canales de distribución y mismos establecimientos comerciales que los amparados por la solicitada, con la única excepción de los productos dietéticos para uso veterinario amparados por ésta.

Respecto de los productos amparados por la prioritaria SANITO, igualmente concluíamos que los jarabes para uso farmacéutico son productos dietéticos que coinciden plenamente con los amparados con la solicitada, siendo el resto de los productos coincidentes en la misma área comercial, a excepción de los productos dietéticos para usos veterinarios de la solicitada.

Por todo ello entendíamos que solo podría convivir la marca solicitada con las prioritarias-oponentes respecto de los mencionados productos dietéticos para usos veterinarios; conclusión que debemos extender a la marca que aquí nos ocupa en aplicación del principio de unidad de doctrina e igualdad en la aplicación de la Ley. Conclusión jurídica que no queda desvirtuada por las eventuales conversaciones que la recurrente sostiene mantener con los titulares de las marcas prioritarias, dado que no se ha acreditado acuerdo alguno en relación con una hipotética convivencia de las marcas en liza.

En consecuencia, de cuanto antecede se desprende la procedencia de estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.

SEXTO.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil TONG-IL, S.L., representado por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, contra la resolución dictada el 12 de febrero de 2014 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 29 de agosto de 2013, por la que se deniega a la inscripción de la marca 3069962 ' OSITO SANITO MOCOSETE', acordamos anular parcialmente la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho y, en su lugar, acordamos conceder la inscripción de la expresada marca en clase 5ª, para proteger ' Productos dietéticos para usos veterinarios' y en clase 35ª, para proteger la ' Venta al por menor en comercio y a través de redes mundiales de informática, servicios de importación y exportación, negocios comerciales y servicios de publicidad respecto de productos dietéticos'. Y todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera