Sentencia Administrativo Nº 637/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1163/2006 de 17 de Marzo de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00637/2009

Recurso 1163/06

SENTENCIA NÚMERO 637

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. Marcial Viñoly Palop

-----------------

En la Villa de Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1163/06, interpuesto por la mercantil NUEVO CAMPANAR SA, representada por la Procurador de los Tribunales don Ernesto García-Lozano Martín, contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de mayo de 2.006 que revocan, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de septiembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado; y, la mercantil SFERA JOVEN SA, representada por el Procurador de los Tribunales don César Berlanga Torres.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la codemandada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba ni dado trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 17 de marzo de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de mayo de 2.006 que revocan, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de septiembre de 2.005 y deniega el registro de la marca nacional núm. 2.610.161 ESFERA ARMILAR (mixta) para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42 y 43 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 5 de agosto de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.610.161 ESFERA ARMILAR (mixta) en las siguientes clases y productos:

Clase 3: Productos de perfumería, cosméticos, jabones, aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos; Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar".

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 14: Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos; Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases.

Clase 16: Publicaciones, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés."

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno; hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33: Vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza).

Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Clase 35: Servicios de Publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales; exportación, importación representaciones; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; Servicios de venta al por menor y a través de redes mundiales de informática de todo tipo de productos.

Clase 38: Servicios de Telecomunicaciones; servicios de difusión de programas de radio y televisión.

Clase 41: Servicios de Educación y esparcimiento; formación; actividades deportivas y culturales; Servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener; servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); servicios prestados por personas o establecimiento cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo; hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamientos para viajeros prestados principalmente por agencias de viaje o corredores.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las siguientes marcas:

1 .- Titularidad de la mercantil XFERA MOVILES SA:

.- marca nacional nº 2.389.634 ESFERA en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.389.629 SFERA en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.278.696 XFERA en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.389.630 XFERA en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.375.190 XFERA (mixta) en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.591.083 XFERA (mixta) en la clase 38 para telecomunicaciones

.- marca nacional nº 2.591.086 XFERA (mixta) en la clase 38 para telecomunicaciones.

2.- Titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS SA:

.- marca nacional nº 2.288.980 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 3 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.469 SFERA en la clase 3 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.288.981 SFERA en la clase 9 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.470 SFERA en la clase 14 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.288.983 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 16 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.471 SFERA en la clase 18 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.744 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 20 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.745 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 21 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.472 SFERA en la clase 25 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.473 SFERA en la clase 28 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.755 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 33 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.756 SFERA CENTROS (mixta) en la clase 34 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.410.474 SFERA en la clase 35 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.693 YOUNG SFERA en la clase 38 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.793 SFERA CENTROS en la clase 38 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.795 SFERA en la clase 41 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.413.762 SFERA CENTROS en la clase 42 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.493.558 SFERA en la clase 43 para los mismos productos que la solicitante.

.- marca nacional nº 2.493.610 VIAJES SFERA CENTROS en la clase 43 para los mismos productos que la solicitante.

3.- Titularidad de la mercantil BTICINO SPA:

.- marca internacional nº 634.035 SFERA en la clase 9 para aparatos para registro, transmisión y reproducción del sonido o de las imágenes

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 16 de marzo de 2005 modificando los productos en la clase 35 ahora para "Servicios de Publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales; exportación, importación y representaciones comerciales; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; Servicios de venta al por menor y a través de redes mundiales de informática de todo tipo de productos".

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 23 de septiembre de 2.005 mediante la que concede el registro de la marca solicitada. Dicha resolución es recurrida en alzada por las oponentes SFERA JOVEN SA Y SFERA MOVILES SA con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación respecto de la oposición de Sfera Móviles SA que existen notorias diferencias en un examen conjunto de las marcas dado que aún contando con los términos SFERA el gráfico que acompaña a la solicitante otorga distintividad suficiente siendo el término ESFERA es genérico en nuestro idioma sin perjuicio de existir antecedentes registrales del término ESFERA. Además, alega la inexistencia de afinidad de productos y servicios en base al sector comercial de la recurrente que es la construcción y la existencia de derechos prioritarios sobre el diseño de la marca solicitada.

Respecto de la oposición de Sfera Joven SA niega el acceso registral de las marcas nº 2.288.983 y nº 2.413.793 reitera los argumentos en relación de comparación, sector y productos

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca pues, aún siendo cierto que las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 y 27 de junio de 2007 , indican que debe realizarse la comparación con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, no es menos cierto que en el supuesto de autos resulta evidente que las marcas enfrentadas en su conjunto son similares, aún cuando se añada el término ARMILAR pues ello sólo determina la existencia de una derivación del notorio SFERA lo que hace que su utilización determine que sus diferencias no sean fácilmente apreciables para el consumidor normal ya que podemos hablar de identidad y no de mera semejanza, no pudiendo sino concluir en la imposibilidad legal de convivencia de ambos signos, vistos los criterios señalados. En consecuencia el recurso contencioso- administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo conforme a Derecho.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil NUEVO CAMPANAR SA, representada por la Procurador de los Tribunales don Ernesto García-Lozano Martín, contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de mayo de 2.006 que revocan, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 23 de septiembre de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.