Sentencia Administrativo Nº 657/2011, Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 418/2009 de 29 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 000657/2011

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE,

D. JOAQUIN GALVE SAURAS

MAGISTRADOS,

D. ANTONIO RUBIO PÉREZ

D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA

En Pamplona a Veintinueve de Diciembre de Dos Mil Once.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, ha vistolos autos del recurso contencioso-administrativo nº418/2009interpuesto contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de patentes y Marcas de 2-7-2009 por la que se deestima el recurso de alzada interpuesto frente a la denegación de la solicitud de la marca mixta M-2831377 , en los que han sido partes como demandante ARPA ASESORES S.L representado por el Procurador Sr.Leache y defendido por el Abogado Abaigar y como demandados la Administración del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y viene en resolver en base a los siguientes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.

Antecedentes

PRIMERO .-Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia estimatoria de sus pretensiones.

SEGUNDO .-El Abogado de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido.

TERCERO .-Por auto que consta en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el resultado que obrante en autos.

CUARTO .- Habiendo quedado el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera así se verificó , como obra en autos, teniendo lugar el día 27-12-2011.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo D.FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA,quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO .-A través de este recurso contencioso-administrativo se impugna la Resolución del Director General de la Oficina Española de patentes y Marcas de 2-7-2009 por la que se deestima el recurso de alzada interpuesto frente a la denegación de la solicitud de la marca mixta M-2831377.

SEGUNDO .- El litigio que nos ocupa gira en torno a la proyección que deba darse al art 6.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001), su aplicación y su interpretación jurisprudencial en su concreción al caso que nos ocupa.

En este punto debemos adelantar la estimación de la demanda por las siguientes razones:

1.-Este precepto establece:

'1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

2.-De otro lado, la jurisprudencia viene estableciendo con reiteración unas pautas en esta materia que pueden resumirse así, con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 12.3.2008 :

'... Al juzgador le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Al hacer la comparación entre las marcas debe mantenerse una cierta correlación entre signos y productos, de tal forma que a una gran diferencia entre los signos corresponderá una menor exigencia de disparidad entre los campos aplicativos y viceversa.

En el presente caso, es claro que el Tribunal de instancia no ha tenido en cuenta esta relación pues al comprobar que las marcas enfrentadas son casi idénticas denominativamente y aún más fonéticamente, debió haber sido más exigente en la comparación de los campos aplicativos...'.

3.-En interpretación del citado artículo ( en la redacción de la anterior normativa pero de plana aplicación), ha señalado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre las que cabe citar las de 24 de abril de 1992 y 15 de julio de 1993 que para que puede entrar en juego la regla 1 ª del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial -precepto del que viene a ser reproducción el antes referido artículo 12 de la Ley de Marcas - es necesarioconcurra una doble circunstancia: a) que entre los distintivos que componen la marcas enfrentadas existe una semejanza fonética o gráfica ( conceptual) y b ) que tal semejanza, además, sea capaz de crear confusión en el mercado, induciendo a error a los potenciales consumidoresde los productos o servicios amparados por las mismas, con la consiguiente lesión de los derecho del titular propietario en orden al prestigio, crédito y fama de los productos o servicios amparados por su marca y consiguiente merma del derecho a la obtención de beneficios económicos por su comercialización.

4.- La marca denegada es una marca mixta denominativa-gráficay como ha señalado el TS de suerte que es aplicable la doctrina de este Tribunal según la cual en estos casos ha de tomarse en consideración no solamente la denominación, sino también el gráfico, para efectuar de este modo una comparación de conjunto[ SS. 28-6-1977 , 24-1-1977 , 17-2-1977 , 2-12-1976 , 7-11-1975 , 30-12-1989 , 6-7-1989 - que cita las anteriores de 13 y 22 marzo , 24 y 29 abril , 3 , 4 y 12 junio 1974-, 7- 7-1989 y 12-7-1989 - que cita las de 15 junio y 27 septiembre 1984 (, 30 abril , 17 junio y 27 y 30 septiembre 1985 ), 6 febrero y 21 diciembre y 21-3-1988 y 27-11-1992 .

Por otra parte, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1992 , y de 4 de marzo de 1993 , recogiendo una doctrina jurisprudencial reiterada, señalan que la apreciación de si existe o no esa semejanza debe haberse tomando en consideración la apreciación del conjunto formado por las denominaciones o signos que intervienen en las marcas enfrentadas, atendiendo a los vocablos o gráficos más relevantes, que por su fuerza expresiva atraen más la atención auditiva o visual de sus destinatarios poseedores de un nivel general medio de cultura, siendo más necesaria la matización de dicha apreciación en aquellos supuestos en que las mancas comparadas sirven para distinguir productos o servicios incluidos en la misma clase del Nomenclátor Oficial.

O como sintética pero certeramente señala la STS de 30-3-1988 entre los criterios jurisprudenciales utilizables para ponderar la eventual semejanza entre marcas ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto prevalece sobre el filológico - Sentencias de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , 3 , 4 y 12 de junio de 1974 , entre otras-.

5.- Con la misma jurisprudencia se ha de afirmar que se trata de prevenir que un tercero al amparo del Registro, se aproveche del crédito o reputación adquirido por el titular de una marca registrada con anterioridad, difundida y conocida en el mercado, pues pese a la diferenciación de productos, el público consumidor puede pensar ante la identidad denominativa, que unos y otros artículos proceden del mismo fabricante. Así lo esencial en la labor diferenciadora que viene impuesta en la interpretación del citado artículo es que la semejanza o diferencia se manifieste por la comparación referente al grafismo o prosodia de las marcas, sin más que una sencilla visión o audición que no se detenga en aquilatar o descomponer técnicamente los elementos confrontados puesto que en la convivencia, lo fundamental es que los signos con que se distinguen en el mercado sean distintos sin necesidad de análisis alguno o desintegración de sus raíces.( STS 25-4-1986 ).

6.-El Tribunal Supremo en STS de 21 de noviembre de 1997 declara por un lado la no accesibilidad al Registro cuando exista identidad absoluta denominativaentre la marca solicitante y la ya inscrita' generando confusión sobre la 'identificación que el consumidor puede hacer de que los productos, aunque diversos, tengan el mismo origen, beneficiándose los unos del prestigio que hubieran adquirido los otros y por otro que en cuanto a la valoración de la identidad denominativarespecto a la existencia de un gráfico la STS 23-11-1996 señala que debe huirse de dudas o vacilaciones y que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre todos los demás elementos integrantes de la marcay que la valoración de los signos distintivos enfrentados debe hacerse analizando los mismos en términos de objetividad'.

7.- Pues conforme a esta doctrina adoptada con reiteración por el TS habrá de afirmarse en el presente caso :

En primer lugar la marca mixta denegada no es sino una actualización de la anterior marca registrada por el hoy demandante ( ARPA Mixta-Expediente 2765036, clase 35) pretendiendo ahora ( denegado) la marca ARPA ABOGADOS CONSULTORES ( mixta con cambio también del logo-gráfico). Así pues la marca mixta ARPA ha convivido administrativamente, hasta ahora, sin confusión con la marca enfrentada ARPE y ARPE PATENTES Y MARCAS. No puede admitirse que ahora cuando se 'rediseña' la marca ya registrada aportando nuevos elementos más diferenciadores que antes pueda haber 'riesgo de confusión' ( así STS 10-12-1990 ... STJMadrid 16-6-1999...)

La denominación y grafía denegada no genera confusión alguna aunque se pretende en la misma Clase ( la 35) puesto que por un lado el destinatario de los servicios que ofrecen las marcas enfrentadas no lo es a un público general sino a uno especializado ( STS 10-7-2010 , STSJMadrid 26-5-2004 , 17-1-2001 ...) y , como a continuación exponemos, para tal público ( consumidor medio) no existe riesgo de confusión alguno ni en la denominación ni en el elemento gráfico.

La desigualdad fonética/denominativa en juego (ARPA ABOGADOS CONSULTORES y las enfrentadasARPE y ARPE PATENTES Y MARCAS ) es manifiesta siendo la denominación muy descriptiva, tomado en su conjunto, de la identificación de una y otras y los servicios que realiza;

De otra parte el grafismode las marcas en discusión es muy distinto tanto desde el punto de vista de su composición como de los elementos que lo integran , como del color, como de la tipografía que emplean una y otra .

De lo anterior hay que concluir la compatibilidad, desde el punto de vista que nos ocupa, de las inscripciones registrales debatidas sin que se creen situaciones de error o confusión en el mercado.

TERCERO .- En definitiva, y en base a los fundamentos expuestos, se debe estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto ya que el acto impugnado no es conforme a Derecho, debiéndose en consecuencia anular el acto administrativo recurrido.

CUARTO .- En cuanto a las costas el artículo 139. 1. de la LJCA 1998 establece que '1.En primera o única instancia el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas, razonándolo debidamente, a la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.'.

Dados los términos del artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional no se aprecia temeridad ni mala fe , por lo que no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en este procedimiento.

En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos,en nombre de Su Majestad El Rey , y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente

Fallo

1.- Estimamosel recurso contencioso-administrativo interpuesto por ARPA ASESORES S.L representado por el Procurador Sr.Leache y defendido por el Abogado Abaigar contra la Resolución del Director General de la Oficina Española de patentes y Marcas de 2-7-2009 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto frente a la denegación de la solicitud de la marca mixta M-2831377 , y en su consecuencia anulamos la mencionada resolución por no ser conforme a Derecho.

2.- Condenamosa la Administración demandada a proceder a la inscripción de la marca mixta solicitada por el demandante.

3.- No hacemos especial pronunciamientoen cuanto a las costas.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casaciónante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso que habrá de prepararse ante esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de diez días siguientes a la notificación de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.