Sentencia Administrativo Nº 661/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 68/2014 de 04 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2014/0002760

RECURSO 68/2014

SENTENCIA NÚMERO 661/2015

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

---------

Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

---------------------

En la Villa de Madrid, a cuatro de septiembre de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 68/2014, interpuesto por 'SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S, A.', representada inicialmente por el Procurador Sr. Gafas Pacheco, el cual fue sustituido por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, contra la Resolución de 18 de noviembre de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 12 de junio de 2013 por la que se acordó la denegación de la marca nº 3058587 'SU BIENESTAR, NUESTRA PASIÓN'. Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS), representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada para contestación a la demanda, lo que verificó, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 3 de septiembre de 2015 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución recurrida denegó el registro de la marca denominativa 'SU BIENESTAR, NUESTRA PASIÓN' para distinguir en la clase 31 'Comida para consumo por animales; golosinas comestibles para mascotas; arena para animales domésticos (lechos higiénicos); productos para camas de animales', al apreciar la concurrencia de las prohibiciones absolutas de los apartados b ) y c) del art. 5 de la Ley 17/2001 de Marcas .

La parte recurrente sostiene que a las marcas eslogan, como la que aquí nos ocupan, no le resultan de aplicación las prohibiciones absolutas apreciadas por la resolución recurrida porque no es necesario que vaya acompañada de otro elemento denominativo o gráfico para permitir al consumidor identificar el signo con una concreta procedencia empresarial, por poseer carácter distintivo al transmitir un mensaje objetivo elogioso y no ser genérico en relación con los productos reivindicados, añadiendo además las existencia de precedentes administrativos de marcas con estructuras similares que fueron concedidas.

La Administración demandada se opone al recurso deducido de adverso.

SEGUNDO.-Respecto a la posible infracción del art. 5.1.b), en la STS de 19 de enero de 2010 se afirma lo siguiente : 'A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 , en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

« (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.».'

Como ya se afirmó por esta Sección en sentencia de 13 de septiembre de 2011 , en interpretación del referido art. 5 , 'El bien jurídico protegido con la descrita norma es el derecho de todos los empresarios de un mismo sector, a la comercialización de productos que aun teniendo los mismos componentes y características, no pueden ser susceptibles de apropiación individualizada por parte de una firma con exclusividad de los demás. Por ello, la denominación de un producto no puede hacer alusión alguna ni a su naturaleza ni a sus características, debiendo los órganos judiciales analizar en cada caso concreto si concurre o no la prohibición contenida en el descrito art. 5, pues como reiteradamente sostiene el T.S. la genericidad de una denominación no puede determinarse de manera apriorística sino que por el contrario, han de tenerse en cuenta tanto si los productos son únicos o plurales dentro de la misma clase del Nomenclátor en la que pueden estar incluidos diversos géneros o servicios que en realidad tengan unas características genéricas diversas.'

TERCERO.-En este caso tales criterios jurisprudenciales han de concretarse respecto a las denominadas marcas-eslogan, respecto a las cuales la reciente STS de 30 de abril de 2015 (recurso nº 4054/2013 ) realiza las siguientes consideraciones en relación con las prohibiciones absolutas del art. 5.b ) y c) de la Ley 17/2011 de Marcas :

' Centrados en esta cuestión, la solución ha de pasar por recordar los principios y criterios que rigen esta materia, que han sido sistematizados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012 (asunto C-311/11 P), en la que se considera una norma comunitaria que, al igual que la norma española aquí concernida, deniega el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Como se acaba de indicar, esta sentencia lleva cabo una recopilación de la doctrina del TJUE sobre la materia, con unas consideraciones que a pesar de su extensión conviene transcribir:

"22 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

23 Conforme a reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de ese artículo significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas ( sentencias de 29 de abril de 2004 , Procter & Gamble/OAMI , Convenio Colectivo de Empresa de ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMON, S.A./01 P a Convenio Colectivo de Empresa de GRAN CASINO LAS PALMAS, S.A./01 P, Rec. p. I-5141, apartado 32; de 21 de octubre de 2004 , OAMI/Erpo Möbelwerk , C-64/02 P, Rec. p . I-10031, apartado 42; de 8 de mayo de 2008 , Eurohypo/OAMI , C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66, y Audi/OAMI, antes citada, apartado 33).

24 Según jurisprudencia asimismo reiterada, este carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias antes citadas Procter & Gamble/OAMI, apartado 33; Eurohypo/OAMI, apartado 67, y Audi/OAMI, apartado 34).

25 Por lo que respecta a las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas, no se excluye su registro por dicha utilización (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 41, y Audi/OAMI, apartado 35). Para apreciar el carácter distintivo de tales marcas, no procede aplicarles criterios más severos que los aplicables a otros signos (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 32, y Audi/OAMI, apartado 36).

26 Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas , es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (sentencias antes citadas Procter & Gamble/OAMI, apartado 36; OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 34, y Audi/OAMI, apartado 37).

27 Si bien el Tribunal de Justicia no ha excluido que dicha jurisprudencia pueda resultar aplicable, en determinadas condiciones, en relación con marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios, ha señalado, sin embargo, que las dificultades que pueden conllevar éstas, debido a su propia naturaleza, para establecer su carácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta, no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia recordada en los apartados 23 y 24 de la presente sentencia (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartados 35 y 36, y Audi/OAMI, apartado 38).

28 El Tribunal de Justicia también ha determinado que no cabe exigir que un eslogan publicitario presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartados 31 y 32, y Audi/OAMI, apartado 39).

29 Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que ,si bien es cierto que una marca posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, es necesario señalar que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente per se para concluir que dicha marca carece de carácter distintivo (sentencia Audi/OAMI, antes citada, apartado 44).

30 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado en particular que la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentencia Audi/OAMI, antes citada, apartado 45)."

Como bien explican estas consideraciones del TJUE, aun sin perder de vista las peculiaridades de las llamadas ' marcas - eslogan ', también respecto de ellas rige al fin y al cabo la necesidad y la exigencia legal de que estén confeccionadas de forma que proporcionen o suministren distintividad al signo que encarnan, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, permitiendo distinguir el producto o servicio que anuncian respecto de los de otras empresas.

Pues bien, retomando, sobre la base de estas premisas, el juicio sobre la marca aquí examinada, recordemos, 'tu confianza nos hace importantes', difícilmente puede apreciarse en ella una distintividad que abra la puerta a su inscripción, pues dados los términos tan amplios, genéricos y transversales en que se presenta ante el público no es posible percibir a través de ella ni cuál es su origen comercial ni cuáles son los productos o servicios que pretende anunciar y promocionar.

La contemplación de la especificidad del público sectorial al que pretende dirigirse esta marca- eslógan no cambia las cosas. Como resalta la precitada sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012 (pár. 48 y ss.):

"48 A este respecto, debe constatarse que el hecho de que el público pertinente es especializado no puede ejercer una influencia determinante sobre los criterios jurídicos utilizados para apreciar el carácter distintivo de un signo. Si bien es cierto que el grado de atención del público pertinente especializado es, por definición, más elevado que el del consumidor medio, no por ello se deduce necesariamente que basta un menor carácter distintivo cuando el público pertinente es especializado.

49 En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar si una marca carece o no de carácter distintivo, es preciso tomar en consideración la impresión de conjunto que produce (véanse, en particular, las sentencias Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 44; de 30 de junio de 2005, Eurocermex/OAMI, C-286/04 P, Rec. p . I- 5797, apartado 22 , y de 25 de octubre de 2007 , Develey/OAMI , C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 82).

50 Pues bien, tal principio quedaría en entredicho si el umbral de carácter distintivo de un signo denominativo dependiera, de modo general, del grado de especialización del público pertinente.

51 En todo caso, por lo que atañe a la cuestión de si la marca solicitada ha alcanzado el suficiente carácter distintivo, procede señalar que las observaciones relativas a la atención, a la percepción o a la actitud del público pertinente están comprendidas en el ámbito de las apreciaciones de carácter fáctico (véanse, en ese sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2007, Henkel/OAMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, apartado 51; y los autos de 9 de julio de 2010, The Wellcome Foundation/OAMI, C-461/09 P , apartado 20 , y de 21 de marzo de 2012, Fidelio/OAMI, C-87/11 P, apartado 66)."

Ciertamente, el eslogan aquí contemplado no suministra datos o información que permita individualizarlo desde la perspectiva que apunta el TJUE, ni en las palabras que incorpora ni en la impresión de conjunto que proporciona. El lema 'tu confianza nos hace importantes' puede ser proyectado sobre multitud de sectores de la vida social y actividades económicas, tanto sobre instituciones privadas como sobre entidades del Derecho Público. Carece, en definitiva, de la distintividad imprescindible para posibilitar su registro, más aún cuando la Sala de instancia apreció que no ha quedado acreditado el uso precedente de dicha expresión por la actora en el mercado afectado, (sin que, ahora sí, esta apreciación pueda ser combatida en casación).

SEXTO .- Siendo, pues, de aplicación al caso, por las razones cumplidamente expuestas, la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , procede estimar el recurso de casación, y desde la perspectiva procesal que marca el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción , desestimar el recurso contencioso- administrativo, por ser conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas por la actora.

No se desvirtúa esta conclusión por la existencia de otros casos, citados por la ahora recurrida en casación, en los que marcas - eslogan distintas han accedido al registro. Partiendo del carácter necesariamente casuístico de la materia que nos ocupa, tantas veces resaltado por la jurisprudencia, que relativiza la cita de precedentes referidos a casos distintos y siempre dotados de perfiles singulares, es de recordar que la jurisprudencia también ha señalado con similar reiteración que los precedentes administrativos no vinculan a los tribunales.'.

CUARTO.-La aplicación al caso de autos de tales consideraciones impide la estimación del presente recurso. De un lado, por negarse la vinculación de los precedentes administrativos citados por el recurrente, y de otro, porque como acontecía con la marca-eslogan analizada por el TS, la que es objeto de esta sentencia carece igualmente de la distintividad necesaria, puesto que la combinación de las palabras que la conforman son tan generales y abstractas que impiden identificarla por parte del consumidor ni con un determinado origen empresarial ni con unos determinados productos, pues bien podría asociarse a cualesquiera otros. A lo que debe añadirse que la documentación aportada por el recurrente en vía administrativa, como acertadamente se señaló en la resolución recurrida, no acredita un uso de la marca que permita afirmar su asociación con los productos reivindicados porque aquélla se refiere siempre a tal marca unida a otro elemento denominativo 'PURINA', que en este caso no se incorpora a la marca solicitada.

QUINTO.-Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 LJCA , son de expresa imposición a la parte recurrente, fijándose en la cantidad máxima de 1.500 euros el importe de los honorarios del letrado de la parte contraria ( art. 139.3 LJCA ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S, A.', representada por el Procurador Sr. Antonio Sorribes Calle, contra la Resolución de 18 de noviembre de 2013 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 12 de junio de 2013 por la que se acordó la denegación de la marca nº 3058587 'SU BIENESTAR, NUESTRA PASIÓN', que se confirma por resultar ajustada a Derecho, condenando a la parte actora al abono de las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera