Sentencia Administrativo Nº 670/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 573/2004 de 19 de Junio de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.8

MADRID

SENTENCIA: 00670/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION OCTAVA

Ilmos. Sres.:

Presidente

Dña. Inés Huerta Garicano

Magistrados

D. Miguel Ángel Vegas Valiente

D. Angel Suárez Bárcena Morillo Velarde

S E N T E N C I A Nº 670

En la Villa de Madrid, a 19 de junio de dos mil siete

Visto por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto -en escrito presentado el día 1 de junio de 2004- por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la mercantil "EDYMA RESTAURADORES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL", contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 febrero de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la misma Oficina el 20 de noviembre de 2002, y concedió la inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411, y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para distinguir su establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca).

Ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que postuló una sentencia que anulase la Resolución impugnada.

SEGUNDO.- La Abogacía el Estado en representación de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del presente recurso.

TERCERO.- Por Auto de 10 de febrero de 2005 se fijó en indeterminada la cuantía de este procedimiento y se acordó conferir traslado a las partes para que presentasen escrito de conclusiones y verificado, por Providencia de 7 de abril de 2005 se declararon las actuaciones conclusas y pendientes de señalamiento para deliberación, votación y fallo.

CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 10 de mayo de 2.007 , en que ha tenido lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Magistrado de la Sección Ilmo. Sr. D. Angel Suárez Bárcena Morillo Velarde,

Fundamentos

PRIMERO.- El 10 de enero de 2002, Dª Diana Talarewitz Papo en nombre y representación de la mercantil "S' ALGAR HOTELS, S. A.", presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, solicitud de inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411, denominativo y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para distinguir su establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca).

SEGUNDO.- A tal petición se opuso D. José Antonio Hernández Rodríguez en representación de la mercantil "EDYMA RESTAURADORES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL", como titular de las marcas de núms. 2150403 (2), 2.197.285, 2.232.520 de distintivo, "WHY NOT" registradas prioritariamente para servicios relacionados en clases en clases 41 y 42 y del rótulo de establecimiento nº 268.768 denominado "BAR WHY NOT", registrado para negocio de bar, y la Oficina Española demandada, el 20 de junio de 2002, dictó Acuerdo de suspensión del expediente por oposición de las citadas.

Contestado el suspenso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante Resolución de 20 de noviembre de 2002, concedió el registro y ante el recurso de alzada interpuesto por la citada Dª Mª Antonia Naranjo Marcos en representación de D. Íñigo , tal Oficina, por medio de Resolución de 17 de febrero de 2004, lo desestimó y confirmó la concesión del Registro; contra cuya decisión se interpone ahora el presente recurso Contencioso administrativo.

TERCERO.- En su demanda la actora, tras relatar los hechos y aspectos que consideró más relevantes del expediente administrativo, en sus fundamentos de carácter jurídico-material señaló, en síntesis, la infracción del art. 86 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 1988 en relación con los arts. 85 y 12.1 .a) del mismo cuerpo legal por riesgo de confusión y asociación entre el rótulo de establecimiento impugnado "S' ALGAR BAR WHY NOT" y la marca oponente "WHY NOT" clase 43, por identidad del elemento "más característico", "relevante" o que constituye el "núcleo fundamental", "WHY NOT", del rótulo de establecimiento impugnado y la denominación de la marca oponente, destacando la irrelevancia del componente "S' ALGAR" del rótulo, alusivo al nombre o razón social y en consecuencia, carente de distintividad de la entidad peticionaria "S' ALGAR HOTELS, S.A." por genericidad y por tanto, carencia de valor identificativo y eficacia individualizadora del componente "BAR" del rótulo de establecimiento impugnado, referido a las actividades desarrolladas en él, existiendo identidad de actividades y servicios; señaló que los acuerdos recurridos están en abierta pugna con el art. 86 de la expresada Ley de Marcas en relación con los arts. 85 y 12.1 .a), destacando que el alcance y contenido de ésta normativa ha sido precisado por la doctrina jurisprudencial citando diversas sentencias del Tribunal Supremo considerando fuera de toda duda que, en el caso de autos, concurren sobradamente ambas circunstancias por lo que le parecía evidente el riesgo de confusión y asociación existente entre los distintivos en pugna y, en consecuencia, la imposibilidad de convivencia de los mismos en los ámbitos registral y mercantil y la falta de apoyatura legal de los acuerdos recurridos al conceder el rotulo de establecicimiento; consideró que existía también infracción de los principios constitucionales de igualdad ante la ley de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ya que el criterio de incompatibilidad que se propugna entre el rótulo de establecimiento impugnado y la marca oponente es el adoptado por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas al denegar a la entidad el rótulo de establecimiento 268.768 "BAR WHY NOT" prácticamente idéntico al rótulo de establecimiento impugnado, al limitarse este último signo a añadir la expresión "S' ALGAR", alusiva al nombre o razón social de la entidad peticionaria, demostrándose la falta de viabilidad registral del rótulo de establecimiento impugnado, "S' ALGAR BAR WHY NOT" y la falta de fundamento de los acuerdos recurridos al conceder el rótulo de establecimiento impugnado sobre lo que también citó diversa jurisprudencia que estimó de aplicación; con lo que terminó suplicando que se dictase sentencia estimatoria del recurso por la que se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones recurridas, acordando la denegación del rótulo impugnado.

Por su parte, la Abogacía del Estado se refirió, en síntesis, a que la concesión resultante de la resolución impugnada descansa en la aplicación del art.86 de la Ley de Marcas vigente al momento de la solicitud, precepto que debe conectarse con la remisión que el art.85 del mismo texto establece a las normas sobre marcas, por lo que destacó el art.12.1 de la Ley 32/1988 de 10 de Noviembre, de Marcas , en relación con el art.124.1 del Estatuto de Propiedad Industrial ; citó jurisprudencia que interpretaba dichos preceptos, cuyo criterio esencial es una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados y en la que actúan como factores complementarios el elemento conceptual o semántico y la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial, para entender que la aplicación de las referidas consideraciones jurisprudenciales al caso de autos, se llega a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado si se produce la convivencia de los mismos; y que la diferencia esencial radica en que el rótulo que nos ocupa, al incluir la denominación de la localidad en la que se encuentra el establecimiento al que se adscribe, está marcando una notoria diferencia con las marcas oponentes, que no reúnen tal circunstancia, lo que de por sí cualifica la concesión del registro, sin que tampoco pueda acogerse favorablemente la alegación relativa a la existencia de precedentes denegatorios puesto que la concesión obedece en el presente caso a que la denominación o evocación de las marcas antedichas no genera confusión de cara al consumidor medio en el mercado, sin perjuicio de que cuando la administración se aparta de sus precedentes lo único a lo que está obligada es a motivar sus actos (art.54.1 c) Ley 30/1992 ), lo cual se ha hecho ampliamente en la resolución impugnada, y la invocación de la existencia de precedente administrativo no puede ser tenida en cuenta a la vista de la doctrina jurisprudencial sobre la materia, en que se entiende que la concesión o denegación de marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego el precedente administrativo (en este sentido las SSTS 8-7-1996, RJ 1996/5995 y 23-7-1988, Ar. 6381 ); con lo que terminó suplicando que se desestimase la demanda y se declarase conforme a derecho la Resolución recurrida con imposición de costas a la actora al amparo del art. 139 .LJCA .

CUARTO.- La protección que el Registro otorga a las denominaciones, en cuanto signos mercantiles, está en función de prohibir la inscripción de aquellas que constituyan una imitación de los elementos, características y medios de todo orden de otra denominación ya registrada. Ello es así porque el Derecho quiere proteger a la empresa mediante un régimen de prohibiciones, a fin de que el prestigio, el crédito en el mercado y la valoración de sus productos o servicios por parte del público, quede salvaguardado. Así lo señala, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1.997 . Las prohibiciones a las que la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas , se refiere, son aquellas que salvaguarden todo riesgo de error o confusión.

Así, el artículo 12 de la referida Ley de Marcas , en los aspectos que aquí interesan, dispone que:

"1. No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

b) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado.

c) Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca.

Por su parte, el artículo 86 de la Ley 32/1988 dispone que, "No podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal"

Según reiterada jurisprudencia, la semejanza fonética o gráfica a que alude el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas (como antes el art. 12.1 .a) de la Ley 32/1988 , y el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial), encierra un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción ha de hacerse en cada caso mediante la comprobación de las marcas enfrentadas, comparándolas en su conjunto, esto es teniendo en cuenta la totalidad de los vocablos que las componen o los gráficos en ellos empleados, sin acudir a disgregaciones artificiosas, valorando de principales aquellos elementos que por su mayor fuerza expresiva puedan atraer preponderantemente la atención de sus destinatarios que, normalmente, perciben una rápida impresión en su mente, sin acudir a análisis propios de estudiosos con nivel superior al de las personas que componen el conjunto de la sociedad. En esa comprobación actúan como factores complementarios el elemento conceptual o semántico y la naturaleza real de los objetos o servicios, con independencia de su catalogación en el Nomenclátor oficial.

Y si bien la naturaleza de los objetos, productos o servicios es un factor complementario, coadyuvante para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado, o para modular su alcance, lo fundamental es que los signos distintivos no induzcan a confusión o a error al consumidor, de tal forma que en la Ley 32/88 , el riesgo de confusión se erige en el elemento decisivo a tener en cuenta como fundamento de la prohibición.

QUINTO.- El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones es que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple pronunciación, acentuación o imagen de los vocablos en pugna, tras un análisis meramente sintético es decir, sin más que una visión, lectura o audición de conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus ultimas consecuencias los elementos confrontados, ni que descienda a discusiones léxico- gramaticales puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan en ningún aspecto a error o confusión en el consumidor.

Son numerosos los criterios a los que se puede acudir para confrontar varias marcas, pero ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto, es decir, partiendo del análisis de la totalidad de los elementos integrantes de las denominaciones confrontadas sin desintegrar su unidad fonética o gráfica, e incluso, mixta o compleja, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. Al lado de tales factores el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, configura otros criterios complementarios, no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre las marcas.

Entre tales criterios figura el elemento conceptual o semántico que no constituye motivo legal determinante pero que acentúa o disminuye el parecido inicial, y, un segundo factor complementario, es el relativo a la naturaleza real de los objetos o servicios que sirven para matizar con mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado. (Ss. Tribunal Supremo de 8 de julio y 26 de diciembre de 1988 ).

SEXTO.- En el caso que nos ocupa, la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411 y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para un establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca).

La razón de la concesión de la inscripción registral se fundamentó, en esencia, en considerar que "la aplicación ponderada al presente caso de las pautas legales anteriormente enunciadas lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro contenida en el art. 86 , en relación con los arts. 12.1 y 85 ya citados por existir entre los distintivos enfrentados, un evidente grado de desemejanza".

La característica principal del rótulo de establecimiento es la de identificar y distinguir dicho establecimiento, a través de su denominación, dentro de un determinado ámbito territorial pues, como hemos visto, el referido art. 86 de la Ley de Marcas basa la prohibición que establece para el registro de un signo, como rótulo de establecimiento, en su insuficiente distinción con una marca o un nombre comercial u otro rótulo registrado "para el mismo término municipal".

Por ello, aplicando aquí los anteriores criterios jurisprudenciales debemos compartir en este caso, las razones en que fundamenta la oficina Registradora la concesión del registro discutido toda vez que aunque se alega en la demanda, en síntesis, que existe semejanza fonética que pueda inducir a error a los consumidores entre el rótulo concedido "S' ALGAR BAR WHY NOT" con sus marcas "WHY NOT", lo cierto es que entre ésta y aquél existen sustanciales diferencias que a nuestro juicio, son suficientes para su distinción con la marca oponente y que hacen que no sea aplicable la prohibición de registro del citado art. 86 de la Ley de Marcas , aparte de que en el caso de autos en que la denominación del rótulo discutido no sólo no coincide con la de la marca opuesta, sino que el ámbito territorial del rótulo se limita a la localidad de San Luis (Menorca), sin que conste en los autos que la marca inscrita posea en esa localidad establecimiento o actividades comerciales relacionadas con la distinguidas por el rótulo impugnado, no vemos ningún riesgo de confusión ni de asociación, ni mayor inconveniente para su inscripción y entendemos que puede convivir en el mercado con la marca oponente; que no entra dentro de las prohibiciones a que se refiere el citado art. 86 de la Ley de Marcas por distinguirse suficientemente de la marca inscrita y concluimos con que procede desestimar la demanda presentada y declarar que la resolución recurrida es conforme a derecho.

SÉPTIMO.- El Tribunal considera que no ha habido mala fe por ninguna de las partes, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA , no procede hacer declaración en cuanto a costas.

Fallo

DESESTIMANDO la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la mercantil "EDYMA RESTAURADORES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL", contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 febrero de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la misma

Oficina el 20 de noviembre de 2002, y concedió la inscripción de rótulo de establecimiento de Nº 272.411, y distintivo "S' ALGAR BAR WHY NOT" para distinguir un establecimiento dedicado a bar en el término municipal de San Luis (Menorca); y declaramos que la citada Resolución es conforme a derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que cabe recurso de casación, a preparar ante esta misma Sección, en el plazo de diez días computados desde el siguiente al de su notificación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos:

Inés Huerta Garicano.- Miguel Ángel Vegas Valiente.- Angel Suárez Bárcena Morillo Velarde.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de su fecha, fue leída y publicada la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que como Secretario de la misma, doy fe.