Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 676/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 586/2021 de 18 de Noviembre de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2021/0057030

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 586/2021

SENTENCIA NÚMERO 676

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ilustrísimos señores:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Domínguez Calvo

Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a 18 de noviembre de 2022.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 586/2021, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Andrés Cayuela Castillejo, en nombre y representación de D. Abel, contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 12 de octubre de 2021, por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 17 de junio de 2021, por medio de la cual se acordaba la denegación del nombre comercial ESPAÑA CONFIDENCIAL para servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Del mismo modo, se ha personado como parte codemandada la entidad Titania Compañía Editorial S.L., representada por la Procuradora Doña Fuencisla Almudena Gozalo Sanmillán.

Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 12 de octubre de 2021 se dicta Resolución por la Oficina Española de Patentes y Marcas por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 17 de junio de 2021, por medio de la cual se acordaba la denegación del nombre comercial ESPAÑA CONFIDENCIAL para servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución judicial la representación procesal de D. Abel interpuso en tiempo y forma recurso contencioso-administrativo en base a las alegaciones que se hacen constar en el escrito de recurso, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad.

TERCERO.- El Abogado del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, contestó la demanda solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, con base en las alegaciones efectuadas en su escrito de contestación.

CUARTO.-Del mismo modo, la representación procesal de Titania Compañía Editorial S.L. contestó la demanda solicitando su desestimación.

QUINTO.- Tras la tramitación oportuna, por esta Sala se señaló para votación y fallo el día 17 de noviembre de 2022, lo que así ha tenido lugar.

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

Fundamentos

PRIMERO.-Se impugna en el presente procedimiento la Resolución dictada en fecha 12 de octubre de 2021 por la Oficina Española de Patentes y Marcas por medio de la cual se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el 17 de junio de 2021. En esta última se acordaba la denegación del nombre comercial ESPAÑA CONFIDENCIAL para servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional.

La resolución impugnada, tras una serie de consideraciones generales, procede a establecer cuáles son los signos a comparar, indicando que se trata del nombre comercial solicitado, con denominación ESPAÑA CONFIDENCIAL, y los registros oponentes EL CONFIDENCIAL, todos ellos denominativos y para los mismos campos aplicativos en clase 38.

Entiende la resolución impugnada que los registros enfrentados se configuran como realidades incompatibles.

Los elementos denominativos son cuasi idénticos, de lo que se derivan similitudes fonéticas y conceptuales. Además, desde el punto de vista aplicativo son coincidentes, al ser para los mismos servicios a distinguir en la clase 38.

Alude igualmente al renombre probado de los registros prioritarios y a que no puede admitirse el registro pretendido en base a la existencia de registro a favor del solicitante, siendo además de diferente composición al ahora analizado (el término NAFARROA es en lengua navarra, lengua que no es considerada de conocimiento generalizado para el consumidor medio), pues en todo caso habrá que analizar si el registro pretendido vulnera las disposiciones de los artículos de la Ley de Marcas, situación que concurre en el presente supuesto por existir un alto riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

SEGUNDO.-Considera la parte recurrente que no existe semejanza denominativa, fonética y conceptual entre las marcas enfrentadas, siendo así que el primero de los vocablos del nombre comercial solicitado, España, no está comprendido en los distintivos oponentes, y que en la marca solicitante el conjunto prevalente que capta mayor atención visual no es el término 'Confidencial', sino 'España'. El término 'Confidencial' está destinado a ser accesorio y descriptivo del preponderante 'España'. 'Confidencial' es un vocablo de escasa relevancia distintiva dado su concreto significado en el ámbito de los servicios de que se trata (clase 38).

Alude a que la comparación entre los signos en conflicto debe realizarse con un criterio más benévolo y menos rigorista por cuanto la recurrente es titular de marcas que han convivido pacíficamente y que son de estructura similar: Navarra Confidencial, Confidencial Navarra y Nafarroa Confidencial.

Considera que las pruebas aportadas para acreditar el renombre de la marca El Confidencial son poco fiables y rigurosas, y que los factores que deben examinarse para acreditar el renombre son la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla.

Señala que no existe ventaja desleal y/o perjuicio para las marcas oponentes incluso si se entendiera que se trata de marcas de renombre, y que no se entiende un perjuicio a la marca por el hecho de que exista un servicio con el nombre de España Confidencial en servicios similares.

Alude a que existe una justa causa para tolerar el uso y registro por parte de la actora en la medida en que ha venido utilizando una estructura similar de signo con anterioridad y sin interrupción desde 2004 y el mismo ha sido utilizado de buena fe sin causar perjuicio alguno a la contraparte.

TERCERO.- El Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso alegando que los registros anteriores alegados por el recurrente no son admisibles en base a reiterada jurisprudencia que tiene establecido que la actividad de la Administración no es arbitraria sino reglada y sometida únicamente al principio de legalidad. Existe identidad aplicativa para los mismos servicios de la clase 38, y la composición es similar desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual, por lo que teniendo en cuenta el renombre del que gozan los registros oponentes, se configuran como realidades incompatibles por no quedar asegurada su diferenciación en el mercado.

Por su parte, la entidad Titania Compañía Editorial S.L. solicita también la desestimación del recurso. Alude a la gran similitud entre los signos y a la coincidencia en el ámbito aplicativo; del mismo modo, al renombre de los registros 'El Confidencial'; a la incompatibilidad entre el signo impugnado y los registros prioritarios, existiendo riesgo de confusión; y al aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre de las marcas anteriores.

CUARTO.- Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

'Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta, el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fin de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas, STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

QUINTO.- Por otra parte, en el presente supuesto, resulta esencial el artículo 8.1 de la Ley de Marcas , según el cual: 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

En definitiva, conforme a esta previsión legal, tal como nos enseña la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, rec. 3712/2015, 'las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes'.

En este sentido, podemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, rec. 5395/2017, según la cual:

'QUINTO.- La decisión del recurso.

1.En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

2.Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca 'Cerveza Estrella de Madrid' a la que se oponían -también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de 'Estrella Galicia 'o 'Estrella Madrid', en la que se razona:

'La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras-que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que "[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839 ) y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 (EDL 1993/19181 ) determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]",

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que "La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 - GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella".

Y en dicha sentencia se concluía "[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar "En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"'.

3.La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

'41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público'.

4.Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto 'Sueldo de tu vida' y la marca prioritaria oponente 'Un sueldo para toda la vida'. Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5.En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: 'Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados', y añade: 'la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'.

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6.Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario 'vínculo', al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo' y añade: 'Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso'.

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7.Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018 .

8.Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 'para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad', lo que no ha resultado acreditado.

9.La marca 'Un sueldo para toda la vida' es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: 'No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas'.

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.'

En definitiva, recapitulando y a modo de resumen podemos afirmar: (i) En la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión; (ii) La protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla; y (iii) La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. Entre tales factores cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; o la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

SEXTO.- La Sala, tras el estudio de las alegaciones de las partes, y a la vista de cuanto antecede, considera que concurre la prohibición relativa prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, que resulta de aplicación en virtud de la remisión del artículo 88 de la misma.

Así, en primer lugar, existe una elevada similitud entre los signos. El nombre comercial que aspira a ser inscrito en el Registro es ESPAÑA CONFIDENCIAL, mientras que los prioritarios son la marca de la Unión Europea EL CONFIDENCIAL y el nombre comercial EL CONFIDENCIAL.

Consideramos que el elemento distintivo de todos los signos es la palabra CONFIDENCIAL, que es la que va a captar en mayor medida la atención de los consumidores, pues la palabra 'España' es una referencia geográfica de uso frecuente y que no añade especial distintividad.

De este modo, al contrario que la parte recurrente, no podemos entender que el término 'Confidencial' se encuentre destinado a ser accesorio y descriptivo del preponderante 'España'. Por el contrario, en una comparación de conjunto, el nuevo signo reproduce en la misma posición y de idéntica manera el elemento distintivo de los signos anteriores, la palabra 'Confidencial', por lo que existen claras similitudes visuales, fonéticas y conceptuales.

Pero es que, junto con la similitud denominativa existente, consideramos también que concurre una muy elevada semejanza en el ámbito aplicativo, lo que, además, no resulta discutido por la parte recurrente.

Así, el nombre comercial denegada aspira a proteger los siguientes servicios de la clase 38: servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicación, noticias e información a través de internet y redes de telecomunicaciones; a su vez, los signos anteriores, protegen, entre otros y dentro de las clases 38 y 41, servicios de telecomunicaciones y también servicios de publicación electrónica de un periódico y/o revista en línea.

Así, en este sentido, juega el principio de interdependencia, pues como con reiteración ha declarado el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 26 de septiembre de 2016, casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1. de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, si bien en el presente caso consideramos que existe un elevado grado de similitud entre los signos y también entre los servicios prestados.

Del mismo modo, y frente a lo manifestado por la recurrente, consideramos acreditado el renombre de la marca 'El Confidencial', resultando claro que nos encontramos ante una marca conocida por la práctica totalidad del público interesado en los servicios que protege. En especial, El Confidencial es un periódico digital entre los más leídos de España y conocido por el público en general.

La parte codemandada ha aportado diversa documentación que así lo acredita. En particular, tabla obtenida de Comscore con el posicionamiento de El Confidencial en el ranking de diarios digitales; tabla obtenida de Comscore que refleja los datos relativos a visitantes únicos de El,confidencial.com desde diciembre de 2016 a diciembte de 2020, comparados con la audiencia total en Internet; varias impresiones de la página web 'WayBackMachine', selección de exclusivas publicadas por El Confidencial, informes de la empresa Kantar Media; selección de noticias puestas a disposición de la Agencia EFE y selección de noticias publicadas por otros medios.

En particular, y entre otras consideraciones, se encuentra acreditado que El Confidencial es uno de los diarios digitales más leídos de España, según el medidor oficial Comscore, de manera que sólo en diciembre de 2020 se conectaron a la web Elconfidencial.com más de diecinueve millones de usuarios únicos.

Es claro, en este sentido y como afirma la parte codemandada, y frente a la alegación de que Titania no ha aportado medios de prueba como facturas o inversiones en publicidad, que la prueba para acreditar el renombre no se encuentra tasada, considerando que los datos de audiencia acreditan el renombre, atendiendo a las características del periódico El Confidencial, que resulta de lectura gratuita salvo contadas suscripciones. En este sentido, la parte codemandada ha aportado documentos suficientes que acreditan el alto grado de conocimiento del público consumidor del diario El Confidencial.

Teniendo en cuenta el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto, consideramos que existe un claro riesgo de confusión y que la marca aspirante evoca, sugiere, insinúa o recuerda a las oponentes, de manera que podría existir un aprovechamiento indebido de éstas.

La existencia de marcas previas de la parte recurrente (Navarra Confidencial, Confidencial Navarra y Nafarroa Confidencial) no nos puede conducir a los efectos pretendidos por la misma, pues es claro que nos encontramos ante una actividad reglada y no discrecional. En este sentido, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, los precedentes administrativos no vinculan ni a la OEPM ni tampoco a los Tribunales, por cuanto la concesión o denegación de una marca no es una actividad discrecional, sino reglada, en la que prevalece el principio de legalidad. Así, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes ni para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registro absolutas y relativas contempladas en el mencionado cuerpo legal ( sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2002, 15 de febrero de 2005 y 21 de enero de 2009). No podemos, por ello, atender a las pretensiones de la recurrente de realizar una comparación entre los signos en conflicto con un criterio más benévolo y menos rigorista, ni que exista una justa causa para tolerar el uso y registro por la actora, pues existiendo similitud denominativa, cuasi identidad aplicativa y teniendo en cuenta además el carácter de marca renombrada de la oponente, consideramos que concurre la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas.

De esta manera, y teniendo en cuenta la totalidad de los factores expuestos, consideramos que existe un claro riesgo de asociación, pero además que la marca aspirante supone una evocación, una insinuación o un recuerdo de las marcas oponentes, de tal manera que claramente puede presumirse la concurrencia de un posible aprovechamiento indebido de las prioritarias.

Lo expuesto nos conduce de manera inexorable a la desestimación del recurso interpuesto y a la confirmación de la resolución administrativa impugnada.

SÉPTIMO.-La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente. La Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en tres mil euros (3.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos (1.500 euros a favor de cada una de las partes codemandadas), en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

En virtud de lo expuesto,

Fallo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Andrés Cayuela Castillejo, en nombre y representación de D. Abel, contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 12 de octubre de 2021 que ha sido identificada en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, por lo que confirmamos la resolución administrativa impugnada al resultar ajustada al Ordenamiento Jurídico.

Imponer las costas a la parte recurrente, con la limitación y en la forma dispuesta en el último de los fundamentos jurídicos de la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0586-21 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569- 92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0586-21 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.