Sentencia Administrativo Nº 715/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 183/2010 de 29 de Mayo de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2010/0152420

RECURSO 183/2010

SENTENCIA NÚMERO 715

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a 29 de mayo de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 183/2010, interpuesto por la mercantil Metro de Madrid, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, contra la resolución, dictada, en 26 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora, contra la resolución dictada en 30 de noviembre de 2009, concediendo el registro, se confirma dicha concesión de registro de la marca nacional nº 2.876.611, Made in Metro, en clase 41, al solicitante D. Segundo , no personado en autos. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicito el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 14 de diciembre de 2010, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.

TERCERO.-Por Auto de 20 de diciembre de 2010, no se dio lugar al recibimiento a prueba del recurso, dándose traslado para conclusiones, tramite llevado a efecto, y se acordó declarar conclusas las actuaciones, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento, y en fecha 23 de mayo de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 26 de febrero de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 30 de noviembre de 2009, que había concedido el registro de la marca mixta Made in Metro, nº 2.876.611, en clase 41, solicitada, confirma dicha concesión al solicitante Segundo , no personado en autos.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1, ni del art. 8.1, de la Ley de Marcas 17/2001, al existir, entre los signos enfrentados, Made in Metro, mixta, solicitada, y las mixtas oponentes Metro y Metro Metro de Madrid, S.A., la marca oponente, suficiente disparidad de conjunto, con distinta denominación y configuración grafica, como para garantizar su reciproca diferenciación, no pudiendo reducirse el examen comparativo al vocablo Metro, por cuanto las marcas son denominativa y gráficamente distintas, sin riesgo de confusión ni de asociación en el mercado.

SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que los signos confrontados son denominativamente y fonéticamente semejantes, al predominar el elemento denominativo Metro, además de ser made in vocablos de uso corriente, existiendo identidad fonética y semejanza conceptual, y de existir identidad aplicativa, con claro riesgo de confusión y de asociación, y por el carácter renombrado de las marcas Metro, con lo que son aplicables los arts. 6.1. b y 8.1 de la Ley, interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en las resoluciones impugnadas, interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la solicitud de D. Segundo , en fecha 20 de mayo de 2009, de registro de la marca mixta Made in Metro, nº 2.876.611, con grafico, para la clase 41, en concreto para servicios de discoteca, informaciones en materia de entretenimientos, organización de espectáculos, servicios de empresarios, representación de espectáculos, producción de espectáculos, planificación de recepciones(entretenimiento), oponiéndose la actora Metro de Madrid S.A, con sus marcas Metro y Metro Metro de Madrid, en clases 41, 38 y 39, alegando una cuasi identidad denominativa, y fonética entre los signos contrapuestos, con el elemento similar Metro, además de la relación aplicativa, en la clase solicitada, y el renombre de su marca Metro, en materia de transportes y en otras, con evidente riesgo de confusión y de asociación; se opuso asimismo Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A., que no es parte en este procedimiento; el solicitante contesto a las oposiciones, en el sentido de tratarse de conjuntos distintos, con gráficos totalmente distintos, y diferente relación aplicativa, y modificando la lista de servicios, dejándola únicamente en servicios de discoteca, en clase 41, y en resolución de fecha 30 de noviembre de 2009 la OEPM concedió totalmente la marca mixta solicitada, Made in Metro, con grafico, en clase 41, por diferencias en su conjunto grafico-fonético-denominativo respecto de las oponentes, sin referirse a la modificación de la lista de productos y servicios en clase 41, interponiendo alzada la actora oponente, reiterando sus alegaciones de similitud denominativa y fonética global entre los signos confrontados, además de la identidad aplicativa, y de la notoriedad y renombre de sus marcas, con riesgo de confusión y de asociación; y en resolución, de fecha 26 de febrero de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión de la marca mixta solicitada, por existir, entre los distintivos confrontados, Made in Metro, con grafico, por un lado, y las marcas mixtas oponentes Metro y Metro Metro de Madrid, S.A., por otro, suficiente disparidad de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, dado que de la impresión global de los signos las representaciones graficas son claramente diferentes, no pudiendo reducir la comparación al vocablo Metro, siendo por ello compatibles, y no valorando la aplicación del art. 8.1 de la Ley, y sin referirse tampoco a la modificación de servicios efectuada por el solicitante, confirmando el registro de la marca mixta solicitada, con los elementos que lo integran un conjunto grafico-denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes, sin riesgo de confusión en el mercado.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Aunque resulta evidente que el vocablo Metro aparece en los signos enfrentados, los conjuntos no guardan semejanza mínimamente suficiente.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Por ello, y con el examen visual, conceptual, grafico y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, por mucho que ambos conjuntos contengan el vocablo Metro, y, al respecto, del examen conjunto de los signos confrontados, Made in Metro y Metro y Metro Metro de Madrid respectivamente, ni se infiere cuasi identidad ni parecido mínimamente suficiente como para estimar la demanda, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son expresiones idénticas ni por ende confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de marca mixta interesado, dado que no se acredita tampoco que el mercado o los consumidores de los específicos servicios de discoteca de la actora, servicios a que se redujo la modificación obrante en el expediente, puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales, ni tampoco serian confundibles dichos servicios de discoteca con los esenciales de transportes de la actora, por los que resulta notoria, en cuanto no cabe negar la existencia de diferencias denominativas, conceptuales, y especialmente graficas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, como se ha dicho, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas opuestas, como se ha dicho, no se acredita la exigible semejanza denominativa, visual, conceptual, grafica y fonética alegada, al tener una diferente composición denominativa, y esencialmente grafica y conceptual, que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, pese a existir relación aplicativa en cuanto a las clase 41 interesada, como se desprende de lo referenciado, sin embargo los servicios de discoteca a que se redujo la solicitud de registro nada tienen que ver con los esenciales de transporte de la recurrente; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición de las costas procesales a la actora, por no acreditarse temeridad o mala fe.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de la mercantil Metro de Madrid, S.A., contra la resolución, de 26 de febrero de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 30 de noviembre de 2009, que había concedido el registro de la marca mixta Made in Metro, con grafico, nº 2.876.611, para proteger productos y servicios de la clase 41, servicios de discoteca, confirmando dicha concesión al solicitante D. Segundo , no personado en autos, y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber