Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 75/2022, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 377/2020 de 11 de Febrero de 2022

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2020/0014176

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 377/2020

SENTENCIA NÚMERO 75

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ilustrísimos señores:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Álvaro Domínguez Calvo

Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano

En la villa de Madrid, a once de febrero de 2022.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 377/2020, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Jaime Gafas Pacheco, en nombre y representación de SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO , S.M.E. , S.A., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 4 de mayo de 2020, por medio de la cual se acuerda la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se acuerda la concesión de la marca con número de dígito 4013005 LA TIENDA DEL LOTERO para la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.-La Oficina Española de Patentes y Marcas, en fecha 4 de mayo de 2020, dicta resolución por medio de la cual se acuerda la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se acuerda la concesión de la marca con número de dígito 4013005 LA TIENDA DEL LOTERO para la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO.-Contra la mencionada resolución administrativa, la representación procesal de la mercantil recurrente interpuso en tiempo y forma recurso contencioso-administrativo en base a las alegaciones que se hacen constar en el escrito de demanda, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad, solicitando la revocación de la resolución.

TERCERO.- El Abogado del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, contestó la demanda solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, con base en las alegaciones efectuadas en su escrito de contestación.

CUARTO.-Tras la tramitación oportuna, por esta Sala se señaló para votación y fallo el día 10 de febrero de 2022, lo que así ha tenido lugar.

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

Fundamentos

PRIMERO.- La resolución impugnada

En el presente supuesto, se interpone recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 4 de mayo de 2020, por medio de la cual se acuerda la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se acuerda la concesión de la marca con número de dígito 4013005 LA TIENDA DEL LOTERO para la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

En la resolución impugnada se considera que no concurren en el presente caso los presupuestos aplicativos de la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, pues la marca nº 4013005 'LA TIENDA DEL LOTERO' (fig.) solicitada en la clase 35 para 'Publicidad: ayuda en la dirección de una empresa comercial; venta al por mayor, al por menor en comercios e inclusive a través de la red informática mundial de muebles, encimeras, asientos, aparatos de iluminación, cerramientos, placas, porta listas de lotería, y de decoración para administraciones de loterías', no resulta engañosa, ya que se conforma por un conjunto mixto de elementos denominativos y gráficos, suficientemente distintivo y diferenciado, aun cuando incluya el término 'Lotero', que por su carácter genérico-descriptivo no es reivindicable en exclusiva, por lo que el signo tal como se solicita no puede inducir al público a error sobre el origen o las características de los servicios a los que pretende aplicarse, ni sugerir un origen oficial del solicitante.

Continúa la resolución impugnada afirmando, en cuanto a la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, que debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes:

La marca solicitada nº nº 4013005 'LA TIENDA DEL LOTERO' (fig.)

Las marcas oponentes: nacionales M 3007044 'ADMINISTRACION DE LOTERIA' (mixta), M3636517 'LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO' (mixta), MUE 010109437 'LOTERIAS' (Fig.) , MUE 016387961 LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO ,MUE 016388051 LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, MUE 16388076 LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, MUE 016391179 LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

Así, analizando los elementos de los signos contrapuestos, afirma que existen suficientes diferencias conjunto, denominativas y gráficas, entre ellos, puesto que la marca solicitada incorpora distintos vocablos, 'La Tienda del Lotero', con una composición gráfico-figurativa integrada, suficientemente distintiva y diferenciada, donde el término 'lotero' tiene un carácter genérico-descriptivo no es reivindicable en exclusiva, conformando el signo solicitado con los elementos que le integran un conjunto gráfico denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes.

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan conceptos suficientemente diferenciados.

A continuación señala, en cuanto a la relación aplicativa, que la nueva marca se solicita en clase 35 para 'Publicidad; ayuda en la dirección de una empresa comercial; venta al por mayor, al por menor en comercios e inclusive a través de la red informática mundial de muebles, encimeras, asientos, aparatos de iluminación, cerramientos, portamonedas, detectores de billetes falsos, pegatinas, papeleras, rótulos, mamparas, cerramientos, placas, porta listas de lotería, y de decoración para administraciones de loterías'.

Las marcas oponentes están registradas, entre otras, en clases: 28 para 'Juegos, juegos de mesa en especial de loterías y apuestas en general; lotería de tarjetas para rascar; billetes de lotería para rascar; billetes de lotería impresos; juguetes; bombos de lotería; artículos de gimnasia y deporte; máquinas para juegos de lotería y apuestas; fichas para juegos de apuestas; mesas de juegos de azar; máquinas de juego recreativas accionadas con monedas; máquinas tragaperras [aparatos de entretenimiento que funcionen con fichas]; máquinas de videojuegos; fichas y tableros de loterías'; 35 para 'servicios de publicidad; servicios de marketing; asistencia, asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad; servicios promocionales; búsqueda de patrocinadores; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de una organización destinada a la ayuda en la explotación y la dirección de los negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales; servicios de registro, transcripción, composición, compilación y sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; organización y dirección de conferencias, congresos, simposios y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; venta en comercio y a través de redes mundiales de informática de decimos de lotería, boletos de apuestas y de billetes (tickets de loterías y apuestas); promoción de ventas para terceros; promoción de productos y servicios de terceros; difusión de anuncios publicitarios; gestión de planes de fidelidad de clientes, planes de incentivos o de promoción; servicios de programas de fidelización; servicios administrativos en relación con tarjetas de fidelización; servicios de venta al por mayor y al menor y a través de redes mundiales de informática de juegos; patrocinio promocional; publicidad, incluyendo la promoción de productos y servicios de terceros a través de acuerdos de patrocinio y contratos de licencia relacionados con eventos deportivos internacionales; organización de concursos con fines publicitarios'; 41 para 'Educación; formación; servicios de entrenamiento y esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de ocio; organización de acontecimientos y competiciones deportivas; organización de espectáculos; servicios de entretenimiento mediante máquinas de juego; servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática; servicios de juegos de Internet (no descargables); publicaciones electrónicas no descargables; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; servicios de lotería; organización y celebración de eventos deportivos, culturales y educativos; celebración y organización de conferencias, seminarios, charlas y cursos; organización y celebración de lotería; juegos de azar o apuestas; servicios de casinos; servicios de apuestas colectivas de fútbol; sorteos de premios (lotería); servicios de alquiler de máquinas de juegos de salas recreativas; servicios de entretenimiento de videojuegos...'

Existen por lo tanto, semejanzas en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos. Apreciándose relación aplicativa en clase 35.

En el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias de conjunto gráfico-denominativo que presenta el signo solicitado frente a las marcas oponentes, y a pesar de la relación en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores. Sin que a ello obste el alegado renombre de las marcas oponentes, por existir suficiente diferenciación entre los distintivos, sin que se produzca el vínculo, ventaja desleal o perjuicio que son objeto de protección en el citado art. 8 LM.

Finaliza la resolución impugnada indicando que, en relación con los precedentes de denegación alegados por el recurrente no resultan vinculantes para el presente caso, debiendo examinarse cada expediente con arreglo a las circunstancias que en él concurren y valorarse autónomamente conforme a los criterios legales establecidos en la vigente ley de marcas, pues la concesión o denegación de una marca es una actividad reglada y no discrecional, y si bien los motivos que fundamentan una resolución anterior pueden servir de apoyo a una argumentación, no se han alegado motivos en el presente caso que puedan desvirtuar la resolución adoptada, pues los factores de diferenciación para valorar el riesgo de confusión han variado en los distintos supuestos contemplados, existiendo también otros precedentes registrales de marcas concedidas que contienen los términos 'Administración de loterías', 'Loterías' o 'Lotero'.

Por todo ello la resolución impugnada considera que debe desestimarse el recurso de alzada interpuesto y confirmarse la resolución administrativa.

SEGUNDO.-Argumentos de la entidad recurrente y de la Abogacía del Estado.

Contra la resolución administrativa impugnada, se alza en esta sede jurisdiccional la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, solicitando que se dicte sentencia por la que se deniegue el registro que ha sido concedido por la Oficina, aduciendo los siguientes argumentos:

1º.-El renombre de las marcas 'Loterías' y 'Administración de Lotería'. El uso público, intenso, continuado y sostenido en el tiempo de las marcas 'LOTERÍA(S)', no sólo ha contribuido a otorgarle más distintividad, sino que la ha convertido en una marca renombrada, por lo que su protección debe verse reforzada.

2º.-La marca que ha sido concedida por la Oficina tiene carácter engañoso, por lo que se aplica la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas. Se produce error o engaño desde un punto de vista objetivo al estar el signo impugnado formado por un vocablo -LOTERO- que es claramente asociable a la recurrente y que crea unas expectativas sobre los servicios que se van a prestar. La marca 'La tienda del Lotero', figurativa, sí induce al público a error sobre la naturaleza y origen de los servicios, la calidad de los mismos y, además, sugiere una vinculación oficial.

3º.-Aplicación de la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

El vocablo 'Lotero' es el distintivo preeminente de la marca solicitada. El conjunto denominativo 'la tienda del' es descriptivo de los servicios designados por la misma.

La semejanza denominativa de las marcas enfrentadas es innegable, ya que 'lotería' y 'lotero' pertenecen a una misma familia de palabras con idéntico campo semántico, por lo que resulta innegable la asociación conceptual entre las marcas en liza.

4º.-Existe identidad aplicativa ente las marcas en liza, ya que los servicios que pretende proteger la marca solicitada en la clase 35 se encuentran estrechamente relacionados con su actividad en las clases 28, 35 y 41.

5º.-En quinto lugar, la recurrente hace referencia a un precedente de un caso muy similar fallado por este mismo Tribunal. Se trata de la sentencia de 20 de julio de 2020 por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la misma recurrente, la SELAE, quedando en consecuencia denegada la marca 'LA LOTERA LA SUERTE NOS ACOMPAÑA', mixta, en clase 35.

6º.-Existencia de riesgo de confusión y asociación. La marca 'LA TIENDA DEL LOTERO', figurativa, producirá en el consumidor un riesgo de asociación y confusión inmediato con las marcas de la recurrente y lo que ella representa, por lo que es claramente incompatible con las marcas de SELAE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

El Abogado del Estado, por su parte, solicita la desestimación de la demanda, ya que, si bien no cabe duda de que la marca LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO es una marca notoria que identifica a la sociedad mercantil pública que explota, en régimen de monopolio, estos juegos y apuestas, ello no significa que la resolución recurrida, al autorizar la inscripción de la marca LA TIENDA DEL LOTERO esté vulnerando lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley, pues el consumidor de productos de la marca 'loterías y apuestas del Estado' o de la marca 'Administración de Loterías' es un consumidor de los juegos y apuestas del Estado que se comercializan a través de la red de establecimientos abanderados por la Sociedad Estatal, y no un consumidor de servicios de los incluidos en la Clase 35ª del Nomenclator.

Finaliza afirmando que entre la marca cuya inscripción se impugna y las marcas previamente registradas existen diferencias en conjunto, tanto gráficas como denominativas, que hacen que resulte difícil que un consumidor de los juegos y apuestas del Estado comercializados a través de la red de concesionarios de loterías y apuestas del Estado pueda incurrir en confusión entre unas y otras marcas, sobre todo porque en este caso se opone a ello el hecho de amparar unas y otras productos y servicios de distinta clase.

TERCERO.- Resolución de la controversia suscitada.

Expuestas ya la resolución impugnada, los antecedentes del caso y las posiciones de las partes, el análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor:

'Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

En el presente supuesto, la Oficina ha concedido la marca LA TIENDA DEL LOTERO, para clase 35 del Nomenclátor, considerando, en esencia, que no se incurre en la prohibición del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, y que teniendo en cuenta las diferencias de conjunto gráfico-denominativo que presenta el signo solicitado frente a las marcas oponentes, y a pesar de la relación en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión entre los consumidores, sin que a ello obste el alegado renombre de las marcas oponentes, por existir suficiente diferenciación entre los distintivos, sin que se produzca el vínculo, ventaja desleal o perjuicio que son objeto de protección en el citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

Pues bien, a la vista de lo expuesto, y del recurso de apelación interpuesto, la Sala considera que debe procederse a su desestimación, debiéndose puntualizar, en primer lugar, que no consideramos aplicables al presente supuesto las consideraciones vertidas en la sentencia de esta sección de 20 de julio de 2020 (recurso 423/2019) ya que el supuesto enjuiciado en esta sentencia era sustancialmente diferente al presente, tanto por las marcas oponentes como por los concretos servicios protegidos dentro de la clase 35. Y ello por cuanto en aquél las marcas oponentes no solo eran 'Loterías' y 'Apuestas del Estado', sino también 'Que la suerte te acompañe', denegándose por la Sala la marca 'La lotera la suerte nos acompaña'. Y además, los servicios dentro de la clase 35 eran únicamente 'publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina', frente a los más amplios de la marca que ha sido concedida por la Oficina en el presente supuesto, que incluyen servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios de muchos productos, y además en particular, de porta listas de lotería y de decoración para administraciones de loterías.

Así, por ello, y frente a lo indicado en aquella sentencia, no consideramos en el caso presente que se incurra en la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, pues la misma no tiene carácter engañoso. Ni sugiere una vinculación oficial ni puede afirmarse que induzca a error sobre la naturaleza y origen de los servicios, ya que incluye dentro de los mismos la venta de mobiliario, y en particular, incluso y como hemos anticipado, de porta listas de lotería y de decoración para administraciones de loterías.

No consideramos tampoco que concurra la prohibición relativa prevista en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, ya que la marca 'La tienda del Lotero' no evoca las marcas loterías y apuestas del Estado. Así, al término 'Lotero' se añade 'la tienda de', existiendo por consiguiente suficientes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales. Y en este sentido, a pesar de la semejanza aplicativa, no consideramos que exista un riesgo de confusión. Y aparte de las diferencias denominativas apreciamos en este caso la existencia de diferencias gráficas, que hacen especialmente difícil el riesgo de confusión. Así, coincidimos en este caso con la Oficina al entender que existen suficientes diferencias de conjunto, denominativas y gráficas, puesto que la marca solicitada incorpora distintos vocablos, 'la tienda del Lotero', con una composición gráfico figurativa integrada, suficientemente distintiva y diferenciada, donde el término 'lotero' no es reivindicable en exclusiva, conformando el signo solicitado con los elementos que lo integran un conjunto gráfico denominativo suficientemente diferenciado de las marcas oponentes.

Por ello y en este sentido resulta indiferente, a los efectos de la presente controversia, el renombre de las marcas 'Loterías' y 'Apuestas del Estado'.

El artículo 8.1 de la Ley de Marcas , según el cual: 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

En definitiva, conforme a esta previsión legal, tal como nos enseña la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016, rec. 3712/2015, 'las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes'.

En este sentido, podemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, rec. 5395/2017, según la cual:

'QUINTO.- La decisión del recurso.

1.En la protección de toda marca registrada conforme al artículo 6 LM se parte de la existencia de identidad o similitud entre los signos, así como entre los productos o servicios y la existencia de un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior. Por el contrario en la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión.

Así el artículo 8.1 LM establece que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

2.Sobre el riesgo de vinculación con las marcas notorias cabe acudir a la reciente sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - sobre la marca 'Cerveza Estrella de Madrid' a la que se oponían - también del sector de la comercialización de cervezas- las titulares de 'Estrella Galicia 'o 'Estrella Madrid', en la que se razona:

'La discrepancia surge por cuanto la sentencia impugnada entiende que es necesario que exista un riesgo de confusión o asociación entre la marca solicitante y la opuesta. Por el contrario, las empresas recurrentes consideran que no era necesario apreciar una similitud tal que determinase un riesgo de confusión entre las marcas notorias y la solicitante sino que bastaba un grado de similitud que, pese a ser ligero, fuese suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los distintivos que permitiese aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas notorias inscritas.

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras-que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

En tal sentido la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (Asunto C-323/09 ) afirma que "[...] en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

[...] El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente ( sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31 , y de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839 ) y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 (EDL 1993/19181 ) determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud [...]",

Por ello, ya en la STS de 19 de diciembre de 2008 (rec. 5602/2006 ) se afirmaba que "La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sino también por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en las sentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97 -GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero en una doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda o asocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella".

Y en dicha sentencia se concluía "[...] Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla".

Ello implica que también cuando la confrontación se produce con marcas notorias se precisa que el distintivo que se pretende inscribir evoque o recuerde al que se viene utilizando por éstas últimas, pues en caso contrario no existiría ese riesgo de asociación o vinculación entre la marca cuya inscripción se solicita y el origen empresarial de la marca notoria. Y en ese sentido debe entenderse lo afirmado en la STS nº 1658/2016, de 6 de julio de 2016 (rec. 3712/2015 ) al señalar "En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección"'.

3.La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

'41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público'.

4.Es cierto que existe parecido entre los signos en conflicto 'Sueldo de tu vida' y la marca prioritaria oponente 'Un sueldo para toda la vida'. Sin embargo este parecido no es en sí mismo suficiente para justificar la denegación de esta marca en las clases no relacionadas con la 35, es decir no es suficiente para activar la aplicación del artículo 8.1. Es además necesario un vínculo o conexión como requiere dicho precepto.

Aquí no cabe entender que existe un uso que modifique el comportamiento económico del consumidor, sino que lo que existe es un uso de una marca con términos altamente descriptivos que tienen que ser necesariamente usados de manera muy similar por cualquier competidor si quiere poder competir en el mercado.

La infracción del artículo 8.1 requiere, no necesariamente un riesgo de confusión, pero sí que exista un parecido objetivo entre los signos y además una conexión o vínculo. Y que la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, y que son los que recoge el párrafo 42 de la STJUE que se acaba de citar.

5.En la citada sentencia de esta Sala de 26 de febrero de 2018 -recurso de casación núm. 1153/2016 - se destaca: 'Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados', y añade: 'la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'.

Para que sea de aplicación el artículo 8 LM , no es necesario que exista un riesgo de confusión, entendiendo por riesgo de confusión la posibilidad de que el público consumidor tome una marca por otra, pero sí se exige un riesgo de asociación, equiparando este denominado riesgo de asociación al vínculo al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria, entendido como el riesgo de que el público consumidor pueda considerar que los productos amparados por la marca neófita tienen el mismo origen empresarial que los protegidos por la prioritaria y notoria.

6.Cuando la sentencia de instancia señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que está diciendo es que entre los signos comparados no se produce ese necesario 'vínculo', al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que entre a operar el artículo 8 LM .

La sentencia de instancia cuando habla de riesgo de confusión no se refiere a la posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM ), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia Europea y la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo citadas por la recurrente o la conexión entre los productos o servicios amparados por la marca de nueva solicitud y el titular de la marca prioritaria y notoria a la que hace referencia el artículo 8.1 LM .

La propia sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 2 de febrero de 2017 , reseña que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vinculo' y añade: 'Es decir, la confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, incluye aquellos supuestos en que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo cuestionado y el titular de la marca anterior existe un vínculo económico o jurídico (en particular, concesión de licencias) que autorizan su uso'.

Así, existe un vínculo entre los signos cuando el consumidor los asocia respeto a su origen empresarial.

El vínculo exigido para la aplicación del artículo 8.1 LM , es el riesgo de asociación respecto al origen empresarial que la sentencia de instancia reconoce como inexistente en el caso de las marcas implicadas.

7.Para apreciar la existencia o no de este vínculo se ha de atender entre otros factores, a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor. Aun cuando para apreciar la concurrencia del artículo 8 LM no se requiera la identidad de productos o servicios protegidos, exigencia que sí opera en el artículo 6.1.b) de la Ley, si se requiere examinar el grado de proximidad entre los productos o servicios protegidos por la impugnada y los amparados por la marca concedida y notoria y que la protección de las marcas notorias no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de productos o servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión.

Aquí entendemos que no cabe apreciar que con respecto a los productos y servicios que con la misma se amparan en las clases 16 y 41, su registro pueda implicar un aprovechamiento de la notoriedad o distintividad de la marca oponente. Parece evidente, respecto a los campos reseñados (juego uno, y productos alimenticios, otro), que nada puede hacer pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas, con aprovechamiento de su reputación. En este sentido y, a sensu contrario, la tantas veces citada sentencia de 26 de febrero de 2018 .

8.Acudiendo de nuevo a la sentencia de la Sala Primera de 2 de junio de 2017 'para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad', lo que no ha resultado acreditado.

9.La marca 'Un sueldo para toda la vida' es una marca que, recoge la sentencia recurrida, ha sido reconocida como notoria, pero no puede considerarse como renombrada y, reiteramos, no ha quedado tampoco acreditado que por parte de la ONCE haya existido aprovechamiento de su reputación o menoscabo de la notoriedad o distintividad. En este sentido la citada sentencia de la Sala Primera de 2 de febrero de 2017 concluía: 'No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas'.

Procede, en consecuencia, rechazar el recurso de casación.'

En definitiva, recapitulando y a modo de resumen podemos afirmar: (i) En la protección especial de las marcas notorias o renombradas registradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, y se exige una conexión; (ii) La protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo de confusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a la obstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla; y (iii) La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. Entre tales factores cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; o la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Pues bien, en el presente supuesto, y de acuerdo con esta jurisprudencia, no consideramos que exista una identidad o similitud entre los signos que indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y que evoque en el consumidor medio un vínculo, jurídico o económico, entre las marcas, pues, en efecto, con el conjunto gráfico denominativo 'La tienda del Lotero' no apreciamos que exista un aprovechamiento indebido de las marcas Loterías, Administración de Lotería y Loterías y Apuestas del Estado, ya que el consumidor medio de los servicios de la categoría 35 del Nomenclátor Internacional podrá diferenciar claramente entre los que quedan amparados por la marca impugnada y los que entran dentro del ámbito de las oponentes.

Por lo expuesto consideramos que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y confirmar la resolución administrativa impugnada.

CUARTO.- Costas.La desestimación íntegra del presente recurso determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas causadas a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en dos mil euros (2.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por todos los conceptos, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

En virtud de lo expuesto,

Fallo

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Jaime Gafas Pacheco, en nombre y representación de SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E. , S.A., contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 4 de mayo de 2020, por medio de la cual se acuerda la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 10 de febrero de 2020, por la que se acuerda la concesión de la marca con número de dígito 4013005 LA TIENDA DEL LOTERO para la clase 35 del Nomenclátor Internacional, por lo que confirmamos la resolución administrativa impugnada al resultar ajustada al Ordenamiento Jurídico.

Imponer a la parte recurrente las costas procesales, con el límite máximo y en la forma establecida en el último de los fundamentos de derecho de la presente sentencia.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0377-20 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0377-20 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.