Sentencia Administrativo Nº 757/2004, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 382/2001 de 13 de Mayo de 2004

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00757/2004

RECURSO Nº 382/2.001

SENTENCIA Nº 757

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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Ilustrísimos Señores:

Presidente:

D. Javier Eugenio López Candela

Magistrados:

D. JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª Sandra González de Lara Mingo

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. Enrique Calderón de la Iglesia

En la Villa de Madrid, a trece de Mayo del año dos mil cuatro.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

los autos del recurso contencioso-administrativo número 382 de 2.001, interpuesto por Mauricio representado por el Procurador Don Miguel Ángel Heredero Suero y asistido por el Letrado Colegiado nº 41.526 contra la resolución de fecha 8 de Febrero de 2.001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de ordinario interpuesto por el recurrente contra el acuerdo de fecha 2 de Noviembre de 1.999 que acordó la inscripción de la marca "Look & Find" realizada por la entidad "Look & Find S.A." en favor de "L & F First net System S.L." Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, el Procurador Don Miguel Ángel Heredero Suero en representación de Mauricio formalizó demanda el día 18 de Mayo de 2.001 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes terminó suplicando Sentencia por la que estimando el recurso contra la Resolución del Recurso de Alzada dictada por a Oficina Española de Patentes y Marcas el 2 de Noviembre de 1.999 sea dejada sin efecto la solicitud de inscripción de las Marcas LOOK & FIND.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara escrito de contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 5 de Junio de 2.003, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.- Por auto de 19 de Junio de 2.002 se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba.

cuarto.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 13 de Mayo de 2.004 a las 10,00 horas de su mañana en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- El Procurador Don Miguel Ángel Heredero Suero en representación de Mauricio interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de fecha 8 de Febrero de 2.001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de ordinario interpuesto por el recurrente contra el acuerdo de fecha 2 de Noviembre de 1.999 que acordó la inscripción de la marca "Look & Find" realizada por la entidad "Look & Find S.A." en favor de "L & F First net System S.L."

SEGUNDO.- La impugnación del recurrente en relación con la cesión de las marcas, hace referencia a la invalidez de los poderes de Victor Manuel para actuar en nombre de la entidad "Look & Find S.A.". Debe señalarse que la intervención de este Tribunal en relación con el acto administrativo pretendido se ha de limitar a la evaluación de la actividad calificadora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues las relaciones jurídicas describe entre la entidad "Look & Find S.A." y sus franquiciados son cuestiones ajenas a la función de la Oficina Española de Patentes y Marcas y esta jurisdicción contencioso administrativa, sino que es atribución de la jurisdicción civil.

TERCERO.- En el acto administrativo impugnado la Oficina Española de Patentes y Marcas parte de los siguientes datos de hecho: El 30 de Julio de 1.999 se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de inscripción de cesión de signos distintivos (marcas nacionales 1.218.682, 1.128.683 y 2.106.785), a la que correspondió el número de tramitación 99/02233, y en la que figuran como cedente la entidad LOOK & FIND S.A., y como cesionaria la empresa & F FIRST NET SYSTEM S.L. La citada solicitud iba acompañada por un Certificado de transferencia de signos distintivos suscrito por las dos partes cedente y cesionaria. El 8 de octubre de 1.999 se presentó

copia simple de la escritura de formalización en documento público del contrato de cesión de marcas a que se hace referencia en el Certificado de Transferencia antes señalado. Por resolución de 2 de Noviembre de 1.999 se acordó la inscripción de la cesión de derechos ~solicitada en relación a las marcas 1.218.682 y 1.218.683, denegándola el caso de la marca 2.106.785 por su falta de vigencia. Esta resolución fue publicada en el Boletín oficial de la Propiedad industrial de 16 de Diciembre de 1.999 presentándose por la representación de D. Mauricio una de advertencia sobre la improcedencia de la inscripción de la transferencia 99/02233, alegando que D. Victor Manuel carecía de la personalidad necesaria para realizar dicha venta. Tras las alegaciones oportunas la resolución impugnada basa su decisión en el contenido de los artículos 44 y 45 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

CUARTO.- Conforme establece el artículo 41.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas en su redacción dada por la Ley 14/1999, de 4 de mayo vigente al tiempo de formularse la solicitud de cesión la inscripción de la cesión o licencia deberá solicitarse mediante instancia acompañada, si la cesión resulta de un contrato, de alguno de los documentos acreditativos previstos en la letra b) del art. 11 del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994. Si la cesión se produce por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia, testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe la cesión, autenticada o legitimada por Notario o por otra autoridad pública competente. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales. La Ley remite al artículo 11 del Tratado sobre el Derecho de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, referido al cambio en la titularidad del registro, según el cual cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, toda Parte Contratante aceptará que la petición de inscripción del cambio por la oficina en su registro de marcas se haga en una comunicación firmada por el titular o su representante, o por la persona que haya adquirido la titularidad (denominado en adelante el «nuevo propietario») o su representante, y en la que se indique el número del registro en cuestión y el cambio que se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentación de la petición, ninguna Parte Contratante rechazará la petición: i) Cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2.a), en un formulario correspondiente al formulario de petición previsto en el Reglamento. ii) Cuando la Parte Contratante permita la transmisión de comunicaciones a la oficina por telefacsímile y la petición se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha transmisión corresponde, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2.a), al formulario de petición referido en el punto i). b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un contrato, toda Parte Contratante podrá exigir que la petición indique ese hecho y vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los siguientes elementos: i) Una copia del contrato, cuya copia podrá exigirse que se certifique por un Notario público o cualquier otra autoridad pública competente, que está en conformidad con el contrato original. ii) Un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podrá exigirse que se certifique por un Notario público o cualquier otra autoridad pública competente. iii) Un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. iv) Un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el Reglamento y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. Y como señala la resolución recurrida dado que la cesión de las marcas se produjo mediante contrato la parte peticionaria de la inscripción podía acompañar a su solicitud cualquiera de los documentos acreditativos de la transferencia, entre ellos un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos en el Reglamento y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, lo que efectivamente limitan las posibilidades de representación y como quiera que no era posible exigir otro documento complementario, la Oficina Española de Patentes y Marcas, debió proceder a la inscripción dado que del propio contrato de cesión aportado en la Oficina, celebrado ante el Notario de Madrid Don José Grau Linares, el 30 de Julio de 1.999, y obrante al numero 2.574 de su protocolo de instrumentos públicos corrientes del Notario Don Enrique Franch Valverde al que sustituía. En el interviene D. Victor Manuel como liquidador de la entidad "Look & Find S.A:", entendiendo el Notario que actuaba con capacidad suficiente para otorgar la escritura de formalización en documento público del contrato de cesión de marca y ello en virtud de la designación que para el cargo se efectuó en la Junta General Extraordinaria celebrad el mismo día 29 de Julio de 1.999, elevados a público bajo el número 2.561 de dicho protocolo, y facultado específicamente en dicha Junta. La calificación efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas no podía tener un contenido distinto del que realizó dado que del documento público se desprendía la capacidad del firmante del documento de transferencia de la marca para actuar en nombre de la entidad "Look & Find. S.A.", sin que la oficina pudiera evaluar la validez del contrato de cesión cuestión esta que corresponde exclusivamente a la jurisdicción civil.

QUINTO.- Y en lo relativo a la necesidad de abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como requisito previo a la inscripción de la cesión, debe señalarse que si bien la redacción original del apartado 1º del artículo 44 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, establecía Artículo 44 que la inscripción de la cesión o licencia deberá solicitarse mediante instancia, acompañada del documento público acreditativo o copia del mismo, en el que deberá figurar haberse satisfecho el pago de los tributos que procedan, exención o no sujeción y, en su caso, su inscripción en el Registro correspondiente. Dicho requisito no aparece en la redacción que de dicho precepto establece la Ley 14/1999, de 4 de mayo, que se encontraba vigente al tiempo de solicitarse la inscripción. No estando vigente dicha exigencia no puede oponerse su no cumplimiento por lo que en consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho.

SEXTO.- Y según lo dispuesto en el artículo 139 apartado 1º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe, es por lo que no procede formular expresa condena en costas

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Miguel Ángel Heredero Suero, en nombre y representación de Mauricio, contra la resolución de fecha 8 de Febrero de 2.001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de ordinario interpuesto por el recurrente contra el acuerdo de fecha 2 de Noviembre de 1.999 que acordó la inscripción de la marca "Look & Find" realizada por la entidad "Look & Find S.A." en favor de "L & F First net System S.L." por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme pudiendo interponerse recurso de casación que habrá de prepararse ante esta misma sala en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilustrísimo Sr. Magistrado Ponente Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ, estando celebrando audiencia pública ordinaria, en la Sala de este Tribunal, al mismo día de su fecha de lo que yo Secretario doy fe.