Sentencia Administrativo Nº 778/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 272/2010 de 05 de Junio de 2013

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.33.3-2010/0156057

RECURSO 272/2010

SENTENCIA NÚMERO 778

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D. Francisco Bosch Barber

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En la Villa de Madrid, a 5 de junio de dos mil trece.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 272/2010, interpuesto por la mercantil LCS Internacional, B.V., representada por la Procuradora Dª. Almudena González García, contra la resolución, dictada, en 3 de mayo de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto por la solicitante Nosko Europa S.L., contra la resolución dictada en 7 de Enero de 2010, denegatoria del registro, se le concede el registro de la marca nacional nº 2.873.810, WTJ con grafico, en clase 25, solicitante no personada en autos. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y no solicita el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 22 de diciembre de 2010, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.

TERCERO.-Por Auto de 20 de diciembre de 2010, se dio traslado para conclusiones, tramite llevado a efecto, y se acordó declarar conclusas las actuaciones, quedando las actuaciones pendientes de señalamiento, y en fecha 30 de mayo de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 3 de mayo de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 7 de enero de 2010, que había denegado el registro de la marca mixta WTJ, con grafico, nº 2.873.810, en clase 25, solicitada, se concede dicha marca a la solicitante Nosko Europa, S.L., no personada en autos.

La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, al existir, entre los signos enfrentados, WTJ y grafico, la solicitada, y las marcas graficas oponentes, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, por cuanto las marcas son denominativa y gráficamente distintas, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, pues el elemento WTJ y su diferente representación grafica, aun tratándose del mismo objeto, hacen distinguibles a dichos signos.

SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que los signos confrontados son claramente parecidos en los respectivos gráficos, con una impresión visual semejante, y teniendo en cuenta que los conceptos de un dibujo no son monopolizables pero si los diseños concretos, por cuanto la solicitante ha copiado los referidos diseños concretos de la actora, tratándose en todos del perfil de un gallo, y que sus registros son una familia de marcas, notoriamente conocida en productos textiles y deportivos, por lo que el riesgo de confusión y asociación es obvio, siendo irrelevantes las letras WTJ, además de existir identidad aplicativa en la clase 25, con idénticos canales comerciales, y por el carácter renombrado de la firma textil multinacional Le Coq Sportif, con lo que son aplicables los arts. 6.1. b y 8.1 de la Ley, interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, existiendo notas diferenciales entre los signos, con diferencias fonéticas y graficas, interesando la desestimación de la demanda.

En el expediente administrativo consta la solicitud de Nosko Europa S.L., en fecha 29 de Abril de 2009, de registro de la marca mixta WTJ, con grafico, consistente en el dibujo de un gallo sobre un rectángulo, nº 2.873.810, para la clase 25, en concreto para vestidos, calzados, sombrerería, oponiéndose la actora LCS Internacional B.V., con Tres marcas graficas prioritarias, todas ellas con la figura de un gallo,, en clases 25, 18 y 28, alegando una clara semejanza grafica entre los signos contrapuestos, además de la identidad aplicativa, en la clase 25 solicitada, y la notoriedad y renombre de sus marcas, en materia de productos textiles y deportivos, con evidente riesgo de confusión y de asociación; la solicitante contesto a las oposiciones, en el sentido de tratarse de conjuntos distintos, con gráficos totalmente distintos, al ser figurativas las oponentes y mixta la interesada, no siendo monopolizable la figura del gallo, además del elemento denominativo, y de coexistir múltiples marcas con la representación del gallo, en clase 25, y en resolución de fecha 7 de enero de 2010 la OEPM denegó totalmente la marca mixta solicitada, WJT, con grafico, en clase 25, por Identidad grafica y aplicativa con las marcas graficas oponentes, sin referirse a la modificación de la lista de productos y servicios en clase 41, interponiendo alzada la solicitante, reiterando sus alegaciones de falta de similitud denominativa y grafica de conjunto entre los signos confrontados, siendo el gallo el único elemento coincidente, además de existir diversas marcas registradas con el gallo en la misma clase, sin riesgo de confusión ni de asociación; la actora se opuso a la alzada, reiterando lo de la impresión global e imagen de los signos enfrentados, muy semejantes, con irrelevancia de los precedentes administrativos, además de la identidad aplicativa, y en resolución, de fecha 3 de mayo de 2010, la OEPM estimo la alzada, con concesión de la marca mixta solicitada, por existir, entre los distintivos confrontados, WTJ, con grafico, por un lado, y las marcas mixtas graficas oponentes, por otro, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, dado que el elemento WTJ no aparece en las oponentes y la diferente representación grafica, aun representando el mismo objeto, hacen distinguibles a dichos signos, en una primera visión, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, y no valorando la aplicación del art. 8.1 de la Ley, notoriedad de los signos oponentes, no alegada ni probada en la oposición.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:

Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que ' se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.

En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Aunque resulta evidente que el dibujo del gallo aparece en todos los signos enfrentados, los conjuntos no guardan semejanza suficiente para la aplicación de la prohibición, dado que dicha figura no es monopolizable, y en la marca solicitada son tan fundamentales la figura dibujada como las letras mayúsculas WTJ, y aunque las figuras dibujadas de los gallos puedan ser confundibles no lo son los respectivos conjuntos.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.

Por ello, y con el examen visual, grafico y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, por mucho que ambos conjuntos contengan el dibujo del Gallo, y, al respecto, del citado examen conjunto de los signos confrontados, ni se infiere cuasi identidad ni parecido suficiente como para estimar la demanda, por mucho que los diseños de la actora sean notorios, en ropa y calzado deportivo esencialmente, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.

Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos idénticos ni por ende confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de marca mixta interesada, dado que no se acredita tampoco que el mercado o los consumidores de los específicos productos de la actora, puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales, ni sus referidos productos, por los que resulta notoria, en cuanto no cabe negar la existencia de diferencias denominativas y graficas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, como se ha dicho, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas opuestas, como se ha dicho, no se acredita la exigible semejanza denominativa, visual, conceptual, grafica y fonética alegada, al tener una diferente composición denominativa, y esencialmente grafica y conceptual, que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .

QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.

Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).

Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, pese a existir relación aplicativa en cuanto a las clase 25 interesada, como se desprende de lo referenciado, sin embargo no se cumple el primero de los requisitos exigidos; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnada.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición de las costas procesales a la actora, por no acreditarse temeridad o mala fe.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en nombre y representación de la mercantil LCS Internacional BV, contra la resolución, de 3 de mayo de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 29 de enero de 2010, que había denegado el registro de la marca mixta solicitada, WTJ, con grafico, nº 2.873.810, para proteger productos y servicios de la clase 25, vestidos, calzados, sombrerería, concediendo a la solicitante Nosko Europa S.L., no personada en autos, dicho registro de marca, y Confirmamos dicha resolución de 3 de mayo de 2010, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber