Sentencia Administrativo Nº 782/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 115/2012 de 30 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 115/2012

SENTENCIA Nº 782/2014

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

Dña. ANA RUBIRA MORENO

D. EDUARDO PARICIO RALLO

D. JUAN FEERNANDO HORCAJADA MOYA

En la ciudad de Barcelona, a 30 de septiembre de 2014.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 115/2012, interpuesto por la Sociedad TELEVISIÓ DE CATALUNYA SA, representada por el Procurador de los Tribunales D. Ivo Ranera Cahis y defendida por Letrado, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 10 de abril de 2012, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 19 de enero de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General.

SEGUNDO -Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO -Continuado el proceso, se abrió el mismo a prueba mediante Auto de 11 de diciembre de 2012, y practicada la propuesta y admitida, evacuaron las partes el trámite de conclusiones, señalándose finalmente para deliberación, votación y fallo, el 8 de julio de 2014.

CUARTO -En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO -Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 19 de enero de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actuando por delegación del Director General.

Resulta del expediente administrativo, que por la actora Televisió de Catalunya SA se formuló en fecha 24 de enero de 2011, solicitud de registro de la marca num. 2965304-5, ' Esport 3',mixta, para distinguir productos y servicios de las clases 6, 9, 16, 25, 32, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Formularon oposición : La Zaragozana SA, como titular de dos marcas, ' EXPORT',mixtas, inscritas en la clase 32 ; y la Asociación Esport 3, titular de la marca ' E3 Esport 3',mixta, inscrita en la clase 41.

Mediante resolución inicial de fecha 13 de julio de 2011, la OEPM concedió parcialmente la nueva marca pretendida, desestimando la oposición de La Zaragozana SA, pero estimando la de la Asociación Esport 3, razonando que :

'Se considera de aplicación el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , por semejanza gráfico-denominativa y aplicativa con la marca oponente M- 2372255 E3 Esport 3 (Mixta), en relación con la clase 41, existiendo riesgo de confusión entre el público consumidor, no teniéndose en cuenta para el resto de clases solicitadas'.

Contra dicha resolución interpuso la actora recurso de alzada.

El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 19 de enero de 2012, objeto de impugnación en este proceso.

SEGUNDO -La resolución impugnada, dictada por la OEPM en fecha 19 de enero de 2012, compara en su FJ 2º los signos gráficos de las marcas prioritaria y solicitada, concluyendo en que 'Desde un punto de vista gráfico, presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual'.

Refiere igualmente que 'Analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes semejanzas fonéticas y denominativas entre ellos',y 'Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos/ parecidos'.

Y razona en su FJ 3º que 'En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para los servicios de educación, formación, esparcimiento y otros de la clase 41, mientras que la nueva marca se solicita para proteger los mismos servicios de la clase 41 y otros de las clases 6, 9, 16, 25, 32 y 38. Existen por lo tanto diferencias aplicativas en relación con (la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios) de los respectivos campos aplicativos cuando de estos últimos productos y servicios se trata ; no así con respecto a los de clase 41, entre los que hay coincidencia, pues entre educación, formación, actividades deportivas y culturales de la anterior y los de programas televisivos y radiofónicos y otros de la solicitada hay confusión'.

La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación :

1) Que las marcas confrontadas sólo comparten como coincidencia el uso de la palabra Esport, vocablo de uso genérico, que significa deporteen castellano, y por tanto inapropiable.

2) Que 'Tot i compartir la mateixa classe 41, la realitat és que les activitats del titular de la marca opositora és absolutament i radicalment diferent de l'activitat empresarial(de la actora), ja que en tant que aquell es dedica a organitzar i gestionar esdeveniments esportius i lúdics per a persones grans, aquesta té com a finalitat principal la producció i emissió de programes de televisió, que s'inclou dins els serveis de muntatge i producció de programes radiofònics i televisius indicat a l'esmentada classe 41'.

3) Que la actora tiene concedida por la OEPM la marca denominativa ESPORT 3, para las clases 6, 9, 14, 16, 25, 34, 38 y 41, desde el 11 de febrero de 2009, sin que la Asociación Esport 3 formulara oposición.

Por tanto, no se trata ahora de 'introduir en el mercat un signe distintiu nou que pugui causar confusió amb altres previament inscrits, sino registrar com a marca la versió gràfica de la seva marca denominativa previament concedida i sense oposició de l'adversa'.

El Abogado del Estado, actuando en representación procesal de la OEPM demandada, al contestar la demanda, ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso contencioso interpuesto.

TERCERO -1) Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos : a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos ; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que :

'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

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Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 :

FJ 4º : '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 :

FJ 6º : '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec. 4771/2010 :

FJ 4º : '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.

CUARTO-En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Esta Tribunal no comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa.

En efecto, se parte aquí de la circunstancia, acreditada sin contradicción por la parte actora (doc. nº 3 acompañado con la demanda), de que esta última es titular, desde el 11 de febrero de 2009, de la marca num. 2.844.635, ' ESPORT 3',denominativa, que distingue, entre otros productos y servicios de las clases 6, 9, 14, 16, 25, 34 y 38, los correspondientes a la clase 41, en concreto :

'Servicios de montaje y producción de programas radiofónicos y televisivos... ; diversión radiofónica y televisada ; servicios de edición y producción de discos, cd`s, mc`s, películas cinematográficas y cintas de video ; organización de congresos...y actividades de carácter cultural, educativo, lúdico y/o deportivo ; organización de competiciones deportivas'.

Así pues, la solicitud, en fecha 24 de enero de 2011, de la marca que está en el origen de este proceso, ' Esport 3',mixta, tenía por objeto incorporar a los derechos marcarios de la actora, el gráfico que se incluye en dicha solicitud, en relación con unos productos y servicios ya inscritos y reconocidos, pacíficamente con los datos en presencia, entre ellos los mismos correspondientes a la clase 41.

Y dicho nuevo gráfico, en los términos de la resolución de la OEPM impugnada, puesto en relación con el registrado de la marca prioritaria ' E3 Esport 3',mixta, presenta 'diferencias tanto gráficas como de impacto visual'.

Criterio este último que sí comparte el Tribunal, puesto que de la comparación entre ambos signos gráficos, que se contiene en la resolución impugnada, ' E3 Esport 3' y' Esport 3' -en los que coincide tan sólo el vocablo Esport, siendo de fantasía la composición de uno y otro conjuntos -, se colige una suficiente distintividad visual entre uno y otro.

Por otras parte, resultando ilegible en la oposición de la Asociación Esport 3, al registro de la nueva marca (doc. 2 de la primera), la mención de los productos y servicios registrados mediante la marca prioritaria, pero pudiendo ser, como refiere la resolución impugnada en su FJ 3º, 'los servicios de educación, formación esparcimiento y otros de la clase 41', no es un dato irrelevante el resultante de la página web de dicha opositora (doc. 2 acompañado con la demanda), a cuyo tenor, la Asociación 'Es dedica a la gestió de programes de foment i difusió d'activitats en el lleure. I està especialitzat en l'àmbit de la gestió de programes de vellesa i de programes esportius', con 'experiència en la gestió de casals de gent gran i centre cívics', y en la 'gestió d'activitats dirigides a la gent gran'y ' gestió esportiva per a totes les edats'.

Así las cosas, considerando la previa pacífica convivencia de los signos enfrentados, en los que se refiere a sus ámbitos aplicativos, la distintividad entre los signos gráficos de una u otra, siendo la introducción del mismo en la nueva marca el motivo de su solicitud, y en fin, comparando en su globalidad ambas marcas, destinada esencialmente la novel a identificar productos y servicios audiovisuales, que no es lo propio de la segunda, la conclusión que se alcanza es que procede declarar su compatibilidad, también en la controvertida clase 41, sin riesgo de confusión en el público consumidor.

Procede por cuanto antecede, estimar el presente recurso contencioso, anular la resolución administrativa impugnada y acordar como se dirá.

QUINTO -No se estima procedente la condena en costas de la parte demandada, con arreglo al art. 139.1 LJCA , en la redacción conferida por Ley 37/2011, de 10 de octubre, aplicable al caso, debiendo considerarse legítima la controversia jurídica entre las partes.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- ESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 19 de enero de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General, la cual se anula por no estimarse ajustada a derecho.

2º.- RECONOCERel derecho de la parte actora al registro de la marca num. 2965304-5, ' Esport 3',mixta, a la que dicha resolución se contrae, también en la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

3º.- NO HACERespecial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.