Sentencia Administrativo Nº 783/2014, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 125/2012 de 30 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 125/2012

SENTENCIA Nº 783/2014

Ilmos. Sres.:

Presidente

D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

Dña. ANA RUBIRA MORENO

D. EDUARDO PARICIO RALLO

D. JUAN FEERNANDO HORCAJADA MOYA

En la ciudad de Barcelona, a 30 de septiembre de 2014.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 125/2012, interpuesto por la Sociedad ARBORA Y AUSONIA SLU, representada por el Procurador de los Tribunales D. Alfonso Mª Flores Muxi y defendida por Letrada, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO -Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 17 de abril de 2012, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 6 de febrero de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General.

SEGUNDO -Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO -Continuado el proceso, se abrió el mismo a prueba mediante Auto de 23 de noviembre de 2012, y practicada la propuesta y admitida, evacuaron las partes el trámite de conclusiones, señalándose finalmente para deliberación, votación y fallo, el 8 de julio de 2014.

CUARTO -En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO -Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta Sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 6 de febrero de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actuando por delegación del Director General.

Resulta del expediente administrativo, que por D. Jose Ignacio se formuló en fecha 3 de febrero de 2011, solicitud de registro de la marca num. 2.967.164-7, ' Fresh Days',mixta, para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional. En concreto, 'Compresas higiénicas ; salvaslips ; toallitas higiénicas'.

Formuló oposición la aquí actora Arbora y Ausonia SLU, como titular de la marca num. 2.890.342, ' Frescor Todo el Día',mixta, inscrita en la clase 5, distinguiendo 'Productos higiénicos para la medicina tales como : paños higiénicos, compresas, protege-slips (productos higiénicos), tampones para la menstruación, pañales higiénicos para incontinentes, bragas higiénicas, calzoncillos absorbentes para incontinentes'.

Mediante resolución inicial de fecha 1 de agosto de 2011, la OEPM concedió la nueva marca pretendida, desestimando la oposición de la aquí actora, razonando que :

'No se tiene en cuenta la pretensión de la oposición basada en la m. 2890342 FRESCOR TODO EL DIA cl. 5, siempre es un riesgo previsible en quienes intentan individualizar sus marcas con nombre genéricos comunes que no son susceptibles de exclusividad, y por tanto no impiden que forme parte en el conjunto diferenciado de otros signos'.

Contra dicha resolución interpuso la actora recurso de alzada.

El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 6 de febrero de 2012, objeto de impugnación en este proceso.

SEGUNDO -La resolución impugnada, dictada por la OEPM en fecha 6 de febrero de 2012, compara en su FJ 2º los signos en conflicto, considerando, en cuanto a 'los elementos denominativos...que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos, puesto que la nueva marca redactada en lengua inglesa consta de dos vocablos, la marca recurrente viene redactada en lengua castellana y consta de tres vocablos que denominativa y fonéticamente difieren de la denominación objeto de recurso'.

Y 'Desde el punto de vista gráfico, el signo recurrente y la marca recurrida presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual, al consistir el signo prioritario(debe decir : novel) en un conjunto gráfico-denominativo, donde este último elemento goza de una peculiar grafía y cuyo diseño gráfico difiere del adoptado por la marca prioritaria que consiste en una flor verde y encuadrada dentro de un fondo de tono verde más claro'.

'Con respecto a la dimensión conceptual -prosigue la resolución impugnada -, si bien es cierto que ambos signos evocan a un mismo concepto no es menos cierto que dado el carácter descriptivo de sus respectivas denominaciones en relación con los productos higiénicos solicitados, dicha semejanza no puede 'per se' determinar su incompatibilidad. Asimismo entendemos que el término cuestionado por el recurrente es sinónimo de protege slip y como tal está perfectamente encuadrado dentro de la clase 5 del Nomenclátor Internacional según consta en la clasificación internacional de productos y servicios de Marcas Clasificación de Niza 10ª edición 2012 por lo que no procede su eliminación dentro de la lista de productos reivindicados por la nueva marca'.

En lo que se refiere (FJ 3º de la resolución impugnada) 'a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para productos higiénicos para la medicina en clase 5...y la nueva marca reivindica productos higiénicos. Existen por tanto, semejanzas aplicativas en relación con (la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios) de los respectivos campos aplicativos'.

Pero concluye (FJ 4º) : 'Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos (denominativo, gráfico o conceptual) de los signos...y a pesar de la coincidencia de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores'.

La parte actora alega en su demanda, como motivos de impugnación :

1) Existe entre las marcas en conflicto 'una semejanza rayana en la identidad, tanto desde el punto de vista gráfico, denominativo y conceptual como aplicativo que genera un claro riesgo de confusión y de asociación, lo que las hace totalmente incompatibles en el mercado'.

2) 'si bien la marca aspirante intenta salvar su incompatibilidad con la marca(prioritaria) utilizando el idioma inglés, ello no obsta a que el significado de dichos vocablos sea conocido por la generalidad del público'.

3) El gráfico incluido en la marca aspirante tiene un 'carácter meramente accesorio'.

4) Concurrencia de identidad aplicativa.

5) Imposibilidad de registro de la marca aspirante para ' salvaslips'en tanto que es una marca registrada de la actora.

Solicita la parte actora, en el suplico de la demanda, la anulación de la resolución impugnada, declarando 'que la marca española...'Fresh Days', infringe lo dispuesto en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas ', '...y en todo caso, modificando la protección de la referida marca, sustituyendo el vocablo 'salvaslips' del redactado de los productos por el nombre común 'protege-slips'.

El Abogado del Estado, actuando en representación procesal de la OEPM demandada, al contestar la demanda, ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso contencioso interpuesto.

TERCERO -1) Con arreglo al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos : a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos ; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que :

'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

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Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 :

FJ 4º : '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 :

FJ 6º : '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec. 4771/2010 :

FJ 4º : '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.

CUARTO-En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Esta Tribunal comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa.

En efecto, partiendo de la identidad aplicativa de las marcas enfrentadas, dentro de la clase 5 del Nomenclátor Internacional, las respectivas denominaciones, ' Frescor Todo el Día'(la prioritaria) frente a ' Fresh Days'(la solicitada), deben examinarse y compararse considerando el conjunto formado con sus respectivos gráficos.

Al respecto, estos últimos tienen a simple vista características claramente distintivas, a saber, el dibujo prevalente de una flor en la marca prioritaria, de color verde sobre fondo verde, con la mención - de tamaño no prevalente - de la denominación sobre la referida flor, frente al 'conjunto gráfico-denominativo'de la marca aspirante ,que reseña la resolución de la OEPM, con prevalencia del elemento denominativo en diseño de fantasía.

Sin que, por tratándose de productos que el consumidor adquiere normalmente mediante su exposición en el pequeño comercio, proceda en este caso desdeñar la importancia del elemento gráfico y por ende, el diferenciado impacto visual de las marcas enfrentadas.

En lo que se refiere al elemento denominativo, ' Frescor Todo el Día'frente a ' Fresh Days', ciertamente, como señaló la resolución inicial de la OEPM en relación con la primera, tal denominación ' descriptiva'comporta 'un riesgo previsible en quienes intentan individualizar sus marcas con nombre genéricos comunes que no son susceptibles de exclusividad'.

Así las cosas, las denominaciones, aunque con proximidad conceptual, se componen no obstante de vocablos diferenciados, redactados en distintos idiomas, de modo que, volviendo necesariamente a la impresión de conjunto, considerando también los respectivos elementos gráficos, cabe concluir que no concurre razonablemente un riesgo de confusión en el consumidor, ni por ende de asociación entre las marcas.

En lo que se refiere a la pretensión, subsidiaria, contenida en el suplico de la demanda, de que se sustituya, en la marca aspirante, la protección al ' salvaslips'del redactado de los productos, por el nombre común ' protege-slips',no deja de reconocer la parte actora en su escrito rector que 'es cierto que en la última 10ª edición de la Clasificación de Niza...sorprendentemente se ha vuelto a incluir el término 'salvaslips' en la clase 5(aunque) esta parte está haciendo las gestiones oportunas para evitar esta circunstancia que...arrastra a las marcas 'Salvaslip' de mi mandante a la vulgarización...'.

Como quiera que, en efecto, en la Clasificación de Niza, de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, 10ª edición, de noviembre de 2011, el 'salvaslips (compresas higiénicas)', se incluye como producto común incluido en la clase 5 (y no por cierto el término protege-slips), no hay motivo para la sustitución del primero por el segundo, entre los productos protegidos por la marca aquí aspirante, cuyo registro, por cuanto antecede, resultaba procedente, con desestimación por tanto del presente recurso contencioso y confirmación de la resolución administrativa impugnada.

QUINTO -No se estima procedente la condena en costas de la parte actora, con arreglo al art. 139.1 LJCA , en la redacción conferida por Ley 37/2011, de 10 de octubre, aplicable al caso, debiendo considerarse legítima la controversia jurídica entre las partes.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- DESESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 6 de febrero de 2012 de 2012 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación del Director General, la cual se confirma por estimarse ajustada a derecho.

2º.- NO HACERespecial pronunciamiento sobre las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.