Sentencia Administrativo Nº 806/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 337/2015 de 23 de Noviembre de 2016

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2015/0010694

RECURSO 337/2015

SENTENCIA NÚMERO 806/2016

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 337/2015, interpuesto por la mercantil UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L., representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez y dirigida por el Letrado D. José Antonio Calderón Chavero, contra la resolución dictada el 25 de marzo de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 8 de julio de 2014, y se deniega la inscripción de la marca número 3107680 'UNEN', en clase 37. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 29 de julio de 2015, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se acuerde estimar el recurso, modificando la resolución registral, como acto no conforme a derecho, ordenando consecuentemente la concesión en la clase 37ª en la que fue solicitada la marca nacional No. 3107680.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 2 de septiembre de 2015 por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, se verificó el trámite de conclusiones y se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso finalmente, tras una suspensión por accidente de la Magistrada ponente, día 17 de noviembre de 2016, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 25 de marzo de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 8 de julio de 2014, y se deniega la inscripción de la marca número 3107680 'UNEN', en clase 37.

La citada resolución estima el recurso de alzada y deniega la inscripción de la marca 'UNEN', por considera que concurre en el caso semejanzas en los elementos denominativos de los signos enfrentados, y concurre también identidad aplicativa, por lo que considera que la convivencia de las marcas en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores, concurriendo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro previstos en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas .

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando, en primer lugar, la absoluta falta de motivación del acto administrativo por el que se estima el recurso de alzada interpuesto por la sociedad HUNE RENTAL, S.L.U., con infracción del art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo , al no examinarse las alegaciones presentadas por la parte ahora recurrente en la impugnación del recurso de alzada. En segundo lugar, considera que entre los signos enfrentados, la marca denegada 'UNEN' y los signos oponentes 'HUNE', si bien es cierto que presentan similitudes dentro del ámbito denominativo, tanto en el aspecto fonético como en el denominativo, en lo que respecta al aspecto gráfico los signos son totalmente diferenciados. Y desde el punto de vista aplicativo, las marcas son radicalmente diferentes y sin ninguna relación aparente, pues la comparación de los campos aplicativos no debe hacerse exclusivamente respecto de los enunciados registrales de las marcas, sino que debe tenerse en cuenta el entorno comercial de las marcas en conflicto. Expone que las marcas prioritarias vienen a identificar unos servicios muy específicos, todos los relacionados, a juzgar por su entorno de actividad, con el alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras, que quedaría incluida en la clase 37 del Nomenclátor, mientras que la marca denegada viene solicitada para servicios que, pese a sus aparente similitud, no guardan relación en el mercado concurrente pues su ámbito de aplicación es divergente ya que UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA ni es fabricante de este tipo de máquinas ni promoverá actuación alguna con dichas herramientas en su actividad ordinaria, también en la clase 37ª, pero para obras de acondicionamiento en oficinas y reformas de inmuebles en general. Considera por ello, que no existe riesgo de confusión y de asociación ente los orígenes societarios presentes e invoca un precedente de marca previamente inscrita a favor de la recurrente, la marca UNEN, para la clase 36ª.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

TERCERO.- Lo primero que debemos examinar es la alegación de la demandante de falta de motivación de la resolución del recurso de alzada.

En cuanto a la falta de motivación de la resolución impugnada conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2011 , que nos recuerda siguiendo la doctrina del significado y alcance de la motivación de los actos administrativos expuesta en la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 23 de mayo de 2005 (RC 2414/2002 ), que:

'El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución ; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004 (RC 3456/2002 ).

El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones'.

Aplicando la anterior doctrina sobre el caso concreto enjuiciado, debemos concluir que la resolución del recurso de alzada impugnada contiene la suficiente motivación al expresar de forma precisa las razones por las que se deniega la inscripción. La demandante considera que hay falta de motivación al omitir la resolución recurrida pronunciarse sobre las alegaciones realizadas en la oposición al recurso de alzada, a lo que hay que responder que la resolución del recurso de alzada expresa claramente las razones que le llevan a considerar que los signos presentan semejanzas denominativas e identidad aplicativa, sin que sea necesario que la resolución administrativa conteste una a una de las alegaciones efectuadas por la parte en la oposición al recurso de alzada, bastado con que la resolución contenga las consideraciones suficientes que permitan que el administrado conozca la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo. Es lo que ocurre en el presente caso, por lo que la resolución está suficientemente motivada.

Por último y en cuanto a la alegación de la demandante acerca de la falta de garantía de imparcialidad en el traslado para oponerse al recurso de alzada ya que dicho traslado 'se hace con la finalidad ya prevista de antemano de resolver en forma satisfactoria al recurrente y sin escuchar las alegaciones de la parte recurrida en este caso', tal alegación no cabe ser acogida ya que el traslado del recurso de alzada se hace para garantizar los derechos de todos los interesados, conforme previene el artículo 112.1 de la LRJAP y PAC (entonces vigente), traslado obligado para garantizar los derechos del solicitante de la marca inicialmente concedida que puede ver que esa concesión inicial se deje sin efecto, traslado que en modo alguno supone que ya se haya tomado una decisión al respecto.

CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 quebajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...)como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

QUINTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

SEXTO-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados se aprecian semejanzas en una visión de conjunto, que nos llevan a apreciar riesgo de confusión en los consumidores. Ya hemos dicho antes que debemos hacer un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

Pues bien, la marca solicitada 'UNEN', está formada por cuatro letras, mientras que las marcas oponentes estás formadas por esas mismas tres primeras letras, pero añadiendo la 'H' al inicio del vocablo, lo que denota una semejanza denominativa. A ello debemos añadir que desde el punto de vista fonético la semejanza es aún más acusada pues el sonido de las marcas es muy similar al no tener sonido la H inicial del vocablo de los signos prioritarios, sin que la terminación en N del signo denegado le otorgue una distintividad fonética especial. Y tampoco desde un punto de vista conceptual se aprecian diferencias al no evocar los signos nada suficientemente diferenciado. Ciertamente y desde un punto de vista gráfico se advierten ciertas diferencias entre los signos ya que el solicitado es una marca mixta y las oponentes denominativas, pero esa distinción gráfica no es lo suficientemente relevante para desvirtuar la apreciación de semejanzas entre los signos desde un punto de vista estructural.

Por ello, hay que estimar que existen semejanzas entre los signos que nos llevan a apreciar riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficiente similitud de conjunto en el presente caso, por lo que debemos pasar a examinar los campos aplicativos.

El signo denegado se solicita para proteger 'servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de instalación', en la clase 37', mientras que la marca oponente M2806448, está dirigida a proteger, también, en la clase 37, entre otros, 'servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación', lo que supone una clara identidad aplicativa. Le recurrente, en su demanda, sostiene que pese a la aparente similitud aplicativa, los servicios no guardan relación en el mercado concurrente pues su ámbito de aplicación es divergente ya que UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA ni es fabricante del tipo de máquinas del entorno de la actividad de la oponente (alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras), ni promoverá actuación alguna con dichas herramientas en su actividad ordinaria, también en la clase 37ª, pero para obras de acondicionamiento en oficinas y reformas de inmuebles en general. Esta alegación no puede acogerse ya que con independencia del entorno de las actividades comerciales que actualmente puedan desarrollar las mercantiles, lo cierto es que se solita la protección para unos servicios idénticos a los que ya tiene concedida la protección registral la marca prioritaria, no pudiendo soslayarse esta identidad aplicativa argumentando que actualmente los ámbitos comerciales de la mercantiles no son coincidentes ya que de accederse al registro, nada impediría a la titulara de la marca ahora denegada, invocar la protección registral de esos mismos servicios de las prioritarias.

Por último y en cuanto al precedente administrativo invocado, el mismo no vincula la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008 ). Además, la marca ya inscrita a favor de la mercantil recurrente (UNEN), está dirigida a proteger servicios de una clase, la 36, que no coincide ni con la que ahora se pretende proteger, ni con la de los signos prioritarios oponentes.

Por todo ello, debemos desestimar el recurso.

SÉPTIMO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, la estimarse el recurso se imponen a la parte actora las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L., representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, contra la resolución dictada el 25 de marzo de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 8 de julio de 2014, y se deniega la inscripción de la marca número 3107680 'UNEN', en clase 37; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD Séptimo de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera