Sentencia Administrativo Nº 811/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 87/2005 de 03 de Mayo de 2007

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00811/2007

Recurso 87/2005

SENTENCIA NÚMERO 811

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

D. Marcial Viñoly Palop

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En la Villa de Madrid, a tres de mayo de dos mil siete.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 87/05, interpuesto por la mercantil CHIPITA INTERNACIONAL SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de mayo de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2.004. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representado por el Abogado del Estado. Y, actuando como codemandada la mercantil THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND (SEVEN UP) representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Rodríguez Pechín.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho; en los mismos términos se expresó la mercantil codemandada.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 3 de mayo de 2007, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil CHIPITA INTERNACIONAL SA., impugna resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de mayo de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2.004, por la que se le deniega el registro de la marca nacional núm. 2.553.096

, para la clases 29 y 30 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 30 de julio de 2.003 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca antes citada, para "frutas, legumbres y verduras secas y/o en conserva, especialmente pasas; frutas escarchadas y/o confitadas, incluidos limón escarchado o confitado y cáscara de naranja; nueces; patatas y todo tipo de productos derivados de las patatas, incluidas patatas fritas, palillos y aperitivos salados; jaleas; mermeladas; compotas; cremas de nueces o de avellanas para untar en pan; huevos; leche y productos lácteos y aceites y grasas comestibles", en la clase 29 del Nomenclátor; y para "preparaciones hechas de cereales y/o harina de trigo con excepción de las preparaciones para animales; mezclas de pan listas para hornear; tortas y pasteles; pan; roscas; croissantes; pizzas, incluidas pizzas congeladas y/o precocidas; bizcochos; preparaciones de pan para bocaditos y cocktails; pastelería y confitería; galletas; chocolate, incluidos chocolate puro y/o relleno con nueces, cereales o derivados de cereales, frutas y/o arroz; almendras confitadas; nueces confitadas; mazapán; dulces; caramelos; dulces de goma; chicles y caramelos con sabor a frutas y/o vino", en la clase 30 del Nomenclátor.

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, por Acuerdo de 14 de enero de 2004 la Oficina suspendió la tramitación del expediente en base a las siguientes oposiciones:

TItular: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

-Marca Comunitaria núm. 72.561 7UP clase 29: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles". Y clase 30: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas J preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

TItular: Supermercados Sabeco

- Marca española núm. 2.388.551 7D Clase 30: "Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras". Marca española núm. 2.388.552 7D Clase 30: "Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas J: preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería,' helados comestibles,' miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo". Marca española núm. 1.262.053 7D Clase 29: "Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, alimentos congelados no incluidos en otras clases y platos preparados, salsas para ensaladas". Marca española núm. 1.262.055 7D 30 "Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias y hielo".

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 27 de febrero de 2004.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 27 de mayo de 2.004, mediante la que deniega el registro de la marca solicitada.

e) La mercantil recurrente, considerando que la misma no era ajustada a derecho, la recurre en alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo desestimatorio del mismo órgano de 29 de octubre de 2.004.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en los siguientes motivos: que la Marca española núm. 2.388.551 ID Clase 30 es posterior a la marca de su titularidad nº 2.183.551 7 DAYS CROISSANT para la misma clase la cual es, a su vez, igual que la ahora solicitada salvo en el elemento gráfico y que si ambas coincidieron no cabe acudir ahora a impugnar una supuesta confundibilidad. Por otro lado indica que el número 7 no es apropiable, citando ejemplos de convivencia pacífica en el mercado. Añade que las marcas enfrentadas no son semejantes conceptualmente en sus expresiones ni gráficamente, existiendo infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas, 17/2001 , dada la imposibilidad de asociación de productos al no ser independientes desde el punto de vista comercial.

Señala la resolución recurrida que el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , prohíbe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde de desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada. Que en el presente caso de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad se llega a la conclusión de la incompatibilidad de los registros en litigio, marca solicitada 2.553.096 7 DAYS (mixta) y las marcas oponentes, 1.262.053, 238.851 70 (mixta) y 1.262.055 70 (mixta) toda vez que por una parte ambas marcas amparan productos relacionados en el sector alimentación (clases 29 y 30) lo que unido a que sus denominaciones son muy parecidas fonéticamente, determina la imposibilidad de convivencia pacífica en el mercado al poder originar confusión en el público así como suponer que se trata de un mismo origen empresarial.

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas. Por otro lado, se fundamenta en la inexistencia del renombre al que se refiere la recurrente con relación al sector de la marca aceptada.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores las marcas más arriba relacionadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas:

a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas .

Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a las marcas, pues aún cuando es cierto que entre ambas marcas existen parecidos gráficos, pues predomina el número 7 en ambas, lo cierto es que en su conjunto aparecen como completamente diferentes al utilizar términos que acompañan al número referido completamente diferentes lo que determina la imposibilidad de que se produzca dicha confusión y es por lo que procede estimar el presente recurso.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil CHIPITA INTERNACIONAL SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de mayo de 2.004, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 29 de octubre de 2.004 la cuales anulamos y declarando el derecho a la inscripción de la marca solicitada.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como secretario de la misma doy fe.