Última revisión
09/04/2014
Sentencia Administrativo Nº 811/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 264/2010 de 12 de Junio de 2013
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Orden: Administrativo
Fecha: 12 de Junio de 2013
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: BOSCH BARBER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 811/2013
Núm. Cendoj: 28079330022013100846
Encabezamiento
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG:28.079.33.3-2010/0155703
RECURSO 264/2010
SENTENCIA NÚMERO 811
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
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En la Villa de Madrid, a doce de junio de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 264/2010, interpuesto por la mercantil Productos Mata, S.A., representada por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz, contra la resolución, dictada, en 29 de abril de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto por la actora oponente, contra la resolución dictada en 29 de diciembre de 2009, concedente del registro de la marca nacional Hojaldr Inés Rosales, nº 2.883.904, con grafico, en clase 30, confirma la concesión a la solicitante Corporación Alimentaria 5,S.L., personada en autos, y representada por la Procuradora Dª María Eugenia Carmona Alonso. Han sido partes demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado, y la referida mercantil, con la mencionada representación.
Antecedentes
PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte actora recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y solicita el recibimiento a prueba del recurso, en caso de ponerse en duda la documental aportada y fijando los puntos de hecho.
SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, presentando contestación en 20 de enero de 2011, oponiéndose a la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, y solicitando su desestimación.
La codemandada, en su escrito de contestación, presentado en 10 de marzo de 2011, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimo oportunos, se opuso a la demanda y solicito su desestimación, e intereso el recibimiento a prueba, determinando los puntos de hecho en cuanto a la documental presentada.
TERCERO.-Por Auto de 28 de marzo de 2011, se acordó recibir a prueba, llevándose a efecto la documental interesada por las partes, y se acordó tramite de conclusiones, llevado a efecto, y se declararon conclusas las actuaciones, quedando las mismas pendientes de señalamiento, y en fecha 6 de junio de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando concluso para Sentencia.
VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber.
Fundamentos
PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución, dictada en 29 de abril de 2010, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que, con desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución, dictada el 29 de febrero de 2009, que había concedido el registro de la marca mixta Hojaldr Inés Rosales, con grafico, nº 2.883.904, en la clase 30 solicitada, se confirma la concesión a la solicitante Corporación Alimentaria 5, S.L., personada en autos.
La precitada resolución estima que no concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, al existir, entre los signos enfrentados, Hojaldr Inés Rosales, la solicitada, y la marca oponente, Hojaldrina y grafico, suficientes disparidades de conjunto, fonéticas y graficas como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.
SEGUNDO.-La entidad recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, alegando que resulta aplicable la prohibición del art. 6.1. de la Ley, dado que los signos confrontados son claramente parecidos, con semejanza fonética, entre Hojaldrines y Hojaldrina, además de no referirse la resolución a la otra marca opuesta, Ojadrines, asimismo semejante fonéticamente, por lo que el riesgo de confusión y asociación es obvio, además de existir identidad aplicativa en la clase 30, con idénticos canales comerciales, y de la notoriedad del signo Hojaldrina en el sector de dulces navideños, como marca de la actora, interesando la estimación de la demanda y la denegación de la marca solicitada.
Por su parte, el Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio recogido en la resolución impugnada, existiendo suficientes notas diferenciales de conjunto entre los signos, con diferencias denominativas, fonéticas y graficas, interesando la desestimación de la demanda.
La codemandada, por su parte, hizo constar la existencia de múltiples marcas conteniendo el término Hojaldr, apocope de Hojaldre, termino de carácter genérico, que la marca solicitada es Hojaldr Inés Rosales, distintivo claramente diferenciado de los signos opuestos, tanto denominativa y fonéticamente como gráficamente, que la hojaldrina es un dulce navideño típico en España, que Ojadrines es un término caprichoso, que no se prueba la notoriedad de Hojaldrina, además del prestigio y notoriedad evidente de la marca Inés Rosales, con diversos productos muy conocidos, y solicitando la desestimación de la demanda.
En el expediente administrativo consta la solicitud de Corporación Alimentaria 5, S.L., en fecha 26de Junio de 2009, de registro de la marca mixta Hojaldr Inés Rosales, con grafico, nº 2.883.904, para la clase 30, en concreto para café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles, miel ,jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo, oponiéndose la actora Productos Mata, S.A., con dos marcas prioritarias, Ojadrines y Hojaldrina, en la misma clase 30, para azucares, cafés, chocolates, pastelería, galletas, caramelos, confitería, jarabes, dulces, bombones, alegando la existencia de semejanza y cuasi identidad denominativa, fonética y grafica entre los signos confrontados, además de la identidad aplicativa, en la clase 30 solicitada, refiriendo la aplicación del art. 6.1.b de la Ley de Marcas , con evidente riesgo de confusión y de asociación; la Oficina declaro incursa a la solicitada en la prohibición absoluta del art. 5.1 g, y la solicitante contesto a la suspensión, en el sentido de tratarse de conjuntos distintos, y modifico la lista de productos a dulces y pasteles de hojaldre y hojaldres; y en resolución de fecha 29 de diciembre de 2009 la OEPM concedió totalmente la marca mixta solicitada, Hojaldr Inés Rosales, con grafico, estimando inaplicable la referida prohibición absoluta, con el nuevo listado aportado, en clase 30, teniendo por modificada la lista de productos, y asimismo inaplicable la prohibición del art. 6.1.b por sus diferencias de conjunto denominativas, sin riesgo de confusión ni de asociación con las marcas oponentes, interponiendo alzada la oponente, reiterando sus alegaciones de similitud denominativa, fonética y grafica de conjunto entre los signos confrontados, siendo el elemento esencial Hojaldr coincidente, además de la identidad aplicativa, con riesgo de confusión y de asociación, y de la notoriedad de la empresa y de su marca Hojaldrina, oponiéndose a la alzada la codemandada, reiterando sus alegaciones; y en resolución, de fecha 29 de abril de 2010, la OEPM desestimo la alzada, confirmando la concesión de la marca mixta solicitada, por existir, entre los distintivos confrontados, Hojaldr Inés Rosales, con grafico, por un lado, y la marca oponente, Hojaldrina con grafico, por otro, suficientes disparidades de conjunto, fonéticas y graficas, como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.
TERCERO.-En primer lugar ,examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas , señala que ' no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular de una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas; obviamente ello es de aplicación a los nombres comerciales, en aplicación del citado precepto en relación al art. 88.c de la citada Ley.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el
artículo 1 de la
Es igualmente doctrina jurisprudencial la que sostiene que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17 de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino que fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
En este sentido, como nos recuerda la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2011 , no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: ' En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994'.
En este sentido, cabe recordar que, conforme es doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.
CUARTO.-Debemos significar asimismo que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria'. Aunque resulta evidente que los signos confrontados guardan un cierto parecido en el término Hojaldr, apocope de Hojaldre, termino absolutamente genérico, sin embargo los respectivos conjuntos no guardan semejanza mínimamente suficiente como para la aplicación de la prohibición relativa en cuestión, dado que Hojaldr Inés Rosales, y esencialmente Inés Rosales, supone un conjunto esencialmente distinto de Hojaldrina y Ojadrina, el cual, aun no referido en la resolución combatida, no guarda parecido alguno con la solicitada, dado que Ojadrina es un vocablo de fantasía y carece de toda relevancia en cuanto a un posible parecido, como se alega; por otra parte, los gráficos son absolutamente distintos, con lo que los conjuntos son suficientemente diferentes como para no aplicar la pretendida prohibición.
Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados'.
Por ello, y con el examen visual, grafico y denominativo de los signos confrontados, la Sala entiende que resultan conjuntos diferentes, por mucho que ambos conjuntos contengan el término Hojaldr, apocope del genérico Hojaldre, y, al respecto, del citado examen conjunto de los signos confrontados, como se ha dicho, ni se infiere cuasi identidad ni parecido suficiente como para estimar la demanda, por mucho que la marca de la actora y la propia actora pudieran ser notorias, como no lo es menos la codemandada y sus signos, absolutamente notorios e incluso renombrados, dado que no cabe efectuar otro examen que el global de ambos signos, sin descomponerlos.
Es claro, por tanto, que si los signos confrontados no son conjuntos idénticos ni por ende confundibles, procede la desestimación del recurso planteado y confirmar la concesión de registro de marca mixta interesada, dado que no se acredita tampoco que el mercado o los consumidores de los específicos productos de la actora, puedan confundir los signos ni los respectivos orígenes empresariales, ni sus referido y respectivos productos, ni en Andalucía ni en el resto de España, en cuanto que no cabe negar la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y graficas entre los conjuntos, lo que supone que no se cumple el primero de los requisitos establecidos en múltiple jurisprudencia del T.S., y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación; es claro, por tanto, que los conjuntos son diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición, y no toda coincidencia es suficiente para declarar la incompatibilidad sino únicamente aquella que sea susceptible de producir error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y grafica, y desde la perspectiva de conjunto denominativo, y es lo cierto que entre la marca solicitada y las marcas opuestas, como se ha dicho, no se acredita la exigible semejanza denominativa, visual, conceptual, grafica y fonética alegada, al tener una diferente composición denominativa y fonética, y esencialmente grafica y conceptual, que dota a los conjuntos de diferencias evidentes ( sentencias del T.S. de 27 de abril de 2004 , de 28 de julio de 2006 y de 21 de diciembre de 2006 referidas a marcas Capricho- Capricho Cuétara, Pepe Jeans- Pepe Moya, Pepe Catala-Don Pepe, Pepe Pardo-Don Pepe), e incluso en casos de signos combinados o mixtos, integrados por fonemas con la adición de formas especiales de representación grafica, la confundibilidad debe ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones, como establece la sentencia del T.S. de fecha 6 de julio de 2011 , además de la de fecha 27 de noviembre de 2003 .
QUINTO.-En otro orden de cosas, no debemos perder de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa, artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 , es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud.
Es sabido que son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta para valorar la relación de similitud entre los productos o servicios. Con carácter general, hay que precisar que no es posible determinar la similitud entre los productos o servicios atendiendo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, dado que ésta es simplemente una clasificación administrativa, aunque tampoco puede excluirse su toma en consideración ' como factor eventualmente apreciable' ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 ). Por el contrario, habrá que atender a la naturaleza y características de los productos o servicios, a su destino, y a los canales de distribución (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2008 ).
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa, y como se ha hecho constar, pese a existir relación aplicativa en cuanto a las clase 30 interesada, aun con la modificación de productos de la solicitante, como se desprende de lo referenciado, sin embargo los dulces navideños de ambas marcas, conocidas esencialmente en Andalucía, y los consumidores no corren riesgo alguno de confusión ni de asociación, ni se acredita la notoriedad de la actora en el resto del país como en cambio se prueba la notoriedad nacional de la codemandada, y sin entrar en las múltiples marcas conteniendo el término Hojaldr, tan genérico como Hojaldre, del que es apocope; procede por ende desestimar el recurso origen de las presentes actuaciones, confirmando la resolución impugnad
SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede efectuar imposición de las costas procesales a la actora, por no acreditarse suficientemente temeridad o mala fe.
VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz, en nombre y representación de la mercantil Productos Mata, S.A, contra la resolución, de 29 de abril de 2010, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por la actora contra la resolución, de 29 de Diciembre de 2009, que había concedido el registro de la marca mixta solicitada, Hojaldr Inés Rosales, con grafico, nº 2.883.904, para proteger productos y servicios de la clase 30, concretamente pasteles de hojaldre, y hojaldres, confirmando su concesión a la solicitante codemandada, Corporación Alimentaria 5, S.L., representada por la Procuradora Dª. María Eugenia Carmona Alonso, y Confirmamos dicha resolución, por ser conforme a derecho; todo ello sin efectuar imposición a la actora de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera D. Francisco Bosch Barber
