Sentencia Administrativo Nº 820/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 293/2004 de 23 de Octubre de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso Ordinario 293/2004

SENTENCIA Nº 820/2007

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON JOAQUÍN JOSÉ ORTIZ BLASCO

Magistrados

DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA

DOÑA ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ

En la Ciudad de Barcelona, a veintitrés de octubre de dos mil siete.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Procedimiento Ordinario nº 293/2004, interpuesto por la entidad "GAS NATURAL SDG, S.A.", representada por la Procuradora Dª INMACULADA LASALA BUXERES y asistida por el Letrado D. JOSÉ CARBONELL CALLICÓ, contra LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por LA ABOGADA DEL ESTADO. Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- La citada Procuradora, actuando en nombre y representación de la entidad actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 22 de marzo de 2004, por la cual se desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de 22 de octubre de 2003, acordando la denegación de la marca nº 2.511.259 "PLAN CALOR FOGAR", denominativa, para distinguir productos y servicios de las clases 36 y 37.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Por Auto de 4 de mayo de 2005 se denegó el recibimiento del pleito a prueba, y tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la LEC, se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día 5 de octubre del año en curso.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- En el presente proceso se impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictada el 22 de marzo de 2004, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por la representación de la entidad "Gas Natural SGD, S.A.", contra la resolución de 22 de octubre de 2003, la cual denegó a la misma la concesión de la marca nº 2.511.259 "PLAN CALOR FOGAR", denominativa, para distinguir productos y servicios de las clases 36 y 37, confirmando por tanto su denegación, por considerar que el distintivo se encuentra compuesto exclusivamente de signos e indicaciones descriptivas las características de los servicios que pretende distinguir.

La entidad "Gas Natural SGD" interesa que se anule la resolución impugnada, y que se acuerde la concesión de la marca nº 2.511.259, "PLAN CALOR FOGAR". En sustento de su postura, alega que dicho signo no incurre en la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas 17/2001 , ya que la marca solicitada no informa de los servicios que trata de distinguir, existiendo antecedentes registrales que incluyen la locución "Plan Calor", siendo el distintivo denegado la traducción al idioma gallego de la una marca registrada a favor de la actora, nº 2.511.257 ("Pla Escalfor de la Llar"), la cual tiene otorgadas otras marcas similares.

La Oficina Española de Patentes y Marcas se opone al recurso planteado de adverso, interesando la confirmación de la resolución recurrida, ya que la marca denegada se compone de dos vocablos totalmente descriptivos que no provoca la distinción de los productos de una empresa respecto de los pertenecientes a otros.

SEGUNDO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 22 de marzo de 2004, fundamenta la desestimación del recurso de alzada en que «CONSIDERANDO: Que esta prohibición se refiere a los llamados signos descriptivos, es decir, aquellos que transmiten información de forma directa sobre cualquier rasgo de los productos o servicios que se pretenden distinguir, lo que les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la necesidad de que permanezca a la libre disposición de todos. En efecto, la "ratio legis" de esta prohibición es evitar que se otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc., son necesarios en el tráfico mercantil para la descripción, etiquetaje o publicidad, y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados por un solo empresario en perjuicio de los demás. Aplicando estas pautas al caso que nos ocupa, resulta que la marca solicitada PLAN CALOR FOGAR está constituida exclusivamente por un signo o indicación que sirve en el comercio para designar las características de los productos o servicios reivindicados por lo que no puede acceder a la protección registral.

CONSIDERANDO: Que en el presente caso la marca solicitada, PLAN CALOR FOGAR, se encuentra compuesta exclusivamente de signos e indicaciones descriptivas de las características de los servicios que pretenda distinguir.»

TERCERO.- A tenor de lo expuesto conviene analizar, en primer término y siguiendo los argumentos esgrimidos por la entidad actora, si resulta o no aplicable la prohibición prevista en el artículo 5.1 c), correspondiente a la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre , es decir, la concerniente a los signos "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", precepto equivalente al artículo 11.1 c) de la derogada Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , el cual prohibía el registro de marcas que "se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio", diferenciándose en que en la normativa actual se requiere la mera potencialidad distintiva del signo o indicación propuesto como marca.

La marca denegada a la mercantil actora, "PLAN CALOR FOGAR", se presentó a Registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 36, "servicios financieros; servicios de financiación; negocios inmobiliarios; negocios inmobiliarios; negocios monetarios" y de la Clase 37, "servicios de montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones y equipos de gas y eléctricos; servicios de instalación de calefacción a gas y calefacción eléctrica".

El citado signo denominativo se compone de tres palabras que, contempladas por separado, tienen carácter genérico: "PLAN", "CALOR" y "FOGAR", respectivamente, teniendo en cuenta que este último término "FOGAR" es el equivalente a "HOGAR" en el idioma gallego, tal y como alega la recurrente.

Sin embargo, en un análisis de la expresión realizado de forma conjunta, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo recaída acerca de la prohibición absoluta aquí examinada (contenida en las sentencias de 4 de mayo de 2006 y 19 de junio de 2003 , entre otras), se desprende que la locución "PLAN CALOR FOGAR", de acuerdo con el razonamiento sostenido por la Administración demandada, por un lado, contiene una oración que exclusivamente se compone de términos descriptivos, al describir características propias de servicios financieros, inmobiliarios ni monetarios (en cuanto a la clase 36), relacionados con la instalación de energía eléctrica o a gas (clase 37), y también indica una cualidad propia o usual en éstos, por lo que, examinado el signo propuesto en su conjunto, se colige que éste no goza de capacidad distintiva propia, de acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 17/2001 , en cuya virtud "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del art. 4 de la presente Ley ".

Esta afirmación conlleva que la marca novel solicitada, "PLAN CALOR FOGAR", indique un determinado modo -organizado- de prestación del servicio de suministro de electricidad y gas, utilizando una locución que, en su globalidad, se puede calificar como genérica e inapropiable por nadie.

Como ya ha establecido recientemente esta Sala y Sección en un recurso similar al aquí examinado (sentencia 771/2007, de 28 de septiembre, recurso nº 300/2004 ): "Los vocablos, aisladamente considerados son, sin discusión, genéricos y su utilización asociada no permite tildar al conjunto resultante de la suficiente fuerza cualitativa u originalidad mínima imprescindible exigible a toda marca para cumplir el fin al que está dirigida que no es sino distinguir, en el mercado, unos productos o servicios prestados o proporcionados por una entidad frente a servicios idénticos o similares de otra persona o entidad. En definitiva, la marca solicitada se encuentra compuesta exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas de las características de los servicios que pretende distinguir, y el conjunto resultante es preciso tildarlo de genérico, por lo que no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos, a cargo de personas o entidades, en un sector en el que no es difícil intuir la utilidad de los mismos".

De todo lo anteriormente expuesto resulta que el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado, en cuanto la denegación del registro de la marca nº 2.511.259 es conforme a derecho.

CUARTO.- No es de apreciar especial temeridad ni mala fe a los efectos de imposición de costas, conforme a lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

PRIMERO.- Desestimar el presente recurso y, en consecuencia, confirmar la resolución administrativa impugnada, por ser conforme a derecho, al ser procedente la denegación del registro de la marca nº 2.511.259, "PLAN CALOR FOGAR", denominativa, para distinguir productos y servicios de las clases 36 y 37.

SEGUNDO.- Sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución en legal forma.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.