Sentencia Administrativo Nº 828/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 196/2014 de 04 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2014/0007952

RECURSO 196/2014

SENTENCIA NÚMERO 828

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Iltmos Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dña. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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En la Villa de Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 196/2014, interpuesto por 'D. Manuel Busto Amandi, S.A', representado por el Procurador D. Felipe Segundo Juanas Blanco, contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha de 27 de enero de 2014 que desestimó el recurso interpuesto contra la concesión de la marca nº 3.067.416 'MAYA' para la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 2-7-2014, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada. Solicitando el recibimiento a prueba del presente recurso.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito de fecha 16-9-2014 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

TERCERO.-Que habiéndose acordado el recibimiento del pleito a prueba por auto de fecha 2-10-2014, se acordó recibir a prueba el presente recurso y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado; señalándose para la votación y fallo del presente recurso el día 29- 10-2015 a las 10 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí.

Fundamentos

PRIMERO- El recurrente 'MANUEL BUSTO AMANDI S.A.' representada por el Procurador D. Felipe Segundo Juanas Blanco, impugna la resolución dictada por la oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 27-Enero-2014 que desestimó el recurso interpuesto contra la concesión de la marca nº 3.067.416 'MAYA' para la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

-En apoyo de su pretensión impugnatoria alega el recurrente ser titular con prioridad registral de las marcas 'MAYADOR' y 'EL MAYU' que gozan de notoriedad en el mercado de la sidra con las que guarda gran semejanza la marca concedida, pudiéndose crear riesgo de confusión entre los consumidores.

-La Abogacía de Estado alega en primer lugar la inadmisibilidaddel recurso por no haberse aportado acuerdo ni autorización del órgano societarios para la interposición del presente recurso. En cuanto al fondo, alega la existencia de diferencias entre los signos enfrentados que hace posible su convivencia sin crear riesgo de confusión.

SEGUNDO-En cuanto a la alegada la inadmisibilidad del recurso, conviene tener en cuenta que el artículo 45,2.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , dispone que 'el recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa. A este escrito se acompañará: El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.'

Como determina reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la expresada en sentencia de la Sala 3ª, SEC. 5ª, S 25-9- 2003, rec.5188/2000 que reitera los argumentos dados en la sentencia de fecha 5 de junio de 2003 (casación núm. 4131/2000 ) (entre otras, sentencias de 20 de enero de 1997 , 24 , 31 de enero de 1997 , y 6 de marzo de 2001 ) : tratándose del ejercicio de acciones en nombre de un ente colectivo, implicará la inadmisibilidad del recurso, la ausencia del Acuerdo corporativo para la interposición del recurso como elemento esencial de formación de la voluntad del ente que aparece como recurrente, salvo que aportándose los Estatutos Sociales, estos permitan que por decisión propia o por delegación sea cualquier órgano unipersonal el que está capacitado para ejercer acciones en nombre de la Sociedad. ; criterio éste mantenido por el T. Supremo en Sentencia de fecha 8 de Abril de 2010 .

Al respecto debe mencionarse la Sentencia del TS Sala 3ª, sec 3ª de 27 junio 2006 (rec. 9692/2003 ), que confirmó la sentencia de la Sala de instancia, que no llegó a entrar en el fondo del recurso pues, una vez comprobado que no había en los autos 'constancia de acuerdo adoptado por el órgano específicamente competente de la corporación recurrente que faculte a los otorgantes de los poderes para ejercitar esta concreta acción contra el acto que se recurre', consideró el tribunal de instancia que la aplicación de los artículos 69.b ) y 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional determinaba la inadmisibilidad del recurso al haber sido interpuesto por persona jurídica no representada debidamente, entendiendo además que la consecuencia que a efectos de la inadmisibilidad del recurso tiene tal ausencia de documentación igualmente resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 18- XII-96 .

Finalmente, conviene precisar que el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de septiembre de 2011 (casación 2314/08 ), expresamente declara que ' ..los juicios de valor del Notario sobre la suficiencia de las facultades de representación, tanto si el fedatario es español como extranjero, al no ser hechos de los que se pueda dar fe, no tienen valor vinculante en el proceso contencioso-administrativo ni para los terceros que no intervinieron en su otorgamiento, pudiendo por ello ser cuestionados y desvirtuados tales juicios de valor.

En este sentido, cabe poner de relieve que, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia del Pleno de 5 de noviembre de 2008 , la no aportación del documento que acredite que el órgano societario facultado para ello hubiera decidido ejercitar la acción, autoriza al juez o tribunal contencioso- administrativo a declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo en que apreciare dicho defecto procesal, sin necesidad de previo requerimiento de subsanación a la parte demandante, cuando esta irregularidad hubiere sido puesta de manifiesto en el escrito de contestación a la demanda, con los siguientes argumentos:

Por tanto, tras la Ley de 1998, cualquiera que sea la entidad demandante, ésta debe aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo.

Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad. Obvia es la máxima trascendencia que la acreditación de esto último tiene para la válida constitución de la relación jurídico-procesal, pues siendo rogada la justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que ha de constatarse es que la persona jurídica interesada ha solicitado realmente la tutela judicial, lo que a su vez precisa que tome el correspondiente acuerdo dirigido a tal fin, y que lo tome no cualquiera, no cualquier órgano de la misma, sino aquél al que la persona jurídica ha atribuido tal decisión, ya que en otro caso se abre la posibilidad, el riesgo, de iniciación de un litigio no querido, o que jurídicamente no quepa afirmar como querido, por la entidad que figure como recurrente.

- En el presente supuesto, consta en las actuaciones que el recurrente aportó junto con la interposición del recurso, autorización expresa de la Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada de la sociedad recurrente que autorizaba expresamente a interponerlo contra la resolución dictada por la oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 27-Enero-2014. Resulta pues sobradamente cumplido el requisito exigido por el art. 45, 2,d) LJCA , por lo que procede en consecuencia, entrar a resolver sobre las cuestiones de fondo debatidas.

TERCERO- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan , exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando , por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores (EDL 2001/44999). de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (EDL 1988/13320), establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Finalmente, conviene tener en cuenta que, atendido el ámbito aplicativo en que ambas marcas despliegan sus efectos, no puede una empresa pretender apropiarse en exclusiva de un vocablo genérico para todo lo relacionado con los servicios a los que van destinados, ya que el artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas establece que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico , siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (EDL 2001/44999): b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. Por tanto nadie puede pretender la utilización en exclusiva de palabras que aludan de forma genérica a los servicios comercializados.

CUARTO-.La Sala no puede entrar a conocer sobre la semejanza entre la marca concedida y la prioritaria 'MAYADOR' porque ésta no fue opuesta ante el Registro de la oficina Española de Patentes y Marcas, por lo cual, en vía administrativa la citada marca no formó parte del debate; y dado el carácter revisor de ésta Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sólo podemos resolver sobre la resolución impugnada en la que nada se dijo de la marca 'MAYADOR' porque no fue opuesta frente a la solicitada. En consecuencia, hemos de analizar tan sólo la compatibilidad o incompatibilidad de las marcas en pugna 'MAYA' frente a 'EL MAYU'.

Entiende la Sala que se trata de denominaciones absolutamente compatibles tanto desde el punto de vista gráfico como fonético, y ello a pesar de que en el caso de marcas notorias o renombradas, se hayan de extremar las precauciones en la comparación. En efecto, la marca prioritaria 'EL MAYU' está compuesta por un artículo determinado antepuesto al nombre, mientras que la marca concedida 'MAYA', consta de un solo vocablo, lo cual ya hace que el consumidor aprecie la diferencia. También desde el punto de vista semántico presentan diferencias importantes, pues mientras la marca concedida es el vocablo para denominar a la población del imperio existente en Méjico cuando arribaron los conquistadores españoles, la marca prioritaria es un vocablo de innegable procedencia asturiana, lo cual aún resulta reforzado con el hecho de que se dedique prioritariamente a la comercialización de sidra, bebida típica de aquella tierra. Por tanto, a pesar de que distingan los mismos productos y vayan a coincidir en los mismos canales de comercialización, pueden ambas marcas convivir sin crear riesgo alguno de confusión ni asociación entre los consumidores. Procede en consecuencia, la desestimación del presente recurso.

QUINTO-De acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 LJCA las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía de 1.500 Euros relativa a honorarios de Letrado más los derechos arancelarios de procurador.

VISTOS.-los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo

Que desestimamos el recurso interpuesto por 'MANUEL BUSTO AMANDI S.A.' contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución. Las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía de 1.500 Euros relativa a honorarios de Letrado más los derechos arancelarios de procurador.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo que se deberá preparar ante esta Sala en el plazo de diez días a partir de su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de estas Sección nº 2612 (Banesto), especificando en el campo concepto 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 Euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera