Sentencia Administrativo Nº 831/2006, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 1277/2001 de 25 de Mayo de 2006

Encabezamiento

T.S.J. MADRID CON/AD SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00831/2006

Recurso núm.: 1277/01.

Ponente: Sr. Jesús Cudero Blas.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

S E N T E N C I A núm.831

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Jesús Cudero Blas

Magistrados:

Dª Teresa Delgado Velasco

Dª Cristina Cadenas Cortina

Dª Amparo Guilló Sánchez Galiano

Dª Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

D. Francisco de la Peña Elías

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En la villa de Madrid, a veinticinco de mayo de dos mil seis.

VISTO por la Sala el presente recurso contencioso administrativo núm. 127701, interpuesto por la Procuradora Sra. Campillo García, en representación de NIKE INTERNATIONAL LTD., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre de 2000, confirmada en alzada por la de 31 de agosto de 2001, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm. 2.267.814, gráfica, para distinguir "calzado deportivo" (Clase 25), siendo parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, así como D. Silvio , representado por la Procuradora Sra. Martín Marín.

Antecedentes

Primero.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte Sentencia por la que estimando el recurso se revoque la Resolución impugnada y se acuerde en definitiva la denegación de la marca nacional solicitada para los productos que reivindica en la Clase 25 del Nomenclátor.

Segundo.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dicte Sentencia por la que, desestimando el recurso, se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos.

Tercero.- La representación procesal del codemandado, en igual trámite, solicitó la suspensión de los autos hasta que recaiga sentencia firme sobre la nulidad de la marca oponente núm. 1.519.014 en el juicio ordinario núm. 42/04 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia o, en su defecto, declare la inadmisibilidad del recurso o, subsidiriamente, su desestimación por ser ajustada a Derecho la Resolución recurrida.

Cuarto.- Para la votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 24 de mayo de 2006 , teniendo así lugar.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

Primero.- El objeto del presente recurso contencioso administrativo se centra en dilucidar si es o no conforme a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre de 2000, confirmada en alzada por la de 31 de agosto de 2001, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm. 2.267.814, gráfica, para distinguir "calzado deportivo" (Clase 25).

La demandante fundamenta su recurso en la indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 12.1 y 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (Ley de Marcas), por entender que la denominación solicitada resulta incompatible con las marcas prioritarias que aduce, concretamente las núms. 899.851, 1.519.014 y 1.156.106.

Segundo.- Se solicita por la parte codemandada, con carácter previo, la suspensión del presente procedimiento hasta que recaiga sentencia firme sobre la nulidad de la marca oponente núm. 1.519.014 en el juicio ordinario núm. 42/04 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia o, en su defecto, la inadmisibilidad del recurso por existir litispendencia.

Consta en autos que el codemandado ha formulado con fecha 8 de febrero de 2005 demanda reconvencional de nulidad de la marca núm. 1.519.014 ante el Juzgado de lo Mercantil indicado como respuesta a la demanda formulada por la aquí entidad actora pretendiendo la nulidad de la marca núm. 2.267.815 (signo cuya autorización de inscripción constituye el objeto del presente proceso).

Para abordar la cuestión planteada ha de precisarse, en primer lugar, que la oposición de la compañía NIKE INTERNATIONAL LTD. a la inscripción del signo distintivo que nos ocupa no se reduce a su marca nacional núm. 1.519.014 sino a otras denominaciones gráficas, señaladamente la marca internacional núm. 899.851 (solicitada el 12 de septiembre de 1989 y concedida por el órgano administrativo competente con fecha 5 de noviembre de 1991). Quiere ello decir que, aun aceptando a efectos dialécticos la eventual relevancia en estos autos de lo que se decida en el proceso civil al que antes se ha hecho referencia, subsistiría la legitimación de la parte actora para oponerse a la marca concedida con base en otro signo distintivo respecto del que no consta que exista pleito pendiente.

Pero es que, en cualquier caso, entiende la Sala que no concurre la excepción que se aduce ni, tampoco, la alegada litispendencia. La normativa vigente en materia de propiedad industrial (constituida en el caso por la Ley 32/88 ) distingue claramente dos modos de reaccionar frente a los signos distintivos: el contencioso administrativo, cuyo objeto se contrae a determinar la legalidad del acto administrativo de autorización o denegación de la inscripción de una determinada denominación y el civil, en el que habrán de deducirse las pretensiones frente a quienes lesionen los derechos de propiedad industrial (señalamente, la acción de nulidad). No niega la Sala la eventual conexión entre ambos tipos de acciones (civil y contencioso administrativa); ocurre, sin embargo, que la sentencia civil que en su momento se dicte no determinará la ilegalidad de lo acordado en sede contencioso administrativa, pues en ésta el pronunciamiento se limita a determinar si es o no ajustada a Derecho la decisión de la Oficina española de Patentes y Marcas, lo cual no será obstáculo para que pueda declararse la nulidad, civil, de esa misma marca con los plenos efectos que se infieran de esa declaración de la jurisdicción civil.

A mayor abundamiento, conviene recordar que lo que aquí se juzga es una resolución de octubre del año 2000, mientras que la petición de nulidad (mediante la demanda reconvencional correspondiente) ha tenido lugar en febrero de 2005.

Por lo demás, la alegada cuestión prejudicial civil de nulidad de la marca núm. 899.851 (otrosí primero del escrito de contestación a la demanda) no puede en modo alguno ser acogida. Y ello por dos razones fundamentales: la primera, porque se trata, ciertamente, de una cuestión civil a deducir, si conviene al derecho del actor, ante la jurisdicción competente en los términos anteriormente expuestos; la segunda, porque tropieza con lo ya argumentado en relación con los estrictos límites a que debe contraerse este proceso, que no es otro que la legalidad o no de la decisión administrativa de autorizar la inscripción de la marca por no ser obstáculo para su concesión la existencia de unas marcas anteriores (entre las que se encuentra, cabalmente, la ahora alegada).

Procede, pues, rechazar esta primera alegación de existencia de cuestión prejudicial civil o, en su defecto, inadmisibilidad del recurso por litispendencia.

Tercero.- Se aduce en segundo lugar, también por la parte codemandada, la inadmisibilidad del recurso por no ser las resoluciones recurridas susceptibles de impugnación, alegación que se ampara en la ausencia de oposición en tiempo y forma de la sociedad actora a la solicitud del registro de marca.

Del expediente administrativo se desprende lo siguiente: a) Que la denominación que constituye el objeto del presente fue solicitada con fecha 3 de noviembre de 1999; b) Que dicha solicitud fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de enero de 2000; c) Que se formuló oposición frente a la misma con fecha 31 de marzo de 2000; d) Que la resolución de concesión se publicó en el BOPI el 16 de noviembre de 2000; d) Que se interpuso recurso de alzada el 15 de diciembre de 2000; e) Que en dicho recurso se señalaba que "dada la falta material de tiempo para preparar los argumentos de hecho y de derecho que sirven de base a esta representación para plantear el acto anteriormente aludido" se solicita "se tenga por formulado reglamentario recurso de alzada (...) cuya exposición de derechos a considerar será aportada en breve". F) Tal exposición se efectuó mediante escrito de 14 de febrero de 2001.

En relación con la oposición extemporánea a la solicitud de marca, la misma no puede tener el alcance pretendido. Lo verdaderamente relevante es que la parte actora en el presente proceso se personó, como parte interesada, en las actuaciones administrativas. Con independencia de haber efectuado o no en plazo la oposición a la solicitud, es lo cierto que estaba plenamente legitimada para impugnar en alzada la decisión de concesión, sin que la Ley de Marcas imponga en modo alguno la necesidad de haber formulado previa oposición al registro de marca para impugnar después su efectiva concesión a través de los cauces legales que el ordenamiento le ofrece.

Por lo que se refiere a la forma en que fue planteado el recurso de alzada, el art. 110 de la 30/92, de 26 de noviembre recoge entre los requisitos que debe reunir tal recurso la necesidad de expresar el acto que se recurre y la razón de la impugnación. En el caso presente el interesado, al presentar el recurso de alzada contra la resolución de la Oficina de Patentes, expresó el acto recurrido exponiendo a continuación que "se tenga por formulado reglamentario recurso de alzada (...) cuya exposición de derechos a considerar será aportada en breve". Tales alegaciones complementarias fueron efectivamente presentadas, pero ya fuera del plazo de impugnación de un mes establecido en el precepto citado.

Es cierto que la fundamentación jurídica del recurso de alzada debe de calificarse, cuando menos, de muy escueta; debe no obstante tenerse en cuenta el criterio fijado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que las causas de inadmisión, en cuanto vienen a excluir el contenido normal del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, han de interpretarse en sentido restrictivo después de la Constitución porque en este caso el principio antiformalista y el principio "pro actione" inspiran la apreciación del cumplimiento de los requisitos legales expresados para propiciar un juicio de fondo que alcance lo más plenamente posible la tutela judicial efectiva proclamada en el artículo 24 de la Constitución .

Por ello y teniendo en cuenta que del escrito del recurso de alzada podía deducirse que la razón de la impugnación era que la marca objeto del recurso no era viable por oponerse a otras previamente inscritas a nombre del actor (y que ya habían sido expuestas en el seno del expediente administrativo), ha de interpretarse el artñiculo 110 de la Ley 30/92 de forma más flexible y menos rigorista, más acorde con el art. 24,1 CE ., que como se propone en el escrito de contestación a la demanda.

Procede, por ello, rechazar la causa de inadmisibilidad alegada y abordar, sin mayor dilación, el fondo de las pretensiones deducidas en la demanda.

Cuarto.- El artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (Marcas ) prohibe el registro como marcas de los signos distintivos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otros anteriormente solicitados o registrados para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La solución a la cuestión planteada debe partir de la consideración de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en punto a la interpretación de la prohibición contenida en el precepto transcrito, según el cual la semejanza fonética o gráfica ha de manifestarse por la simple prosodia o imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, para cuya determinación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas, palabras o gráficos que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor (S.T.S. de 13 de diciembre de 1995 ó 25 de julio de 1996 ). Lo fundamental, así, no es tanto descender a disquisiciones léxico- gramaticales, sino determinar si los signos con que se presentan en el mercado inducen o no a error, en algún aspecto, al consumidor.

A ello debe añadirse, como elemento de idéntica significación al de la semejanza o identidad fonética o gráfica, tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas, el de la naturaleza de los objetos o productos reivindicados, que servirá, junto al relativo a la comparación fonética o gráfica para determinar con exactitud el riesgo de confusión en el mercado.

Quinto.- Presupuesto lo anterior, las marcas enfrentadas se integran por un único elemento gráfico, que consiste en una figura alargada horizontalmente, de similar grosor y dimensiones, rematada con un regruesamiento en el extremo final y terminada con un vértice final redondeado. Cierto es que la "orientación" de ambos es dispar, pero ello no excluye la práctica identidad que las mismas presentan.

Por lo demás, no cabe invocar el "prototipo de consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz", pues es lo cierto que la clarísima similitud que los signos distintivos presentan puede provocar el error en el consumidor medio sobre el origen o procedencia de los objetos, máxime si se tiene en cuenta la absoluta identidad de los productos protegidos por los signos en pugna.

Estos extremos determinan la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12 de la Ley de Marcas ya que entre ambas denominaciones existen semejanzas gráficas y aplicativas que determinan la existencia de riesgo de error o confusión en el mercado. Procede, por ello, estimar el recurso interpuesto y, correlativamente, declarar las resoluciones recurridas disconformes con el Ordenamiento Jurídico.

Sexto.- A la vista de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de esta Jurisdicción, no se aprecian motivos que justifiquen una expresa imposición de costas.

VISTOS los preceptos invocados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que rechazando las excepciones y las causas de inadmisibilidad alegadas y estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Campillo García, en representación de NIKE INTERNATIONAL LTD., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre de 2000, confirmada en alzada por la de 31 de agosto de 2001, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm. 2.267.814, gráfica, para distinguir "calzado deportivo" (Clase 25), debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones disconformes con el Ordenamiento Jurídico, anulándolas y denegando, en consecuencia, la inscripción de la marca expresada, sin imposición de costas.

Notifíquese esta Resolución conforme previene el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma cabe preparar, ante esta misma Sección, para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación en el plazo de diez días desde su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Ilmo. Sr. D. Jesús Cudero Blas, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que certifico.