Sentencia Administrativo Nº 866/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1299/2006 de 23 de Abril de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00866/2009

Recurso 1299/06

SENTENCIA NÚMERO 866

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

-----------------

En la Villa de Madrid, a veintitrés de abril de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1229/06, interpuesto por la mercantil GRUPO ZENA DE RESTAURANTES SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de octubre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil HOME MEAL REPLACEMENT SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la mercantil personada contestan a la demanda mediante sendos escritos en los que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 23 de abril de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de octubre de 2.005 que concede el registro de la marca nacional núm. 2.648.379 NOSTRUM para la clases 29, 30, 31, 32, 33 y 35 y deniega en la clase 43 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 26 de abril de 2.005 la mercantil HOME MEAL REPLACEMENT SL presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.648.379 NOSTRUM en las clases: 29 para "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles"; 30, para "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"; 31, para "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta"; 32, para "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"; 33, para "Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)"; 35, para "Servicios de venta al por menor en comercios y servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial relativa al sector alimentación"; y, 43 del Nomenclator para "Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición de las marcas siguientes, todas ellas titularidad de la mercantil recurrente:

.- nacional nº 2.464.870 NOSTRUS en la clase 29 para "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".

.- nacional nº 2.464.870 NOSTRUS en la clase 30 para "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

.- nacional nº 2.464.870 NOSTRUS en la clase 31 para "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta".

.- nacional nº 1.972.235 NOSTRUS (mixta) en la clase 42 para "servicios de restauración (alimentación)".

.- nacional nº 1.972.236 NOSTRUS (mixta) en la clase 42 para "servicios de restauración (alimentación)"

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 22 de septiembre de 2005.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 20 de octubre de 2.005 mediante la que concedía el registro de la marca solicitada en las clases. Dicha resolución es recurrida en alzada por la mercantil ahora recurrente con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 6.1 de la Ley de Marcas dado que entiende que existe una gran similitud denominativa entre las marcas enfrentadas en las clases 30 y 31 donde, a demás, los productos que se amparan son los mismos.

Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas , de lo que deduce que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos de comparación.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 6.1 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, las marcas enfrentadas.

QUINTO.- El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen parcialmente los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca pues, como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2008 y 27 de junio de 2007 , la comparación de signos debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes y resulta evidente que las marcas enfrentadas en su conjunto son de gran similitud y sus diferencias no son fácilmente apreciables para el consumidor normal en aquellos supuestos en los que actúan dentro del mismo sector pues los elementos esenciales de las mismas coinciden fonéticamente en los términos sustanciales NOSTRUS y NOSTRUM y pueden generar el error de origen del comerciante. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado parcialmente en referencia a todas las clases solicitadas excepto la 33 en la que los productos difieren y el resto no impugnados.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil GRUPO ZENA DE RESTAURANTES SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Deleito García, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que ratifica, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 20 de octubre de 2.005 las cuales anulamos y dejamos sin efecto la inscripción de la marca nacional núm. 2.648.379 NOSTRUM para la clases 30 y 31 y la mantenemos en el resto de clases concedidas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.