Sentencia Administrativo Nº 867/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1336/2006 de 23 de Abril de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00867/2009

Recurso 1336/06

SENTENCIA NÚMERO 867

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

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En la Villa de Madrid, a veintitrés de abril de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1336/06, interpuesto por el Banco Español de Crédito SA, representado por el Procurador de los Tribunales don Luís Carreras de Egaña, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de julio de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 23 de abril de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de julio de 2.005 que denegaba el registro de la marca nacional núm. 2.623.858 TARJETA COMPRA Y VUELA para las clases 16, 35, 36, 38 y 42 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 22 de noviembre de 2.004 el recurrente presentó solicitud de registro de la marca nacional núm. 2.623.858 TARJETA COMPRA Y VUELA en las clases 16 para "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés"; 35, para "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"; 36, para "Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios"; 38, para "Telecomunicaciones"; y, 42 para "Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por encontrarse incursa en la prohibición del artº 5.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar características de los productos y servicios para los que se solicita la presente marca

c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso el 31 de mayo de 2005.

d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 13 de julio de 2.005 mediante la que deniega el registro de la marca solicitada. Dicha resolución es recurrida en alzada por la solicitante con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que la resolución recurrida incurre en infracción del artículo 5.1 de la Ley de Marcas dado que entiende que la marca solicitada es sugestiva y no descriptiva ya que de la misma no se desprende que a qué productos pueda ir dirigida en función de sus características. Además, alega que concurre en la marca las exenciones de los apartados 2 y 3 del citado artículo sin que quepa descomponer la marca.

El Abogado del Estado mantiene la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en sus términos dado que la marca es suficientemente descriptiva al usar términos genéricos propios del tráfico mercantil y por ello inapropiables.

CUARTO.- Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en que el artículo 5.1 c) de la Ley 17/01, de Marcas , y señalan que no podrán registrarse como marca/nombre comercial los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Que esta prohibición se refiere a los llamados signos descriptivos, es decir, aquellos que transmiten información de forma directa sobre cualquier rasgo de los productos o servicios que se pretenden distinguir, lo que les inhabilita para desempeñar la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas así como la de identificar la procedencia empresarial, y fuerza la necesidad de que permanezcan a la libre disposición de todos. En efecto, la "ratio legis" de esta prohibición es evitar que se otorgue un derecho exclusivo de utilización sobre denominaciones o gráficos que por designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etc., son necesarios en el tráfico mercantil para la descripción, etiquetaje o publicidad, y deben quedar a disposición de todos sin que puedan ser apropiados por un solo empresario en perjuicio de los demás. Aplicando estas pautas al caso que nos ocupa, resulta que la marca solicitada TARJETA COMPRA Y VUELA está constituida exclusivamente por signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar las características de los productos y servicios que pretende proteger dentro de las clases solicitadas por lo que no puede acceder a la protección registral.

QUINTO.- La resolución impugnada, como hemos visto, ha considerado que la marca solicitada carece de capacidad intrínseca para individualizar en el mercado determinados productos o servicios y es meramente descriptiva de las características de los mismos, por lo que incumple lo dispuesto en el artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

La jurisprudencia, plenamente aplicable a este supuesto pese a referirse a la anterior legislación de marcas, ha establecido que la finalidad de dicho precepto, en su conjunto, no es otra que de evitar la inscripción de marcas que se compongan exclusivamente de elementos genéricos, usuales o descriptivos de productos o de sus cualidades, con el fin de que un solo empresario no pueda apropiarse en exclusiva de los mismos en perjuicio de los demás empresarios, exigiéndose de este modo que toda marca contenga algún elemento de fantasía u original y característico de ella y que la distinga de todas las demás. Por ello, se prohíbe el registro de todas las marcas que no posean los requisitos esenciales de las mismas, conforme a lo dispuesto hoy en el artículo 4º de la Ley , es decir, de aquéllas que no distingan o sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otros, y ello porque la Ley no permite marcas que puedan inducir a error o confusión en el mercado, o un riesgo de asociación con la marca anterior, de lo que se desprende la necesidad de que la marca contenga un elemento de fantasía, original y distintivo de los demás (cfr. sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2002 y 9 de febrero de 2009 ).

En el caso concreto la denominación escogida como marca es cierto que está exclusivamente integrada por términos genéricos, y también es cierto que la combinación de varios de ellos no le otorgue la distintividad exigida por el apartado 2 del artículo 5 de la Ley . Asimismo debe considerarse que la denominación es claramente descriptiva, lo que incurre asimismo en la prohibición absoluta del artículo 5.1.c de la Ley de Marcas . Pero ello no puede entenderse en referencia a todas las clases solicitadas pues resulta imprescindible establecer el análisis en función de los productos o servicios que se pretende amparar. La utilización de los términos tarjeta, compra y vuela, aún analizados desde una visión global o de conjunto, son percibidos por los consumidores pertinentes en los sectores propios de la clase 36 solicitada, concretamente en referencia a los servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios y, en consecuencia, no les permite reconocer el origen empresarial de dichos productos al consumidor normal por lo que el recurso debe ser estimado parcialmente.

SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS parcialmente el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por Banco Español de Crédito SA, representado por el Procurador de los Tribunales don Luís Carreras de Egaña, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de agosto de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de julio de 2.005, las cuales anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca nacional núm. 2.623.858 TARJETA COMPRA Y VUELA para las clases 16, 35, 38 y 42 del Nomenclátor.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.