Sentencia Administrativo Nº 870/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1321/2006 de 23 de Abril de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00870/2009

Recurso 1321/06

SENTENCIA NÚMERO 870

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. Miguel Ángel García Alonso

Francisco Javier Canabal Conejos

Dª. Sandra María González de Lara Mingo

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En la Villa de Madrid, a veintitrés de abril de dos mil nueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1321/06, interpuesto por la mercantil FRIESLAND Brands B.V., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores de la Plata Corbacho, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de septiembre de 2.005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba se dio el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley y quedaron los autos pendientes para votación y Fallo.

CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 23 de abril de 2009, teniendo lugar así.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.

Fundamentos

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil recurrente impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de septiembre de 2.005 que deniega el registro de la marca internacional núm. 830.529 BALANCE para las clases 29 y 30 del Nomenclátor.

SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:

a) Con fecha 21 de junio de 2.004 la mercantil recurrente presentó solicitud de registro de la marca internacional núm. 830.529 BALANCE en la clase 29 para "huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; productos lácteos; bebidas a base de productos lácteos; guarniciones para tartas, no comprendidas en otras clases"; y, clase 30 para "Harina y preparados hechos de cereales, pan; muesli y otros productos para el desayuno hechos de cereales; confiterías y barras, incluidas barras cubiertas de chocolate; salsa para ensalada; guarnición para tartas, no comprendidos en otras clases".

b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se acordó la suspensión del expediente por oposición, entre otras, de la marca internacional nº 1.453.240 BALANCE GOLD en la clase 30 para "barritas tentempié reforzadas con nutrientes que no contengan leche" y clase 32 para "preparado en polvo para elaboración de bebidas reforzadas con nutrientes que no contengan leche".

c) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución de fecha 13 de septiembre de 2.005 mediante la que deniega el registro de la marca solicitada. Dicha resolución es recurrida en alzada por la recurrente con el resultado ya expresado.

TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que la única marca tenida en cuenta para la denegación retiró su oposición en la clase 29 por lo que no existe obstáculo para permitir el acceso a la inscripción en la citada clase 29 en virtud del acuerdo llegado con la oponente por lo que renunciando en demanda a la inscripción en la clase 30 procede estimar el recurso.

CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la primera cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si tiene validez el consentimiento aportado en esta fase judicial.

Respecto del consentimiento prestado por la titular de la marca nacional oponente ha de precisarse que la autorización concedida por el oponente, produce los efectos previstos en los arts. 10.1 y 34.2 de la Ley de Marcas , al permitir expresamente la tolerancia del primitivo concesionario al registro solicitado cuando las marcas no sean idénticas. Como señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1994 (Sección 3ª Ponente Sr. Cid Fontan) seguida entre otras por la de 19 de diciembre de 2.007, si bien ha de reconocerse la eficacia, en cualquier momento, de la autorización o consentimiento prestado por el titular de una marca opuesta a la que es objeto de solicitud, solo es admisible cuando no exista entre las marcas enfrentadas la identidad que impide que la autorización en cuestión opera favorablemente a la pretensión del solicitante de una marca, tal como expresamente dice el art. 150 del estatuto de la Propiedad Industrial (art. 12.2 de la anterior Ley de Marcas y 10.1 de la vigente); entendiéndose que esta ineficacia de la autorización se produce también si la identidad del parecido, rayano en la igualdad, pone en peligro la transparencia del mercado, y ello porque al constituir la declaración de consentimiento una variedad del concepto genérico de la renuncia de derechos, ha de quedar sometido al régimen común, sin tener en ningún caso carácter absoluto ni menos vinculante para la Administración o para los Tribunales de Justicia, ya que le afectan los límites derivados del respeto a los derechos de terceras personas y al interés o al orden público, donde se encuadra precisamente el intereses del consumidor, finalidad primordial de la intervención administrativa en el sector de la propiedad industrial.

En el caso de autos el Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 20023225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 20026585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 19882267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 20044355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca.

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que el consentimiento puede producir plenos efectos dado que el interés del consumidor no se verá perjudicado en función de la composición de las marcas por lo que procede estimar el presente recurso.

QUINTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil FRIESLAND Brands B.V., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores de la Plata Corbacho, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de junio de 2.006 que confirma, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 13 de septiembre de 2.005 las cuales anulamos y declaramos el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca internacional núm. 830.529 BALANCE en la clase 29 para "huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; productos lácteos; bebidas a base de productos lácteos; guarniciones para tartas, no comprendidas en otras clases".

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que, contra ella cabe interponer el recurso de casación establecido en el articulo 86 Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dentro del plazo de diez días, computados desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del artículo 89 de dicha Ley , para ante la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo alto de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.