Sentencia Administrativo Nº 874/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Rec 431/2004 de 19 de Junio de 2007

Encabezamiento

Rec .nº 431/04

Ponente :EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS .

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEXTA

S E N T E N C I A NUM. 874

ILMOS . SRES . :

PRESIDENTE :

D. JESÚS CUDERO BLAS

MAGISTRADOS :

Dña .TERESA DELGADO VELASCO

Dña .CRISTINA CADENAS CORTINA

Dña . AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO

Dña . EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS

D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELÍAS

En la Villa de Madrid , a diecinueve de Junio de dos mil siete .

VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , el recurso contencioso- administrativo núm. 431//04, promovido por la Procuradora Sra. Martín Cantón, en nombre y representación de la entidad SACHA PELUQUEROS S.L, contra la resolución dictada, en fecha 21 de Enero de 2004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas . Ministerio de Industria y Energía ; ha sido parte en autos la Administración demandada , representada por el Abogado del Estado .

Antecedentes

PRIMERO . Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley , se emplazó al demandante para que formalizase la demanda , lo que verificó mediante escrito , en el que suplica se dicte sentencia por la que estimando el recurso declare nula, revoque y deje sin efecto la resolución administrativa recurrida dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 21 de Enero de 2004 estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución dictada el día 20 de Marzo de 2003 que concedió el registro de la marca nº 2481603 ZP Zacha Peluqueros y se confirme y ordene consecuentemente la concesión de dicha solicitud de registro por su compatibilidad con las marcas de la oponente relacionadas en esta demanda y en el expediente administrativo .

SEGUNDO. El Abogado del Estado y el Letrado de la codemandada contestan a la demanda, mediante escritos en los que suplican se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida .

TERCERO. Se emplazó, con posterioridad a las partes, para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y , verificados , quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento .

CUARTO . Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 18 de Junio 2007 .

QUINTO . En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales .

VISTOS los preceptos legales citados por las partes , concordantes y de general aplicación .

Siendo Ponente la Magistrada Ilma . Sra . Dña . EVA ISABEL GALLARDO MARTÍN DE BLAS .

Fundamentos

PRIMERO . El presente Recurso contencioso-administrativo se interpone por la parte actora, la entidad Sacha Peluqueros S.L. contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas , en fecha 21 de Enero de 2004, en virtud de la cual, se denegó la solicitud de inscripciòn de la marca mixta nº 2481603/5"ZP Zacha Peluqueros" para productos de la clase 44 (Servicios relacionados con salones de belleza y peluquería ), por no poder convivir pacíficamente en el mismo sector del mercado sin inducir al consumidor a error en el momento de su identificación con la marca " Sacha 4 " para productos de la clase 42 que ampara servicios relacionados con salones de belleza y peluquería .

SEGUNDO . En orden a realizar una adecuada valoración jurídica es necesario tener en consideración los siguientes hechos :

A) Por la entidad Sacha Peluqueros S.L se formuló solicitud de registro de la marca " Zacha Peluqueros S.L " para productos de la clase 44, " Servicios de Peluquería y Salón de Belleza" que fue concedida por resolución de fecha 20 de Marzo de 2003, por considerar que no existía ningún riesgo de confusión ni de asociación con la marca 1.274.925 y 119.744 " Sacha 4" aunque contemplan las mismas actividades

B) Contra dicha resolución se formuló recurso ordinario por parte de la entidad Sacha 4. S.L , que fue estimado por Resolución de 21 de Enero 2004 que consideró que entre los signos enfrentados ZP Zacha Peluqueros y Sacha 4 había una evidente similitud y manifiesta relación de las áreas comerciales "servicios de peluquería" y éllo obliga a extremar el rigoro comparativo en el examen de parecidos puesto que sólo se diferencian en el primer grafema que tanto gráfica como fonéticamente son muy próximos lo que puede confundir al consumidor en su identificación .

C) Se ha formulado recurso contencioso administrativo por la entidad Sacha Peluqueros S.L basado en los fundamentos siguientes :

- se infringe la prohibición del art. 12.1 de la Ley , al concurrir semejanza fonética y sin tener en cuenta el elemento gráfico ni la visión de conjunto .

- el elemento denominativo en ambas es distinto pese a lo cual no se ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo .

-la entidad oponente firmó un consentimiento al Registro de la marca mediante carta de 9 de Septiembre de 2002 infringiendo la doctrina de los actos propios .

-Invoca Jurisprudencia en apoyo de su pretensión y de cada uno de sus argumentos

El Abogado del Estado alega :

.-hay que conjugar la regla del artículo 124 del Estatuto con el principio de especialidad del artículo 118 del propio Estatuto .

-la Jurisprudencia del T.S. exige una valoración global o conjunta de las circunstancias que concurren en cada supuesto

-aplicando tales reglas al caso , se llega a la conclusión de la imposibilidad de la convivencia en el mercado .

La codemandada " Sacha 4 " alega que es titular de dos marcas , un nombre comercial y un rótulo de establecimiento con la denominación Sacha 4 todas prioritarias de la marca recurrente para distinguir iguales servicios de peluquería y belleza , invocando el artículo 13.c) de la Ley de Marcas .

TERCERO . En el presente recurso se trata de determinar si la resolución en virtud de la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas, acordó denegar la solicitud de registro de la Marca " ZP Zacha Peluqueros " por la imposibilidad de convivir con la prioritariamente inscrita "Sacha 4 " respectivamente para servicios de la clase 44 servicios de peluquería y Salón de Belleza y 42 servicios relacionados con salones de belleza y peluquería, es conforme a Derecho o no .

En primer lugar diremos que habiendo sido presentada la solicitud de la marca el día 7 de Junio de 2002 resulta de aplicación aún la Ley de Marcas de 1988 puesto que la Ley 17/2001 que derogó la 32/88 es aplicable en aquellos supuestos en que la instancia de solicitud de marca se presentara en la Oficina Española de Patentes y Marcas a partir de la entrada en vigor de la misma, esto es, el día 31 de Julio de 2002 a tenor de su Disposición Final Tercera .

Para ello es preciso examinar la causa alegada para denegar tal inscripción , cual es , a tenor de la resolución del recurso ordinario :

- concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas .

-entre los distintivos enfrentados existe una evidente similitud y manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos ya que distinguen servicios de peluquería y la identidad aplicativa obliga a extremar el rigor comparativo de parecidos .

-el elemento más destacable de estos signos sólo se diferencia en su primer grafema que son muy próximos gráfica y fonéticamente pudiendo generar confusión.

Por lo que se refiere a la primera de las razones hay que remitirse a la propia dicción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas cuando establece :

" No podrán registrarse como marcas los signos o medios :

que por su identidad o semejanza fonética , gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior "

En primer lugar nos referiremos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2003 (RJ 2004604 ), la cual ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Por lo tanto, aplicando esta doctrina jurisprudencial es preciso observar ambas marcas para que la Sala valore si ambas son compatibles en el mercado . Lo que más destaca de la observación de ambas marcas es la coincidencia prácticamente total de letras del único vocablo que las componen en la que únicamente varía la primera de éllas que de ser una " S" prioritaria pasa a ser una "Z" en la solicitada . Pues bien, la Sala entiende que aunque sean distintas dichas letras, lo cierto es que tienen una pronunciación parecida que no permite distinguirlas suficientemente desde el punto de vista fonético . En cuanto a la denominación si bien se escriben de forma también distinta , dependiendo de la forma que se dé a la S o a la Z pueden asimilarse . Por lo tanto las diferencias desde el punto de vista fonético son escasas y un poco mayores lo son desde el punto de vista denominativo . A estas circunstancias debemos añadir que aunque la prioritaria tiene además el número 4 , el hecho de ser un número lo que se adiciona carece de relevancia identificativa porque bien puede entenderse como una extensión o aplicación de una marca originaria de la que el ciudadano desconoce su titularidad, de un lado . De otro hay que decir que los servicios que amparan ambas están muy relacionados pues tienen como denominador común el lugar de su respectiva prestación o suministro que son las peluquerías o salones de belleza . Por todo éllo la consecuencia es que es posible que el ciudadano consumidor de ambas no pueda distinguirlas y atribuya ambas al mismo origen empresarial lo que pretende evitar la inscripción registral de las marcas .

Así pues, debe concluirse que se dan los dos requisitos a que liga el artículo 12 de la Ley de Marcas la prohibición de inscripción , que son la identidad o similitud -en este caso fonética-y la coincidencia de productos o servicios como en este caso . Por lo que la Sala debe concluir que la Resolución recurrida que denegó la inscripción de la marca solicitada es conforme a Derecho .

Por otra parte es preciso hacer referencia a que la carta de 9 de Septiembre de 2002 que la demandante considera un consentimiento de la oponente a la inscripción de la marca solicitada , no es tal como queda patente de la lectura de la misma ya que obra en el expediente administrativo al folio 4.7 del mismo . Por el contrario , en la misma se hace referencia a los conflictos que han surgido a consecuencia de la utilización de la marca "Sacha" por la sociedad recurrente pese a las acciones emprendidas por la oponente y se limita a entender que al cambiar la primera letra se reconoce implícitamente por la recurrente el mejor derecho de la oponente a utilizar aquella marca , dejando a salvo las reivindicaciones que los propietarios de la marca puedan utilizar contra aquella entidad . Por lo que no existe, en modo alguno, un consentimiento expreso que esta Sala pueda valorar en la carta referida .

Por todo lo cual, procede la desestimación del recurso interpuesto al ser conforme a Derecho la resolución recurrida .

CUARTO . De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no se hace un especial pronunciamientosobre las costas procesales causadas en esta instancia , al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo promovido por la Procuradora Sra. Martín Cantón, en nombre y representación de la entidad SACHA PELUQUEROS S.L, contra la resolución dictada, en fecha 21 de Enero de 2004, por la Oficina Española de Patentes y Marcas . Ministerio de Industria y Energía, por lo que, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la conformidad de la misma con el Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, la confirmamos .

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia .

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación expresa de que contra la misma cabe interponer recurso de casación, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos , mandamos y firmamos .