Sentencia Administrativo Nº 934/2007, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 8, Rec 865/2004 de 27 de Julio de 2007

Encabezamiento

T.S.J. MADRID CON/AD SEC.8

MADRID

SENTENCIA: 00934/2007

SENTENCIA nº 934

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION OCTAVA

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DÑA. INES HUERTA GARICANO

MAGISTRADOS:

D. MIGUEL ANGEL VEGAS VALIENTE

DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO

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En la Villa de Madrid a 27 de julio de 2007

Visto por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo numero 865/2004, interpuesto por el Procurador de los tribunales D. Oscar García Cortes en nombre y representación de Carlos Alberto contra la resolución de fecha 26 de abril de 2004 dictada por Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.)que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución de 3 de noviembre de 2003 por la que se concede la Marca nº 2.524.654 "MI" con grafico (mixta) para productos comprendidos en las clases 29 y 30 del Nomenclator a favor de Inmobiliaria JUBAN, S.A. de CONTRUCCIONES JUBAN S.A. siendo parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el _Abogado del Estado y habiendo comparecido como codemandada la Procuradora de los Tribunales DOÑA GLORIA RINCON MAYORAL en nombre y representación de Inmobiliaria JUBAN S.A. de CONSTRUCCIONES JUBAN S.A.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, se revoquen los acuerdos recurridos y se dicte otra resolución por la que se deniegue la Marca nº2.524.654 "MI" en grafico en clases 29 y 30.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado y la representación codemandada contestaron a la demanda, mediante escrito en el que suplicaron se dicte Sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y si evacuado el trámite de conclusiones prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

CUARTO.- Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día veintiséis de junio de dos mil siete , teniendo así lugar.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección ILTMA. SRA. DÑA. CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO.

Fundamentos

PRIMERO.- Según consta en el expediente advo. y se recoge en las actuaciones del recurso jurisdiccional la mercantil Inmobiliria JUBAN S.A. de CONSTRUCCIONES JUBAN S.A. solicitó en fecha 6 de febrero de 2003 la inscripción de una marca mixta "MI" con gráfico, a la que correspondió el numero de registro 2.524.654 para distinguir productos y servicios comprendidos en todas las clases del Nomenclator entre ellas, en clase 29 "leche y productos lácteos" y en clase 30 "café... pastelería y confitería, helado y comestibles"

Esta solicitud fue objeto de oposición, entre otros por D. Carlos Alberto con base en la titularidad prioritaria de su Marca nº 978.773 "MI" denominativa para productos de la clase 29 "yogurt".

La O.E.P.M. suspendió provisionalmente la tramitación con expediente y efectuadas por el suspenso las alegaciones que tuvo por conveniente, dictó resolución el 3 de noviembre e 2003 concediendo parcialmente la marca solicitada en la clase 1 a 45 del Nomenclator, entre ellas, en la 29 y 30 por no considerar la oposición al existir diferencias graficas, y denegando la marca solicitada en la clase 44 por otra oposición; criterio que ratificó al desestimar el recurso de alzada interpuesto por el oponente y aquí recurrente mediante la resolución dictada el 26 de abril de 2004 y que constituye el acto administrativo impugnado en el presente recurso mediante resolución dictada el 26 de abril de 2004 y que constituye el acto administrativo impugnado.

Pretende la parte recurrente la nulidad de la expresada resolución por estimar que es contraria a Derecho, admitiendo en apoyo del su pretensión y, en esencia, las siguientes alegaciones:

-existe infracción del art. 6.1.b de la vigente Ley de Marcas de 7 de Diciembre de 2001 , por la identidad fonética y conceptual entre las marcas enfrentadas, por la prevalencia de la semejanza fonética sobre la grafía de las marcas mixtas y por la identidad, afinidad analogía o similitud de los productos amparados por los distintivos en pugna, lo que produciría inevitablemente un riesgo de confusión o de asociación, citando numerosa jurisprudencia aplicable.

-existe infraccion de los principios constitucionales de igualdad ante la Ley, de seguridad jurídica y de interdicion de la arbitrariedad de los poderes públicos por los precedentes registrales de denegación a tercero por la O.E.P.M. de otras marcas, la nº1.700.655 "MI" con grafico y la nº1.756.121 "MI" con gráfico, ambas para productos de la clase 29 del Nomenclator.

Por su parte el Abogado del Estado y la representación de la codemandada interesaron la desestimación del presente recurso argumentado en líneas generales que la actuación cuestionada se ajustó a la legalidad.

SEGUNDO.- El art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001), de Marcas , dice que se entiende por Marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras. En este sentido, la vigente Ley de Marcas, regula las Prohibiciones relativas en su art. 6 disponiendo lo siguiente: "1.- No podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares

los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

Es criterio jurisprudencialmente establecido, que la interpretación de este precepto debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en el art. 1º de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267 ), como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona", de ahí que una determinada configuración en los términos indicativos del art. 2 de la misma Ley deba presentar un doble aspecto en cuanto que funcionalmente debe poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

El antiguo art. 12.1.a) de la Ley de Marcas , prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación ya no hace mención a esa triple identidad o semejanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado, en cuanto se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del art. 34.2 de la Ley , bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento gráfico lleve a una radical disparidad, es el elemento fonético y la grafía denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

En igual sentido se pronunciaba el art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y hubo de ser la doctrina jurisprudencial la que, reiteradamente llegara a fijara que el criterio esencial y preferente para determinar la compatibilidad o no entre las marcas en conflicto debe consistir en que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia, acentuación o la imagen de los términos en pugna, tras un parangón sintáctico, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos en pugna, buscando el significado de las palabras o su etimología, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan, en algún aspecto, a error o confusión al consumidor (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1997 ). Al propio tiempo, el Alto Tribunal también puso de relieve que, con carácter complementario, debe tenerse en cuenta el elemento conceptual o semántico y en la medida en que es capaz de acentuar o disminuir, pudiendo llegar incluso a excluir, el parecido inicial, y que, igualmente con carácter complementario, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretendan amparar al margen de su catalogación en el Nomenclator. Estos dos últimos análisis complementarios del principal y director pueden ser utilizados de un modo indirecto a los efectos de poder matizar, con mayor índice de fijeza, el eventual riesgo de confusión en la vida mercantil que pueda existir (en este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1997 ). Todos estos factores son los que deben tenerse en cuenta en el análisis comparativo a efectuar, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva o innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin de garantizar la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria (en este sentido, entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de septiembre de 1988 ). Estos criterios, en fin, son los contemplados por el art. 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D .O. C.E.E. L-40, de 11 de febrero de 1989 ) y cuya finalidad esencial es tratar de evitar la posible inducción al error o confusión en el consumidor.

TERCERO.- Desde los expresados precedentes legales y doctrinales en el supuesto de autos se trata de dilucidar si entre las marchas en conflicto, por un lado la solicitada nº2.524.654 "MI" con grafico (mixta) para los expresados productos de las clases 29 y 30 y por otro la oponente nº978.773 "MI" denominativa, para los citados productos de la clase 29, concurre la compatibilidad que acordó la O.E.P.M. o bien son incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacifica en el mercado.

Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o de asociación para el consumidor, acogiendo el criterio jurídico de la O.E.P.M. sobre la no concurrencia de los presupuestos de la confundibilidad establecidos en la prohibición del art. 6.1.b/ de la ley de Marcas .

Y ello en primer lugar efectuando la comparación desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual, la marca aspirante difícilmente se lee "MI" con gráfico (folio 1.1 del expediente), sino que dejando a la libre apreciación del consumidor, en una impresión visual del conjunto, puede apreciarse como un trazo de una eme minúscula y dos puntos redondos de distinto color, o como una rúbrica en el horizonte con un sol al fondo. Es decir que hace falta mucho esfuerzo para denominar la marca solicitada como "MI" frente a la marca oponente, meramente denominativa formada por las letras mayúsculas "MI". No son pues marcas idénticas ni semejantes, en el análisis global de la totalidad de los elementos integrantes de forma que en el consumidor medio, no produciría ningún tipo de confusión o de asociación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamente de Derecho precedente- que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, sólo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter complementario, en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto, dudas que no se producen en la comparación de las marcas enfrentadas, según acabamos de exponer, lo que descarta el acudir a este criterio para dilucidar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, aunque la marca solicitada lo haya sido para los mismos servicios de la clase 29.

CUARTO.- Ninguna conclusión favorable a la tesis de la actora cabe extraer de las alegaciones referentes a la existencia de distintivos de similar estructura, que no han tenido protección registral, porque el precedente no es fuente de Derecho y no vincula a la Administración cuando la misma se encuentra en el ejercicio de potestades regladas, como ya declararon las Sentencias de 2 de octubre de 1996, 18 de febrero de 1997 y 17 de mayo de 1999 , entre otras muchas, ya que la Administración ha de resolver con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y menos aún pueden resultan vinculados los Tribunales, quienes a tenor de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución Española controlan la legalidad de la actuación administrativa y no podrían convalidar judicialmente un eventual error padecido por el Registro en una inscripción anterior; y sin que este proceder pueda entenderse contrario al principio de igualdad, que también se invoca en la demanda, pues tal principio, constitucionalmente recogido en el art. 14 , sólo opera dentro de la legalidad, ni hay tampoco arbitrariedad, por el respecto a la norma.

Por lo expuesto, resulta procedente de concluir en una solución desestimatoria de las alegaciones de la parte recurrente y, con ello, del presente recurso.

QUINTO.- No ha lugar a efectuar expresa condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998 , al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo número 865/2004, interpuesto por el Procurador de los tribunales D. Oscar García Cortes en nombre y

representación de Carlos Alberto contra la resolución de fecha 26 de abril de 2004 dictada por Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.)que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior resolución de 3 de noviembre de 2003 por la que se concede la Marca nº 2.524.654 "MI" con grafico (mixta) para productos comprendidos en las clases 29 y 30 del Nomenclator a favor de Inmobiliaria JUBAN, S.A. de CONTRUCCIONES JUBAN S.A.; y que se confirma por ajustarse al Ordenamiento Jurídico; sin efectuar imposición de costas.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Esta resolución no es firme, y frente a la misma cabe interponer Recurso de Casación, que deberá prepararse en este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de diez días, contados a partir de su notificación, y que se substanciará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998 de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.