Sentencia Administrativo Nº 954/2009, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 3455/2004 de 24 de Abril de 2009

Encabezamiento

T.S.J.MADRID CON/AD SEC.7

MADRID

SENTENCIA: 00954/2009

RECURSO Nº 3455/2004

S E N T E N C I A

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SÉPTIMA

Iltmo. Sr. Presidente

Dña. María del Camino Vázquez Castellanos

Iltmos. Sres.Magistrados

Dña. Mercedes Moradas Blanco

Dña. Maria Jesús Muriel Alonso

D. Jose Luis Arlet Barros

Dña. Carmen Alvarez Theurer

D. Santiago de Andrés Fuentes

En la Villa de Madrid a veinticuatro de abril de dos mil nueve.

VISTO el recurso Contencioso Administrativo número 3455/2004, seguido ante la Sección VII de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, promovido por el Procurador Dª. Patricia Gonzalez Arrojo, en nombre y representación de la mercantil AZAREY INTERNACIONAL SL. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de junio de 2004, por la que se estima el recurso de alzada, que acuerda la denegación de la marca solicitada D SNEIK, para las clases 25 del Nomenclator Internacional, e interpuesto contra la resolución de 9 de marzo de 2003.

Habiendo sido parte la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado. Como parte codemandada Nike Internacional LTD, representada por la Procuradora Dª Teresa Rodríguez Pachin.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso, se reclamó el expediente a la Administración y, siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte demandante para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos, en el que expuso los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando que se dictara sentencia por la que estimando el recurso se declare nula la resolución de la OEPM por la que estima el recurso de alzada y dicte concesión de la marca mixta nº 2502832-D

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, en representación de la Administración demandada, contestó y se opuso a la demanda de conformidad con los hechos y fundamentos que invocó, y suplicó que se dictara sentencia declarando la desestimación de la misma.

TERCERO.- Terminada la tramitación se señaló para la votación y fallo del recurso, la audiencia del día veintidós de abril del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Mercedes Moradas Blanco, quien expresa el parecer de la Sección.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se dirige contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de junio de 2004, por la que se estima el recurso de alzada, que acuerda la denegación de la marca solicitada D SNEIK, para las clases 25 del Nomenclator Internacional, e interpuesto contra la resolución de 9 de marzo de 2003.

Pretende la parte recurrente la anulación de la resolución referenciada por cuanto, a su juicio, la misma es contraria a derecho, toda vez que afirma, en síntesis, lo siguiente: Que la resolución administrativa incurre en evidentes errores de hecho y de derecho y vulnera reiterada Jurisprudencia en materia de marcas, pues hay diferencias fonéticas de pronunciación, y entre los gráficos de ambos distintivos existen manifiestas disimilitudes, en cuanto a la notoriedad puede invertir su signo para potenciar las diferencias, puesto que el hombre medio no tendrá dificultad para reconocer la marca notoria, La convivencia previa y pacifica con otros signos sin que se produzca riesgo de asociación o confusión esta ampliamente reconocida en la Jurisprudencia.

La Administración demandada, por su parte, interesó la desestimación del presente recurso, en base a las consideraciones expuestas en su escrito de contestación a la demanda, unido a las actuaciones. La parte codemandada, igualmente intereso la desestimación del recurso en base a los argumentos expuestos en el tramite concedido al efecto.

SEGUNDO.- Previo al análisis de la cuestión de fondo que se somete a la consideración de la Sección es preciso el estudio de la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte codemandada toda vez que, una eventual estimación de la misma imposibilitaría conocer de lo en definitiva pretendido. Sostiene dicha parte que el presente recurso ha de inadmitirse, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 69 de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa de 13 de Julio de 1.998 , precepto que, y en el apartado aludido, prevé como causa de inadmisibilidad el que el recurso contencioso-administrativo se hubiera interpuesto por persona no legitimada. Ello no obstante es preciso significar, a renglón seguido, que en materia de inadmisibilidad, "hay que tener en cuenta, (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Mayo de 1985 ), los criterios informantes del sistema artículo 24 de la Constitución y Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción criterios de flexibilidad y apertura para lograr una completa garantía jurisdiccional por parte de todos los litigantes", de tal manera que las causas de inadmisibilidad han de interpretarse con carácter restrictivo sin que puedan ser aplicados criterios hermenéuticos analógicos siendo preciso, en el caso de que emerja la más mínima duda sobre la concurrencia o no de las que se aleguen, decantar la solución en favor de un pronunciamiento de fondo en aplicación del principio "pro actione" y del Derecho Fundamental que a los ciudadanos otorga nuestra Carta Magna a obtener una tutela judicial efectiva. Sobre la base de estas afirmaciones no estaría de más recordar que es Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la que señala que, salvo en los casos de acción popular, para que una persona física o Entidad pueda ser parte actora ante los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo es preciso que ostente un interés en la anulación del acto o disposición recurridos; además, si al propio tiempo pretende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada es necesario que invoque un derecho que considere infringido por el mismo acto o disposición que son objeto del recurso (artículo 19.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa 29/1.998, de 13 de Julio ). Ciertamente, la Jurisprudencia se ha venido mostrando cada vez más propicia a una interpretación amplia de este requisito evitando que en situaciones dudosas se cierre el acceso a la revisión Jurisdiccional de los actos y disposiciones de la Administración, dando un contenido efectivo al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución, de suerte que si se quieren respetar las exigencias propias de este presupuesto procesal es preciso que en el actor concurra un interés legitimador que sea personal y actual, En el mismo sentido el Tribunal Constitucional ha establecido al respecto que el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna está imponiendo a los Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales, y entre ellas, la del interés directo al que se refería el derogado artículo 28 de la Ley Jurisdiccional de 1.956 (Sentencias del Tribunal Constitucional 24/87, de 15 de Febrero, 46/87, de 21 de Abril, 171/88, de 30 de Septiembre, 15/90, de 1 de Febrero y SSTS de 25 de Mayo de 1.987, 3 de Febrero y 23 de Marzo de 1.988 ). Asimismo señala que la expresión interés legítimo utilizada por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la Constitución (así como por el nuevo artículo 19 de la Ley 29/1.998 ) es más amplia que la de interés directo de la Ley Jurisdiccional derogada (STC 60/82 ), y como tal resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida. Ahora bien, dicho Tribunal también ha señalado que tal expresión "interés legítimo", aunque sea un concepto diferente y más amplio que el de "interés directo", ha de entenderse referida a un interés en sentido propio, cualificado o específico (STC 257/88 ). Siguiendo al Tribunal Supremo (Sentencia de 21 de Mayo de 1.996 ). En este caso el interés legitimador de la parte actora reside en garantizar que sea concedida la marca cuya solicitud trasmitio al amparo del articulo 46.2 de la Ley de Marcas . Es por ello, en consecuencia, por lo que no es de recibo la excepción analizada.

TERCERO.- Como punto de partida debemos de señalar que el artículo 12.1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas , prohíbe el registro como marca de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitados o ya registrados para designar productos, servicios, o actividades idénticos o similares, pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. En igual sentido se pronunciaba el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y hubo de ser la doctrina Jurisprudencial la que, reiteradamente llegara a fijar que el criterio esencial y preferente para determinar la compatibilidad o no entre las marcas en conflicto debe consistir en que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por la simple prosodia, acentuación o la imagen de los términos en pugna, tras un parangón sintáctico, es decir, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se detenga en descomponer o aquilatar científicamente y hasta sus últimas consecuencias los elementos en pugna, buscando el significado de las palabras o su etimología, puesto que para la convivencia de las marcas lo fundamental es que los signos que se presentan en el mercado no induzcan, en algún aspecto, a error o confusión al consumidor (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1997 ). Al propio tiempo el Alto Tribunal también puso de relieve que, y con carácter complementario, debe tenerse en cuenta el elemento conceptual o semántico y en la medida en que es capaz de acentuar o disminuir, pudiendo llegar incluso a excluir el parecido inicial y que, igualmente con carácter secundario, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar al margen de su catalogación en el Nomenclátor. Estos dos últimos análisis complementarios del principal y directo pueden ser utilizados de un modo indirecto a los efectos de poder matizar, con mayor índice de fijeza, el eventual riesgo de confusión en la vida mercantil que pueda existir, (en este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1987 ). Todos estos factores son los que deben tenerse en cuenta en el análisis comparativo a efectuar, sin olvidar la referencia al principio constitucional de libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado, como principio orientador de la protección que, a la inventiva o innovación industrial dispensa el Registro, tanto para eliminar obstáculos que se opongan o frenen la iniciativa empresarial, como para establecer un claro límite a tal iniciativa a fin da garantizar la protección del consumidor, evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados con las marcas y evitándose que con el parecido o semejanza con la denominación de otra marca, se pueda acceder al crédito o fama obtenida por la marca prioritaria, (en este sentido, entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1986, 23 de julio y 26 de diciembre de 1988 ). Estos criterios, en fin, son los contemplados por el artículo 52 de la Directiva Comunitaria de 21 de noviembre de 1988 (D .O. C.E.E. L-40 de 11 de febrero de 1989 ), y cuya finalidad esencial es tratar de evitar la posible inducción al error o confusión en el consumidor.

CUARTO.- Desde las consideraciones expuestas, pasamos a examinar la cuestión que se somete a la consideración del Tribunal, que es, si entre las marcas en conflicto, la solicitada D SNEIK nº 2502832-D con grafico y su oponente NIKE también grafica, se da la incompatibilidad que afirma las Oficina Española de Patentes y Marcas y que niega la parte recurrente como justificativa de la revocación de la resolución denegatoria de inscripción. A juicio de la recurrente la estimación del recurso vendría avalada por las diferencias tanto denominativas como graficas y fonéticas que se dan en ambas marcas y que producen, a su juicio, una impresión de conjunto en su comparación diferente. Así las cosas, la confrontación de los signos enfrentados, lleva a esta Sala a la conclusión de que la resolución recurrida se ajusta a la legalidad, pues entre ambos conjuntos grafico denominativos de los distintivos en pugna, existen unos rasgos cercanos que desde el punto de vista del publico los aproximan comercialmente y que determinan la similitud, concepto este, cuya noción esta relacionada con el riesgo de confusión y posibilidad de asociación así como posibilidad de usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por la marca oponente, notoria en la clase y renombrada en los mismos productos que la solicitada, lo que hace que el rigor comparativo deba de incrementarse proporcionalmente a dicho conocimiento generalizado de la misma. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de mayo de 2006 . Y así, la mera comparación de los distintivos en contraposición evidencia incompatibilidad en función de la confundibilidad por la semejanza fonética, grafica y conceptual que impide su convivencia pacifica en el mercado, pues su coexistencia, al tratar de amparar la marca solicitada la misma clase de productos, podría originar error o asociación por parte del publico consumidor.

QUINTO.- Se alega por la parte recurrente la convivencia de registros marcarios semejantes que desarrollan la función en el mismo sector de actividad o sectores muy próximos, pero al respecto cabe señalar, como se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de julio de 1988 , la actuación del Registro no vincula al Tribunal, ni siquiera al propio Registro, dado que la concesión o negación de la inscripción de cualquier modalidad de propiedad industrial, no es un acto discrecional, sino reglado, en el que nunca puede entrar en juego el precedente, para seguir vinculando al citado organismo a dictar resoluciones que no se acomodan a Derecho .... Y por lo tanto, cuando en otra ocasión se hubiera actuado mal, desconociendo la evidente semejanza con otras marcas prioritarias, ello no justifica la persistencia en el error, maxime, insistimos, cuando los precedentes administrativos no vinculan a esta jurisdicción que, en su función revisora, debe de atender al acto administrativo concreto contemplado en cada caso. Por todo ello, este Tribunal estima que concurren los presupuestos de aplicación de la prohibición de la Ley de Marcas, por cuanto las similitudes de ambos distintivos y la identidad de productos en la misma clase del Nomenclator Internacional. Consecuentemente debe de desestimarse el recurso, interpuesto contra la resolución de 7 de julio de 2004, que estima el recurso 08087/03 y acuerda la denegación del signo solicitado.

SEXTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa , no procede efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas, pues no han actuado ninguna de las partes con temeridad o mala fe procesales en la defensa de sus respectivas pretensiones.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general aplicación

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso Administrativo número 3455/2004 interpuesto por la Procuradora Dª. Patricia Gonzalez Arrojo, en nombre y representación de la mercantil AZAREY INTERNACIONAL SL. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de junio de 2004, por la que se estima el recurso de alzada, que acuerda la denegación de la marca solicitada D SNEIK, para las clases 25 del Nomenclator Internacional, por ser la misma ajustada a Derecho ; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes en legal forma, haciéndoles la indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Y para que esta Sentencia se lleve a puro y debido efecto, remítase certificación de la misma, junto con los autos originales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dictó la resolución impugnada, el cual deberá acusar recibo dentro del término de diez días, y déjese constancia de lo resuelto en el correspondiente rollo.

Así por esta Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente, Iltma. Sra. Dña. Mercedes Moradas Blanco, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Secretaria, CERTIFICO.