Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1783/2008 de 15 de Octubre de 2009

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil nueve

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.783/2.008, interpuesta por PUMA INTERNACIONAL SPORT, S.A., representada por la Procuradora Dª Mª Luisa Noya Otero, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de febrero de 2.008 en el recurso contencioso-administrativo número 741/2.004, sobre denegación de solicitud de renovación de nombre comercial número 66.363 "PUMA INTERNACIONAL SPORT, S.A.".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 26 de febrero de 2.008 , desestimatoria del recurso promovido por Puma Internacional Sport, S.A. contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de revisión administrativa que había instado respecto de las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fechas 13 de noviembre de 2.003 y 20 de enero de 2.004 en el expediente del nombre comercial nº 66.363 "PUMA INTERNACIONAL SPORT, S.A.". La primera de las citadas resoluciones decretaba el suspenso del expediente de renovación del nombre comercial, mientras que la segunda denegaba la renovación solicitada.

SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de marzo de 2.008 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de Puma Internacional Sport, S.A. ha comparecido en forma, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales habiendo producido indefensión, y, en concreto, por infracción de los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de los artículos 25 y 56 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, dictando otra en su lugar por la que, estimando el primer motivo, acuerde reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la falta denunciada, concediendo el plazo de un mes para subsanar los defectos alegados; de no estimarse dicho motivo, se solicita que se case la sentencia recurrida, dictando otra en su lugar por la que se declare la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud de revisión en vía administrativa de la denegación de la renovación del nombre comercial nº 66.363, estimando la solicitud de restablecimiento de derechos, por lo que dicho nombre comercial no estaría caducado, estimando por ello también la renovación total del mismo para las clases 18, 25 y 43 del nomenclátor, y todo ello con condena en costas a la parte contraria.

El recurso de casación ha sido admitido en cuanto al segundo de sus motivos por Auto de la Sala de fecha 29 de enero de 2.009 , que inadmite el motivo formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional.

CUARTO .- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al mismo y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO .- Por providencia de fecha 18 de mayo de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 30 de septiembre de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil actora recurre en casación la Sentencia de 26 de febrero de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso administrativo relativo a la solicitud del restablecimiento de derecho y de renovación del nombre comercial nº 66.363 "Puma Internacional Sport, S.A.". El citado recurso se entabló contra la desestimación presunta del recurso de revisión y subsidiario de alzada frente a la denegación de tales solicitudes acordada por las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 y 30 de enero de 2.004.

La Sentencia de instancia funda el fallo desestimatorio en las siguientes razones jurídicas:

" TERCERO.- La formulación subsidiaria de diversas pretensiones requiere su examen independiente.

En primer lugar, y con carácter principal, la demandante pidió en vía administrativa la revisión de oficio por la Administración de sus actos nulos, regulada en el art. 102 LRJ-PAC . En lo que nos afecta, dicho precepto establece su ámbito en el número 1 , disponiendo que «las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado [...] declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 62.1 ». Se trata, por consiguiente, de una declaración de nulidad fundada en la concurrencia de un vicio determinante de la nulidad radical o de pleno derecho del acto administrativo, y no de un defecto susceptible de ocasionar la mera anulabilidad. La causa de nulidad fue para la recurrente la infracción del derecho fundamental de defensa y la omisión total y absoluta del procedimiento, apartados a) y e) del mencionado precepto, infracciones fundadas ambas en la falta de audiencia por la ausencia de notificación de las sucesivas resoluciones.

El art. 29 de la Ley de Marcas remite a las normas comunes del procedimiento administrativo contenidas en los arts. 58 y 59 LRJ-PAC para la práctica de las notificaciones, contemplando diversas excepciones y, entre ellas y como más sobresaliente, la notificación a través del B.O.P.I. cuando el interesado esté asistido por un representante profesional, es decir, por un agente de la propiedad industrial (número 3 de dicho artículo). Ahora bien, en este caso no se da el supuesto de hecho para la aplicación de la norma, dado que la sociedad solicitante no estaba representada por una agente y, por lo demás, no había hecho ninguna de las indicaciones que, para recibir de otro modo los actos de comunicación, admite el art. 29 . Por estos motivos, las notificaciones hubieron de practicarse en el modo general, prevención que fue reiteradamente omitida por la Oficina.

No obstante, la falta de audiencia no es determinante en todo procedimiento administrativo de un defecto susceptible de dar lugar a la revisión de oficio, dado que aquel defecto no integra una causa de nulidad, sino de anulabilidad del art. 63.2 cuando, además, haya ocasionado indefensión.

Al respecto declara la STS de 16-3-2002 : «La Sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2003 resume en lo sustancial la doctrina de este Tribunal en materia de nulidad de actos administrativos derivada de la falta de cumplimiento del trámite de audiencia en un procedimiento no sancionador. En dicha sentencia se afirma que tal falta de audiencia no es, por sí propia, causa de nulidad de pleno derecho, sino que sólo puede conducir a la anulación del acto en aquellos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del afectado por la actuación administrativa.

»Así, ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común resulta aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), según la cual son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa sólo constituye un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un procedimiento sancionador, por la aplicación al mismo, aún con cierta flexibilidad-, de las garantías propias del proceso penal, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo constitucional.

»Por otra parte, la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (STS de 13 de octubre de 2000 -recurso de casación 5.697/1995 -), que puede subsistir aun faltando la sin duda decisiva audiencia del interesado, por lo que tampoco le afecta, en principio, la causa de nulidad de pleno derecho prevista en la letra e) del art. 62 LRJ-PAC . Por otra parte, es claro que a la ausencia del trámite de audiencia le es de aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 30/1992 , que establece la anulabilidad de un acto administrativo por defecto de forma cuando éste de lugar a la indefensión del interesado. Y, precisamente, si es esencial el trámite de audiencia, es porque su falta podría determinar que se produjese la efectiva indefensión del afectado. Ahora bien, esa indefensión no equivale a la propia falta del trámite, sino que ha de ser real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes para ello».

Esta doctrina es asimismo recogida en las SSTS de 13-10-2000, 3-3-2004 y 21-2-2006 . La primera manifiesta con igual claridad: «La falta de audiencia (cierta en este caso) constituye un vicio formal, pues es la omisión de un trámite procedimental. Como tal, sus efectos están regulados en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992 , como causa de anulabilidad de los actos administrativos (y no en el artículo 62.1 e), ya que la mera falta de ese trámite no constituye, se mire por donde se mire, una ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, que constituye una causa de nulidad de pleno derecho». La última resolución mencionada, en relación con la revisión de oficio, manifiesta: «Tal defecto [falta de audiencia] no está contemplado en el apartado e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que no constituye una falta total del procedimiento determinante de la nulidad radical del acto, sino un defecto formal causante de indefensión, previsto en el artículo 63.2 de esta misma Ley como causa de anulabilidad, y, por consiguiente, no susceptible de generar la nulidad de pleno derecho del deslinde practicado ni, por tanto, su revisión con arreglo al procedimiento regulado en el artículo 102 de la Ley 30/1992 ».

CUARTO.- La segunda de las pretensiones deducidas por la actora está destinada a la declaración de nulidad de la resolución de 30 de enero de 2004 a fin de permitir a la interesada la interposición del recurso de alzada en plazo de un mes.

Sin embargo, la falta de notificación en forma de la resolución administrativa no determina su invalidez, sino simplemente su ineficacia conforme al art. 57.2 LRJ-PAC , de modo que la aquí actora bien pudo formular recurso de alzada contra la resolución no notificada, iniciándose el cómputo del plazo para ello a partir del momento en que tuvo conocimiento de aquélla (art. 58.3 LRJ-PAC ). Ésta previsión está contenida precisamente en el art. 25.1, último inciso, de la Ley de Marcas , pues el restablecimiento del derecho en caso de falta de respeto del plazo para la interposición de un recurso tiene como consecuencia exclusiva la admisión a trámite de ese recurso.

Esta misma solución fue adoptada en la ya mencionada Sentencia 1915/2007 de la Sección Quinta, cuando declara: «La recurrente sostiene que por no haberle sido notificada en debida forma la resolución desestimatoria de su solicitud de renovación del nombre comercial debían retrotraerse las actuaciones y otorgar el plazo de un mes para poder recurriría en alzada, pero no se puede acoger esta pretensión, ya que según el artículo 58.3 de la citada Ley 30/1992 , aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 29 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , la eficacia de las notificaciones defectuosas se produce desde la fecha que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de la resolución o acto objeto de la notificación o interpongan el recurso procedente y la recurrente cuando conoció dicha resolución debió recurriría en alzada y agotar la vía administrativa y después alegar lo que tuviera por conveniente sobre las notificaciones practicadas y sobre el resto de las cuestiones que quisiera plantear y al no hacerlo así el presente recurso debe inadmitirse sin entrar en el análisis de otras cuestiones».

QUINTO.- Conforme a lo expuesto, resultaba plenamente admisible la interposición del recurso de alzada que hizo la recurrente como última de sus solicitudes en el escrito presentado el 29 de abril de 2004. La desestimación presunta de este recurso exige una declaración de esta Sala sobre su adecuación a Derecho.

Pues bien, ya se ha dicho que la razón de la denegación de la renovación del nombre comercial residió en la caducidad, dada la improcedencia del restablecimiento de derechos para la Oficina por las razones expuestas en la resolución de 21 de enero: la falta de presentación en plazo, la inaplicación por analogía del art. 56 de la Ley de Marcas y la necesidad de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 53 de la misma.

Consta en autos que la entidad luego denominada «Puma A.G. Rudolf Dassler Sport» formuló demanda contra la aquí recurrente, «Puma Internacional Sport, S.A.», a fin de que fuera declarada la nulidad del registro del nombre comercial de autos, número 66.363. El 25 de mayo de 1995 se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia desestimando la demanda. Recurrida en apelación, fue revocada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial en Sentencia de 16 de octubre de 1997 , Sentencia que acogía los pedimentos de la demandante y declaraba la nulidad del registro del nombre comercial. Interpuesto recurso de casación, éste se resolvió mediante Sentencia de 15 de abril de 2003 que estimaba el recurso y, por tanto, rechazaba definitivamente la nulidad del registro. Según alega la actora, a partir del año 1996 dejó de pagar los quinquenios correspondientes al nombre comercial a causa de la pendencia del juicio civil.

La caducidad del nombre comercial se produce por las mismas causas que la de las marcas (art. 91 de la Ley ), es decir, a tenor del art. 55.1 a) cuando no hubiere sido renovada conforme al art. 32 , renovación que tiene lugar mediante solicitud del titular y abono de la tasa correspondiente (regulación semejante a la contenida en los arts. 7 y 51 de la Ley de Marcas de 1988 a cuyo amparo hubo de practicarse la renovación en este caso). La caducidad por falta de renovación tiene dos excepciones que regula el art. 56 de la Ley vigente, cuyo primer número establece: «Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada».

Este precepto contempla el supuesto de que el titular de una marca litigiosa no realice la renovación y aquélla sea concedida o transmitida a un tercero en virtud del proceso judicial. En tal caso, con la finalidad de no perjudicar al nuevo titular de la marca por un incumplimiento sólo imputable al antiguo titular, se admite excepcionalmente la renovación en un plazo perentorio de dos meses a contar de la firmeza de la sentencia o desde que se notifique a la Oficina el cambio de titularidad.

En lo que ahora interesa, fue la propia titular original del nombre comercial la beneficiada con la Sentencia; ésta fue dictada el 15 de abril de 2003 , fecha en que adquirió firmeza por no caber contra la misma recurso alguno, y no se solicitó la renovación hasta el 1 de agosto siguiente. Por otro lado, el Tribunal no hubo de comunicar a la Oficina adjudicación definitiva de distintivo alguno por la simple razón de que la titularidad o propiedad del nombre comercial no constituía el objeto del litigio, el cual versaba exclusivamente sobre la validez del registro. Son notorias las disparidades entre el supuesto previsto en la norma y el de este pleito." (fundamentos de derecho tercero a quinto)

El recurso de casación se formula mediante dos motivos. El primero de ellos se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, y en él se denuncia la infracción procesal con indefensión causada al haberse prescindido del procedimiento de notificación de los actos administrativos regulado en los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el segundo motivo, amparado en el apartado 1.d) del mismo precepto procesal citado, se denuncia la infracción de los artículos 25 y 56 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre , al no admitir la renovación o el restablecimiento de derechos contemplado en dichos preceptos.

SEGUNDO .- Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del procedimiento en cuanto a la notificación de los actos administrativos.

Afirma la parte recurrente, al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , que la Sala ha infringido las normas que regulan las garantías procesales, produciéndole indefensión, al haber prescindido plenamente del procedimiento de notificación de los actos administrativos previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 .

El motivo está manifiestamente mal formulado y ya por ello merece su rechazo de plano. En efecto, si la actora entendía que la Sala juzgadora interpreto incorrectamente o aplicó erróneamente al caso los preceptos relativos al procedimiento administrativo invocados, y que debía haber apreciado que la falta de notificación personal originaba la nulidad del procedimiento seguido por la Administración y, en consecuencia, que resultaba procedente el recurso de revisión intentado, es evidente que lo que tenía que haber formulado en casación era un motivo por infracción de normas (los preceptos de la Ley 30/1982 relativos a la notificación y al recurso de revisión) al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . Y es igualmente palmario que en ningún caso puede plantearse la queja que se formula, relativa al procedimiento administrativo, como una infracción procesal directamente imputable al órgano judicial, que es lo que únicamente cabe bajo la cobertura de un motivo acogido al artículo 88.1.c) de la referida Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

Con todo, aun siendo ya sólo por ello rechazable el motivo, nada impide añadir que tampoco correctamente formulado al amparo del apartado 1.d) de la Ley de la Jurisdicción hubiese sido viable, ya que la notificación realizada a través del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial no suponía la nulidad del procedimiento administrativo, tal como correctamente afirma la Sala de instancia, puesto que ni hubo ausencia plena del procedimiento, ni se lesionó el contenido esencial de un derecho fundamental. En particular, es importante destacar que no se causó en vía administrativa una efectiva indefensión a la recurrente, puesto que pudo recurrir en alzada ante la propia Administración, como efectivamente hizo aunque fuese en forma subsidiaria respecto a un improcedente recurso de revisión.

TERCERO .- Sobre el restablecimiento y la renovación de los nombres comerciales.

Sostiene la parte recurrente que la Sentencia impugnada ha interpretado erróneamente los artículos 56.1 y 25 de la vigente Ley de Marcas , y que el nombre comercial litigioso no podía considerarse caducado. Por un lado, durante la pendencia del pleito civil entablado por otra entidad que ejerció la acción de nulidad, sería aplicable por analogía el citado artículo 56.1 , lo que impedía que el nombre comercial hubiera caducado. Y que finalizado dicho procedimiento civil la Oficina Española de Patentes y Marcas debía haber accedido al restablecimiento de derechos y a la renovación del referido nombre comercial en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas . En resumen, se habrían infringido por inaplicación ambos artículos del citado texto legal.

En primer lugar, está claro que los preceptos invocados, aun referidos a las marcas, serían de aplicación a los nombres comerciales en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.3 de la Ley de Marcas . Como hemos señalado, la parte recurrente efectúa una interpretación conjunta de ambos preceptos y llega a la conclusión de que se le debía haber permitido la rehabilitación del nombre comercial por aplicación del artículo 25 de la Ley de Marcas , siendo así que la situación de pendencia de una acción de nulidad contra el mismo le habría impedido la normal renovación del mismo, además de suspender la caducidad por falta de renovación de acuerdo con lo prescrito por el artículo 56.1 de la Ley .

Los dos preceptos invocados contemplan supuestos distintos, por lo que procede examinar primero su hipotética aplicación al caso y la posibilidad de interpretación conjunta que sostiene la parte. El artículo 25 está pensado para la concurrencia de una circunstancia extraordinaria que impida a un titular diligente de un registro proceder a la preceptiva renovación del mismo, permitiéndole su rehabilitación dentro de unos requisitos de forma y plazo que el precepto contempla expresamente. El apartado primero , que estipula el supuesto de hecho en el que se admite el restablecimiento de derechos dice lo siguiente:

"Artículo 25 . Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5."

Pues bien, es claro que tiene razón la Sentencia recurrida de que la pendencia de un litigio civil no puede esgrimirse como un supuesto impeditivo de la renovación del nombre comercial a su titular de los contemplados en el citado artículo 25 de la Ley . Por mucho que otra entidad mercantil hubiese ejercido una acción de nulidad contra el nombre comercial en litigio, nada impedía a su titular el haber procedido a su renovación. Antes al contrario, estando cuestionada la validez del nombre comercial resultaba tanto más lógico proceder a su renovación por parte de su titular. No puede alegar, por tanto, la actora, que adoptase una actitud diligente ni que concurriese una causa extraordinaria que le hubiese impedido proceder a la renovación del nombre comercial. Así pues, el precepto en cuestión no es aplicable al caso de autos puesto que no puede identificarse sin más una pendencia litigiosa civil relativa al nombre comercial con una circunstancia impeditiva de la renovación del mismo. Aun sin excluir en abstracto que ello pudiera ocurrir en un supuesto concreto, habría de deberse a circunstancias adicionales que impidieran de manera efectiva al titular dicha acción de renovación, lo que no es aplicable a la mera pendencia del litigio civil.

Por lo demás, habría que añadir a lo anterior el hecho, puesto de relieve por la Sala de instancia, de que en ningún caso la petición de restablecimiento se acomodaba al límite temporal de un año desde la expiración del plazo no observado para el ejercicio de la acción de restablecimiento (apartado 2 del artículo 25 ), por lo que ni siquiera aceptando el planteamiento de la parte actora podría alcanzarse la consecuencia buscada de entender aplicable la posibilidad de rehabilitación contemplada en el precepto.

Descartada pues la aplicabilidad al caso de autos del artículo 25 de la Ley de Marcas , debemos examinar lo dispuesto por el artículo 56.1 del texto legal, cuyo tenor es el que sigue:

"Artículo 56 . Caducidad por falta de renovación.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la acción reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas la adjudicación definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducará si no hubiere sido renovada."

Se trata, como puede colegirse, de un supuesto que excepciona la caducidad de las marcas por falta de renovación en supuestos específicos en que puede haber un cambio en la titularidad del registro, como lo son el embargo o la acción reivindicatoria. En tales supuestos la Ley dispone que la marca no caducará por falta de renovación "hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria". Y a continuación existe una previsión de plazo para la renovación exclusivamente dirigida para la hipótesis de que hubiera habido un cambio de titularidad, esto es, que la marca hubiese pasado al embargante o a quien ejerció la acción reivindicatoria.

En primer lugar, es evidente que el precepto contempla dos supuestos, embargo y acción reivindicatoria, que no coinciden con el del litigio presente, una acción de nulidad. Sin embargo, cabría considerar si el supuesto de una acción de nulidad pudiera entenderse comprendido en el ámbito del precepto por analogía con la acción reivindicatoria, ya que en ambos casos se pone en cuestión la titularidad de quien lo disfruta y opera en ellos, por tanto, una duda sobre la futura necesidad de renovación para el titular primigenio. Pese a ello, resulta evidente que hay una manifiesta diferencia entre ambas acciones civiles que resulta decisiva, y es que sólo la acción reivindicatoria supone, caso de triunfar, la pervivencia del registro y la consiguiente necesidad de renovación, en su caso por quien no podía haberlo hecho hasta ese momento.

Pues bien, tanto la referida diferencia como la redacción del conjunto del precepto llevan a la conclusión de que el mismo no comprende el concreto supuesto planteado por la parte. El artículo 25 está concebido exclusivamente para preservar la integridad del derecho del embargante o de quien ha ejercido la acción reivindicatoria frente a la no renovación por parte del titular, y no en cambio para amparar la falta de diligencia del titular en proceder a la preceptiva renovación de un registro que le sigue perteneciendo en tanto no triunfe la acción civil ejercida por la contraparte. Así pues, el precepto establece con toda claridad que el supuesto se produce en el caso de que "su titular no la hubiera renovado", y que si se produce un cambio en la titularidad de la marca "el nuevo titular podrá renovarla en el plazo de dos meses". Es por tanto una habilitación excepcional que la Ley otorga para el caso de que si, como consecuencia del pleito civil (embargo o acción reivindicatoria), surge un nuevo titular, éste no resulte perjudicado por la inacción del anterior titular. No tendría sentido, en cambio, reabrir un plazo de renovación para quien ha podido hacerlo en el plazo correspondiente y no lo ha hecho por indiligencia o por falta de interés, dado que nada le ha impedido proceder en tiempo y forma a tal renovación. Y como, según hemos razonado ya, dicha pendencia de un pleito civil no puede equipararse por sí sola a los supuestos de imposibilidad contemplados en el artículo 56.1 de la Ley , la falta de renovación del titular durante dicha pendencia produce los efectos ordinarios de caducidad de la marca y, en el caso presente, del nombre comercial afectado.

CUARTO .- Conclusión y costas.

La desestimación de los dos motivos formulados conlleva la del recurso de casación. Se imponen las costas causadas a la parte recurrente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Fallo

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Puma Internacional Sport, S.A. contra la sentencia de 26 de febrero de 2.008 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 741/2.004 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-